初创企业如何预防与应对商标抢注

2022-05-13徐衍修尹明明姚兴

宁波经济(财经视点) 2022年5期

■徐衍修尹明明姚兴

商标是一个企业（以及产品或服务）在市场上的差异化可识别符号。对于初创企业而言，如何在起步阶段就做好自己的商标保护，对企业后续的发展起到至关重要的作用。正因为如此，一家初创企业一旦有了自己的经营特色而未及时申请注册商标，如商标被他人抢注，其在相应的产品和服务上的注册商标专用权将会被剥夺，无法正常使用该品牌或者遭遇使用障碍，如果继续使用，还可能遭受抢注者主张商标侵权。初创企业如何预防和应对商标被恶意抢注以及不良企业恶意囤积、傍名牌的行为，保护好自身品牌，是关系到初创企业的生存和发展的重要问题。

初创企业预防商标被抢注的必要性

初创企业往往由于认知不足，加上资金、经验、技术等方面的缺乏，一般仅专注于产品的研发、生产、经营，忽视对商标的保护。基于初创企业自身的特点，其商标保护最关键、最核心的是避免他人对其经营模式的复制，包括对其商标的抢注和摹仿。之所以出现大量的商标抢注行为，归根结底是谁先注册商标谁就拥有了排斥他人使用相同或类似商标的权利。初创企业必须随时对一些恶意囤积、抢注商标的企业提高警惕，做好预防商标被抢注工作显得非常必要。

为了遏制商标抢注行为，我国《商标法》第32 条规定“申请商标注册……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。商标抢注人成功获准注册商标后，其目的往往并非是为了使用，而是囤积商标待价而沽。对此，我国《商标法》第4 条规定“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”，该条规定的是商标不予注册的绝对理由之一。商标注册的意义在于让注册人在经营活动中取得在特定范围内排斥他人使用注册商标的权利，从而使得消费者可以通过不同的商标辨识商品或者服务的来源。但在商标申请注册阶段，审查员往往无法确定申请人是否是以使用为目的申请注册商标，一般还是按正常程序进行审查，主要是审查是否存在他人在同一种商品或者类似商品上申请了相同或近似的商标。这就使得有些专注抢注商标的个人或企业有了可乘之机，其利用各种渠道、合理运用法律规则专职从事商标抢注、囤积，从事不正当竞争行为，令人防不胜防。实践中，不少初创企业在前期不重视商标保护，直到发觉被第三方恶意抢注后方幡然醒悟，随即走上了艰难的维权道路。

为了应对恶意抢注商标的情况，国家知识产权局于2021年3月15日印发《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》，加强对商标抢注、囤积现象的规制，意在彰显政府遏制这些违反诚实信用原则的行为的决心，也给初创企业在商标保护乃至整个知识产权的保护方面增强了信心。

初创企业如何预防商标被抢注

初创企业为了预防该符号被他人抢注为商标，可以从以下几个方面展开工作：

（一）商标的个性化选择

初创企业在考虑企业（以及产品）的识别性标识时，应当尽量选用具有显著特征的标识，避开商品的通用名称、图形、型号，或者其他可以直接表述产品特点的标识，否则后期申请注册商标时，可能无法获准注册。如罗永浩的关联公司北京交个朋友公司申请了一系列“交个朋友”商标（目前显示共申请过471 件“交个朋友”商标），其中的部分商标已被国家知识产权局以缺乏显著性为由驳回。虽然北京交个朋友公司就驳回的商标申请了驳回复审和行政诉讼，并提交了证据证明“交个朋友”商标在直播服务上具有极高的知名度和影响力，经过使用取得了显著特征，但最终仍被认定为缺乏显著性，故未获准注册。

(二)商标使用证据的管理

这里的证据是指为了证明某一商标从设计到使用都是先于其他任何申请相同或者相似的商标。初创企业应该非常重视这部分证据的收集和保存，因为后续要针对抢注的商标提起异议、无效宣告程序，这方面的证据就是启动程序的理由。

1.商标设计的证据

商标设计过程，尤其是设计完成后的标识，应当及时记录，可以用带有时间痕迹的照片、视频等方式记录，也可以用发送邮件、上传至网络平台、编辑在企业宣传册等方式记录。这个证据是用于证明商标图样的原始来源，并非盗用或摹仿他人的商标。

初创企业的商标如果是以图案的形式呈现，还可以尝试申请版权登记。版权登记证书上载明了创作完成日，可以用来初步证明创作完成的时间，这在证明“在先权利”方面是有重要作用的。如遇到他人抢注商标，企业可以用结合版权登记证书，引用《商标法》第32 条以抢注人损害在先权利进行维权。

2.商标使用的证据

这里不仅需要证明商标在实际使用，而且要证明商标由申请人“最先”使用。我国《商标法》虽然遵循注册在先原则，但是也对使用在先的商标在一定条件下进行保护。我们可以使用以下证据来证明：（1）印有商标的产品图片；（2）新闻媒体的报道视频/图片，需要能清晰地看到商标；（3）带有商标的广告、宣传册；（4）初创企业自己的社交媒体平台上使用商标的情况。

(三)商标监控

初创企业一般规模不大，设置专门的部门管理知识产权事务的可能性不大，但可以设置专人进行商标监控，因为这方面的工作量并不大。如对企业主营产品所属的商标类别，不定期检索最新的商标情况，看是否有新的主体申请了与本企业相同或近似的商标，如发现有企业或者个人申请注册了与自身相同或者近似的商标，则需要重点监控。检索的时间间隔，可以设置为半个月，不宜超过一个月。建议初创企业选择信任的商标代理机构，将商标监控的事务委托代理机构处理，由代理机构定期提供商标监控的书面报告，则会更为妥当。

初创企业如何应对商标被抢注

初创企业如果发现自己的商标不幸被抢注，可以采取如下的应对方式：

(一)对于初审公告的商标，启动商标异议程序

如果监控发现他人抢注的商标已经通过实质审查进入初审公告阶段的，初创企业可以依据《商标法》第33 条的规定，以他人用不正当手段抢注已经使用并具有一定影响的商标为理由向知识产权局提出异议，异议期为3 个月，自初审公告日开始起算。

(二)对于核准注册的商标，启动商标无效或撤销程序

如果企业错过了上述的3 个月异议期，抢注人的商标已经获准注册，初创企业还可申请宣告该商标无效。申请无效的理由为他人用不正当手段抢注企业自身已经具有一定影响的商标，申请的时间为自系争商标注册之日起5年内。根据《商标法》第49 条的规定，若商标连续3年不使用，任何人都可以申请撤销该商标。因此，如果抢注的商标注册期满3年，还可以提起撤销程序。需要说明的是，无论提起商标无效程序还是商标撤销程序，同时应当注册该商标，避免抢注人发现有人提起无效或撤销程序后再次注册，导致无效或者撤销起不到预期效果。

如果抢注的商标注册期满3年，未满5年，可以同时启动商标无效和撤销程序。

(三)购买商标

抢注人抢注成功后往往急于牟利，这时候可以试探性的联系抢注人购买商标。购买的时候需要关注商标核定使用的小类，若这些小类与该初创企业旗下的商品/服务类别不同，则购买的意义不大。笔者曾遇到客户在水杯类商品上申请注册商标受阻，原因是他人已在先注册了相同的商标，我们给客户的建议是提起商标撤销，然后尝试与注册人沟通购买其商标，最终经过反复磋商，成功帮客户购买到该商标。