浅谈专利申请文件中权利要求书的主题设置

2021-04-10刘林涛马永芬张建纲李博洋

专利代理 2021年3期

刘林涛李敏马永芬张建纲李博洋

一、通过产业链布局权利要求书主题

按照《专利审查指南》的规定，权利要求书按照性质进行划分，分为两种类型，即产品权利要求和方法权利要求。产品权利要求包括物品、物质、材料、工具、装置、设备等权利要求；方法权利要求包括制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法以及将产品用于特定用途的方法等权利要求①中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京:知识产权出版社,2010:141.。

发明人在撰写技术交底书时，受技术思维的局限，侧重点往往只停留在直接改进点上，故此技术主题比较单一。例如改进点在产品上，仅提供产品的内容，对产品制造工艺所做出的改进往往会被忽略。对于这种普遍现象，作为专利代理师而言，需要在阅读完技术交底书后，与发明人进行深入的沟通，遵循于技术交底本身，而又要超越技术交底，由此帮助发明人挣脱技术思维的局限，在改进点的基础上，启发其思维的延伸和拓展，从而实现对技术主题的全方位延伸，以形成更周密的保护网②曲桂芳.从便于寻找侵权人的角度谈权利要求书的布局[C].中华全国专利代理师协会.第五届知识产权论坛论文集.北京:知识产权出版社,2014:18-24.。

那么如何对权利要求主题进行合理的布局呢？要遵循一“小”两“拓展”。

一“小”，即专利代理师在布局权利要求主题时，应当首先从构造“最小侵权客体”着手。“最小侵权客体”为可以独立制造并销售的结构，对应申请可解决的技术问题，其具有最少的技术特征，在“全面覆盖原则”的基础上，他人较难采用删减技术特征的方式规避侵权责任，在诉讼过程中也较容易判定侵权，因而“最小侵权客体”的权利要求往往具有最大的保护范围③徐申民.中国专利侵权诉讼实务[M].北京:知识产权出版社,2017:64-65.。

两“拓展”，即在完成“最小侵权客体”的构造后，针对并列型主题和拓展型主题两个角度的延伸。其中，并列型主题，为位于产业链同层级的围绕产品为核心的集产品、制造方法、制造设备、使用方法、用途的主题集合。拓展型主题，则是以产业链为轴线的上下游可专利主题，覆盖了上游供应及下游制造、下游使用，从而可以构造串联上下游布局，覆盖更多布局节点。

举例来说，对于产品类技术方案，专利代理师布局权利要求时通常需要考虑拓展型主题。例如发明人请求保护一种新型的汽车发动机，专利代理师经过与发明人沟通后，发现该新型的汽车发动机的主要改进点为转轴，而客观分析转轴其自身可以被独立制造并进行销售，因此转轴可以作为实际的“最小侵权客体”。专利代理师在对权利要求书进行布局时，就不应当将汽车发动机作为“最小侵权客体”，此时应当从上游供应商的角度进行考虑，优先对转轴进行保护，然后延伸至汽车发动机，同时还应进一步延伸至下游的运营商，由于汽车发动机将被应用到车辆领域，因此专利代理师还应当布局“一种机动车”这一技术主题。从而真正实现从转轴到发动机到机动车的全链条保护。

二、全产业链构建权利要求主题的意义

（一）寻找侵权方角度

专利代理师在布局权利要求时，经常会有如下的疑惑：既然已经构造最小侵权客体的主题了，此时权利人所能获得的保护范围已经是最大的了，为什么还要构造全部的侵权客体呢？

《专利法》第11条规定：发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

《专利法》第69条第1款：专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不视为侵犯专利权。

《专利法》第70条：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第12条第1款：将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为。

通过《专利法》第69条第1款的规定，制造产品的专利权人一旦将产品售出后，其权利将会“用尽”，此时侵权方在购买专利产品后以生产经营为目的使用该产品，将不会视为侵权行为。同时，《专利法》第70条规定：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。也即，只要侵权方能够证明其不知道使用的产品为侵权产品，其仍可以继续使用，直到“得知或者应当得知之日”为止。但是，从侵权方开始使用专利产品到专利权人知晓并发出警告或者律师函这一段时间内，专利权人实际已经遭受了损失。

为了方便理解，在此举例进行解释：

申请人A提供的技术方案涉及压缩机，专利代理师在与发明人的沟通过程中，得知压缩机还可以应用于申请人A所制造的空调器和冰箱中。对于上述的方案，可以有如下两种撰写思路：

思路一：仅撰写一套与压缩机相关的权利要求；

思路二：首先撰写一套与压缩机相关的权利要求，然后分别撰写与压缩机并列的空调器和冰箱这两套独立权利要求。

有些专利代理师认为仅需要按照思路一对申请文件进行撰写即可，理由是：单独保护压缩机已经保护到最小侵权单元了，无论后期侵权厂家制造压缩机，或者包含压缩机的空调器，或者包含压缩机的冰箱，按照全面覆盖原则，也会落入本申请的保护范围中。

事实果真如此么？通过对《专利法》第69条第一款的解读，按照思路一布局的权利要求书存在如下的风险：

1.如果压缩机被A公司出售，B公司可以从市场上购买到A公司在市面上销售的压缩机，同时将压缩机应用到自家生产的空调器或者冰箱中，使得B公司最终制造或销售的空调器或者冰箱也具备了A公司生产的空调器或者冰箱的性能。但是，《专利法》第69条第一款的规定，由于A公司的专利权用尽，B公司制造空调器或者冰箱的行为不属于侵权行为，此时A公司将无权要求B公司承担对于空调器或者冰箱的赔偿责任。

2.A公司的竞争对手C公司同时制造本申请所要保护的压缩机，然后C公司将压缩机卖给D公司，D公司作为生产厂商，将购买得到的压缩机应用到空调器或冰箱中。此时，A公司仅能要求C公司承担对于压缩机的赔偿责任，而D公司可以通过《专利法》第70条的规定，证明自己并不知道所使用的从C公司购买得到的压缩机是未经A公司许可而制造并售出的，同时还能提供发票等购买该压缩机该产品合法来源，此时A公司将无法要求D公司承担到得知日之前对空调器或者冰箱的赔偿责任。

如果采用思路二中的撰写方式，则可以避免上述问题的出现：由于A公司已经在权利要求中保护了包含压缩机的空调器或者冰箱，根据《专利法》第11条的规定，任何制造包含该压缩机的空调器或者冰箱的行为都属于行为，也即，无论D公司是否知晓其购买的压缩机是否是侵权产品，只要不经过A公司同意而制造空调器或者冰箱，都是构成侵犯专利权的行为。同时，专利权人还可以避免自身由于权利用尽造成无法对空调器和冰箱的维权情况发生④姚建军.论多项独立权利要求之间的对应关系与基本定理[J].中国专利与商标,2014（03）:51-59.。

同时，通过思路二对权利要求书的主题进行布局，还具有如下的优势：按照《民事诉讼法》第二十八条的规定，因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖⑤徐申民.中国专利侵权诉讼实务[M].北京:知识产权出版社,2017:93-103.。现如今很多“最小侵权客体”往往都是采用订单式的生产模式，因此在市面上不容易发现制造、使用、销售、许诺销售“最小侵权客体”的行为，而通过使用“最小侵权客体”制造得到的下游产品，由于其主要面向广大消费者，因此其取证难度将显著降低。例如上文所说的A公司制造的压缩机，往往不会在市面上公开销售，而是直接供货到下游产品生产厂家，此时A公司的竞争对手B公司从市场上购买到A公司在市面上销售的压缩机并生产空调器的情况便难以实现。如果在权利要求中布局了采用该压缩机的空调器，由于空调的销售地点一般便于全国，并且对公众销售，便于取证，使侵权诉讼地点的选择相对自如。

（二）获取专利权角度

对于“最小侵权客体”来说，其所包含的组件较少，因此很可能存在创造性甚至新颖性的问题。在案件申请阶段和审查阶段，如果“最小侵权客体”无法获得保护，此时专利权人或者专利代理师可以通过“最小侵权客体”的扩展主题进行争辩，由于扩展主题包含了“最小侵权客体”与其他结构的装配关系，那么审查员需要重新检索相关的证据。这也对专利代理师在撰写申请文件提出了一些要求，即在撰写扩展主题的权利要求时，需要写明“最小侵权客体”在扩展主题中与其他组件的位置关系、装配关系等⑥张辉,钱春喜,庞静.从一件侵权纠纷案谈并列独立权利要求的撰写[J].专利代理,2016（01）:79-82.。

举例来说：

1.一种平衡块，其特征在于，包括

主体，适于安装在转动件上；

运动块，通过弹性件与所述主体相连接；

……

2.一种转子组件，其特征在于，包括：

转子，所述转子包括转主体，以及安装在所述转子主体的轴向两端的前端盖和后端盖；

权利要求1所述的平衡块，所述平衡块安装在所述前端盖和所述后端盖上；

……

如果权利要求1的“最小侵权客体”的侵权客体无法满足新颖性或者创造性等授权的实质条件，此时申请人可以通过扩展主题中“最小侵权客体”与其他组件之间的连接关系等内容，重新寻找扩展主题中的区别技术特征并对非显而易见性进行争辩。

（三）增加判赔额角度

通过合理进行主题设置，可以增加权利要求书所能覆盖的侵权产品的种类，进而可以增加专利权人在维权过程中所能获得的赔偿额度⑦曹柯.论并列独立权利要求的司法保护[J].重庆理工大学学报:社会科学版,2015（11）:91-96.。

下面举例来说：现有技术中的手表中，其对时间进行调整的转轴往往设置在表盘的右侧，上述结构在使用过程中，如果遇到使用者对手腕进行弯折的情况时，转轴很可能会与手背发生接触，引起使用者的不适。为此发明人提供了一种将转轴设置在表盘正面位置的手表，从而可以解决现有技术中的手表所存在的问题。

对此，代理师首先撰写了如下的权利要求书：

1.一种手表，其特征在于，包括：

表盘；

转轴，设置在所述表盘的正面位置，用以对表盘中的指针进行调整；

表带，设置在所述表盘上，用以将表盘固定在使用者的手腕上。

专利权人或者专利代理师在布局权利要求书时，直接将保护对象定位到了手表上。但是在计时领域，除了手表以外，怀表自身也可以采用上述的设计思路。但是对于怀表来说，其并不会设置表带，而是替换成挂链。通过上文的分析可知，当需要进行侵权判定时，由于被控侵权产品怀表并没有全面覆盖到手表的权利要求，因此从字面侵权的角度来讲，被控侵权产品怀表自身并不侵权，此时专利权人只能寻求从等同侵权的角度进行维权，这无疑将增加专利权人维权的难度。

对于上述情况，专利权人或者代理师可以考虑如下的撰写思路：

1.一种表盘，其特征在于，包括：

本体，其上设置有连接部；

转轴，设置在所述表盘的正面位置，用以对表盘中的指针进行调整。

2.一种表，其特征在于，包括：权利要求1中所述的表盘。

3.根据权利要求2中所述的表，其特征在于，所述表为手表，所述表盘的连接部上设置有表带。

通过上述的撰写方式，不管被控侵权产品是手表还是怀表，由于其均采用了表盘这一结构，因此专利权人可以通过第二套独立权利要求所保护的“表”进行维权和索赔⑧张玉敏,杨晓玲.美国专利侵权诉讼中损害赔偿金计算及对我国的借鉴意义[J].法律适用,2014（8）:114-120.⑨王翠平,于立彪.论专利侵权诉讼中并列独立权利要求的解释与作用[J].中国发明与专利,2014（05）:68-72.。