理解发明在提高通知书全面性和有效性中的作用

2021-01-28

探索科学(学术版) 2020年7期

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心天津 300304

引言

理解发明是专利审查过程中最重要、最关键也是最基础的一项工作,它不仅体现在专利申请的开始,还体现在专利审查过程中的各个环节;如果未充分理解发明,将影响审查过程中各个环节的质量,尤其是通知书的质量,从而导致在专利审查过程中造成不必要的通知书从而降低审查效能。

审查员开始实质审查后,应仔细的阅读申请文件,力求准确的理解发明。理解发明的背景技术,从现有技术存在的问题出发,着重理解本申请的技术方案的全部必要技术特征,以及技术方案所能带来的技术效果。理解发明是对专利申请作出准确判断的基础和根本,从申请人的角度出发,正向思维的去理解申请人在发明创造过程中遇到的问题、以及针对该问题提出的解决方案,还原发明构思,避免和减少主观因素的影响。在实质审查过程中,准确把握发明实质、发明构思,制定正确的检索策略,并且对技术方案的整体把握,创造性的评判,以及准确把握申请人的意见陈述并作出有针对性的意见答复等方面有着非常重要的作用。因此,准确的理解发明能够有效的提高在实质审查过程中通知书的全面性和有效性。

1 理解发明在检索中的作用

在审查过程中,对申请文件的走向主要取决于对现有技术做出的贡献程度,而如何判断申请文件对现有技术的重要程度,就需要审查员通过检索达到本领域技术人员的能力。要通过有效的检索才能达到本领域技术人员的能力,因此需要充分的理解了本发明的背景技术、发明构思、关键技术手段以及所能够达到的技术效果才能正确以及准确的确定检索要点和要素,从而制定检索策略,高效的进行检索,以占位本领域技术人员。

1.1 正确制定检索策略在制定检索策略时,要准确理解发明,抛开现象看本质。有的发明是在关键技术手段的基础上披上一层技术领域的外衣。此刻检索时要将技术领域限制在检索的关键要素之外,否则将影响检索结果的准确性,遗漏最优证据。尤其是在发第一次审查意见通知书时,要做到充分的理解发明,把握发明实质,进行有效的检索,避免后续通知书的补充检索,造成多次通知书,从而影响审查周期。

1.2 准确把握中止检索时机在未检索到有效对比文件的情况下判断已经对现有技术进行了充分的检索,即未遗漏最优证据,对于审查员而言是一项挑战;尤其在提高审查效率的前提下,审查员要及时的做出正确决断,即已经检索充分,未遗漏证据。此时,就需要对发明申请进行充分的理解,从关键技术手段、技术效果、权利要求限定的保护范围、技术领域等方面都要进行检索,才能准确的做出中止检索的结论。

2 理解发明是创造性评述中的基础和关键

创造性评判是实质审查的核心,涉及到审查的方方面面,例如对比文件的筛选、显而易见性的判断、案件的走向等。而理解发明在其中所起的作用是什么呢,下面从创造性的角度介绍理解发明在提高通知书全面性和有效性的重要性。

2.1 准确筛选对比文件在创造性的评判过程中,需要基于现有技术进行要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见;而运用三步法进行创造性判断的第一步是确定最接近的现有技术;然后本领域技术人员判断区别技术特征所解决的技术问题的显而易见性;通常在判断显而易见性时都是基于现有技术整体上是否存在某种启示,而以证据优先的选择,所采用的现有技术通常为对比文件所公开。那么,如何选择评述创造性的对比文件就成为审查过程中的重点。

2.2 准确判断创造性在评判创造性时,要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果,将发明作为一个整体看待,从而对发明的创造性作出准确的判断;要准确、完整的理解发明,避免在审查过程中对技术方案进行割裂,忽略了技术特征之间的关联和关系。

3 理解发明在通知书撰写中的作用

在经过了检索,以及创造性的评判之后,就需要以通知书的形式将审查意见告知申请人,通知书顾名思义就是将之间的分析判断结果形成书面形式,而要将通知书写好并非易事;它是申请人与审查员之间沟通的桥梁,而有针对性、有重点的将审查意见告知申请人也需要完整的理解发明。在通知书的撰写过程中,要充分的理解发明,通过理解发明抓准申请的关键点、要点,才能将审查过程中有关不具备创造性的主要观点告知申请人;而申请人也会根据审查意见通知书中的主要关键进行有针对性的答复;否则千篇一律、重点不突出,申请人也抓不住审查意见的重点,导致在沟通过程中一直未针对发明的关键点进行有效的沟通,从而影响沟通的效能,甚至会影响案件的走向。

4 理解发明在意见答复中的作用

意见陈述书是申请人针对审查意见通知书进行答复性的文件,其中包括了申请人对创造性等问题的意见答复,也是审查员了解申请人有关技术方案创造性观点的主要途径;充分理解申请人意见是审查员再次对申请文件进行解读、对案件走向进行判定的关键;而充分理解申请人意见答复,抓住申请人意见答复的要点的基础就是对申请的充分理解;只有充分理解发明,理解发明的关键点,才能准确的抓住申请人的争辩点,从而对争辩点进行合理的判断分析,例如,争辩点是否被对比文件公开、是否是发明创造的关键技术手段等。