试论专利法中实用性与技术方案经济实用性的关系

籍海燕 童晓晨

国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160

我国《专利法》第二十二条第一款规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性［1］。因此，发明或实用新型专利申请具备实用性是其被授予其专利权的一个必要条件。

一、专利法中实用性基本概念

根据《专利法》第二十二条第四款规定［1］，“实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果”。其中，对于“能够产生积极效果”这一限定是我国专利法制度中对专利实用性要求所特有的。

《专利审查指南2010》第二部分第五章第二节中对“能够产生积极效果”作了进一步解释，“能够产生积极效果”，是指发明或实用新型专利申请在提出申请之日，其产生的经济、技术和社会的效果是所属技术领域人员可以预料到的［2］。这些效果应当是积极的和有益的［2］。在专利审查指南未修改前，专利法认定因无法产生积极效果而不具备实用性的情形主要包括如下五类情形的技术方案：（一）明显无益；（二）脱离社会需要；（三）严重污染环境；（四）严重浪费能源或资源；（五）损害人体健康的技术方案。但在修订后的2006版和2010版《专利审查指南》中，被认定为无积极效果的发明或者实用新型，通常是指明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请的技术方案，删除了其余内容［3］。

经济实用性的概念，专利的经济实用性一般而言是指作为一项专利，其应当能够带来经济价值［4-5］，这种经济价值可以是直接的，也可以是潜在的。专利是市场化的产物，一项专利或专利申请应当具备经济实用性，那么，如何考量专利实用性概念下“积极的效果”当中的经济属性对于一项专利是否具备实用性，以及市场应用的经济实用性之间的关系，是否能够给出一定的判断依据，值得我们进行思考和探讨。

二、案例分析

案例1［6］：1.一种向车辆提供部分或全部行驶动力的市区车用道路，其特征在于它是以人工风和行波路的方式，视需要分段向车辆供能。所谓人工风式方式是在由往返两条矩形管状道路中由风机站产生与车行方向一致的风以消除风阻。所谓行波路方式由电动机驱动构成路面的各个“路面单元”作不同相位的垂直振动，其规律是按车辆前进方向“路面单元”的振动相位依次逐个滞后，以此在路面上产生一行进的正弦或非正弦的机械波，车辆则在波的上升沿不断地被路面抬升又不断地在“溜坡”下滑并前进。

根据权利要求书和说明书的记载，具体分析发现，市区车用道路通过以人工风和行波路的方式向车辆提供部分或全部行驶动力，按照需要向车辆分段供能。实际上，本案中两种提供能量的方式均需要提供大量能量使道路能够为路面上的车辆提供能量，所需要提供的能量远远大于目前车辆本身自带的能量或者自行车由人力提供的能量，严重浪费能源，明显无益、脱离社会需要；并且其技术方案实施的投资也是无从估算的，其投入与产出的价值比也将是巨大的，该技术方案的实施完全是不经济的，其效果并非是积极的、有益的。上述由于严重浪费能源、产出远远低于投入导致的巨大不经济性，除了作为一项技术方案不具备产业上的经济实用性外，同时也不具备专利法规定的实用性当中应当具备的经济属性。

案例2［7］：一种酸性镀锌除杂剂，其特征在于：由以下重量百分数的组分组成：螯合剂10%-40%；增效剂15%-45%；沉淀剂20%-45%，所述螯合剂为2，2-吡啶酮-4，4-二甲基-3-缩氨基硫脲，所述酸性镀锌除杂剂在电解液中的含量为1-3g/L。

然而，技术方案中所采用的螯合剂组分“2，2-吡啶酮-4，4-二甲基-3-缩氨基硫脲”，其最初原本为抗肿瘤抑制剂，其价格昂贵，每毫克约为20-50元（即每克约20000-50000元）左右，即使按其最少电解液加入量1%，占除杂剂比10%计算则仍需要0.1g/L，而工业电镀槽体积通常在1000L左右，甚至更大，则就一般电镀槽而言，该工艺除杂需要的成本至少需要200万-500万元，其加入酸性镀锌溶液中，不具备电镀经济性的程度是巨大的，且其除杂所获得的收益与其成本投入来说微乎其微，远远超出了本领域技术人员可预期的程度，因而未能产生积极效果，从而不具备专利法规定的实用性。虽然该申请的技术方案能够在产业上实施，但是考虑到其技术问题的解决依赖于超出行业标准几十倍甚至几百倍的经济成本，那么，这种发明或实用新型中技术方案的实现显然是徒劳且脱离社会需要的，即符合无积极效果的情形。回归专利的本质，实施专利时考量其技术方案的可实施性和有益性是首当其冲的。如果授权专利其技术方案已经完全脱离经济实用性，且程度是巨大的，在其它方面如技术价值和社会效果上都无法予以相应回报，那么应当归属于实用性中无积极效果的情形。

能够在产业上制造或使用，并不意味着能够取得经济上的利益。针对专利法实用性要求技术方案是否能够产生积极的经济效果更是难以判断的。同时也可以理解，专利申请的技术方案能否取得良好的经济效果，并非仅由该专利技术方案这一单一因素所决定的，而是受到各种因素的制约。通常来说，一般不会简单地以成本增高或有可能增高来否定一项专利的实用性，尽管从经济角度讲可能不足够经济，但是这种不经济程度应当是在社会、企业、各方可接受的范围之内，同时还应当在其它方面获得了一定程度的弥补。

三、关于“实用性”审查中的证据认定

如果审查员依据专利法的规定发出了发明或实用新型不具备实用性的初步审查意见，则申请人应当在规定的答复期限内做出相应的答复，否则将被视为主动撤回，导致审查终止。申请人在答复有关实用性的审查意见时应当针对审查员在审查意见通知书中提出的相关疑问直接回应，避免模棱两可。如果能够提交新的证据，申请人应当有义务尽量提供，增强相对单一文字表述的说服力。

一般而言，申请人提交的用于证明实用性的新证据应当为申请日之前已经存在的事实证据［8］。如果申请人为了抢占新技术的制高点或者专利布局等需要进行的策略性专利申请，完全有可能在申请提交之时该发明或实用新型并无实用性，之后如果申请人或者他人开发了这项发明的相关技术，使之满足实用性的要求，这种情形下的新证据是否应当采信呢？

值得注意的是，我国现在专利审查过程中没有明确规定在实用性审查中新证据的时间性要求、是否应当考虑和如何应用申请日后的证据［8］。笔者认为，相对于新颖性和创造性要求，发明的实用性具有一定的特殊性。对于实用性的审查证据认定不应当受限于申请日。针对不同个案的审查过程中具体的判断标准可以适当变化，应当具体分析和考虑证据的性质和佐证力度。譬如，公开时间晚于申请日的证据若能证明发明或实用新型能够在产业上客观实施，能够产生积极效果，审查员则应当予以采纳。若申请日后的证据能够证明发明或实用新型的原始技术方案不具备实用性，则审查员在发出审查意见通知书时应当告知申请人该证据并否定其专利申请的实用性。