专利权司法解释：补空之下仍有缺憾

2020-11-03潘俊林

法人 2020年10期

◎ 文律商联讯特约撰稿潘俊林

（作者系兰台律师事务所高级顾问）

栏目特邀主持机构：律商联讯

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9月11日，最高人民法院正式发布《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（下称《专利行政司法解释》）。

该解释已于9月12日施行，自施行之日，该司法解释将适用于所有正在审理的一审和二审案件。

《专利行政司法解释》是首部针对专利行政司法阶段的司法解释，分别对专利（发明和实用新型）和外观设计的实体问题，以及行政阶段的程序问题做出了规定。

从实体角度，该司法解释的部分规定，不仅可对行政诉讼阶段的审理做出指引，也在一定程度上起到统一司法尺度的作用，并且对申请阶段的撰写质量也有一定鼓励和督促。从程序角度，通过司法解释的内容，对部分社会关注的热点做出谨慎回应，简化了行政阶段的司法程序。

但是，从整体角度来看，该部司法解释并非“大而全”，对于诸多焦点问题尚未一一涉及。此外，新规尽管在个别方面对讨论较多的热点问题给出了一定的解决方案，但仍有待进一步优化。从当前司法解释的命名上看，未来应该还会推出新的司法解释，进一步规范行政授权、确权阶段的司法审查。

权利要求解释的相关规定

从解释权利要求的证据角度，《专利行政司法解释》的第二、三条进一步肯定了说明书作为内部证据，具有优先适用的地位，公知常识类证据次之。这一规定基本上也与对当前民事侵权阶段的司法观点以及司法实践相一致。

值得一提的是，相较于前两次的征求意见稿，正式版删除了“专利审查档案”用于解释权利要求的内容。在笔者看来，删除该部分表述体现了最高法在制定该条时的精细考虑，并非否定了审查档案在解释权利要求方面的作用。

一方面，该司法解释适用于行政审判阶段，审判目的和程序特点均不同于民事阶段。因此，审查档案的作用也会与专利民事侵权相关规定略有差异。专利行政程序通常包括授权和确权两部分，在授权审查阶段，审查档案本身就可能成为被审查对象，专利行政机做出审查意见，申请人的答复不被接受时才会引发相应的程序。在确权审查阶段，申请阶段的审查档案在案件中也往往会得到审查或参考，而且无效决定等相关内容本身也是专利审查档案的一部分。因此，在行政司法阶段，“专利审查档案”本身就是审查对象的载体，再次要求对其进行参考并无必要，当前的规定应被看作是结合专利授权确权程序做出的适应性规定。

另一方面，删除该部分表述，客观上并不会影响专利审查档案在专利审判程序中的作用。结合当前司法解释中关于证据的相关规定，如果一方当事人在认为审查档案确有必要影响到权利要求解释的情况下，可以将其作为证据提交法庭，按照第二十九条到第三十一条的规定，仍可得到审查。

专利法第二十六条的审判标准

《专利行政司法解释》第六条到第八条总体涉及与专利法第二十六条相关的内容。参考之前的征求意见稿，除与“权利要求是否清楚”有关的第七条变动不大之外，在正式发布版中，第六条（与“说明书是否公开充分”相关）和第八条（与“权利要求是否得到支持”相关）均产生了较大的变化。

最高人民法院资料图片

就总体方面而言，上述条款将“申请日”作为判断“是否充分公开”和“是否得到支持”的时间点，对司法审查标准做了细化规定。通过增加“申请日”这一措辞，相当于对如何定位本领域技术人员这一角色做出了要求。参考《专利审查指南》的规定，除在第二十六条第四款“以说明书为依据”的章节中提出“对于权利要求概括得是否得当，审查员应当参照与之相关的现有技术进行判断”之外，并未明确规定“申请日”为判断“是否充分公开”或“是否得到支持”的时间判断标准。司法解释的此处规定有助于进一步明确对相应法条的审查规范。

就具体内容而言，第六条和第八条的现有文本内容对专利法第二十六条的第三款和第四款可以有进一步的澄清作用。根据当前的内容，有助于在后续的实践中给出更为清晰的指引。

提交实验数据相关的条款

提交实验数据始终是医药、化学等特定领域中专利授权、确权的焦点问题。这些领域研发投入大、研发周期长，申请人为了研发成果能获得及时的专利保护，往往会在未得到充分数据验证的情况下，先行提交专利申请，由此便可能产生缺少验证数据的问题。由于说明书缺少有效记载的实验数据，难以证明相应权利要求的创造性或因数据的确实而导致说明书的公开不充分，进而影响到后续授权、确权阶段的最终审查结果。

《专利行政司法解释》第十条规定：药品专利申请人在申请日以后提交补充实验数据，主张依赖该数据证明专利申请符合专利法第二十二条第三款、第二十六条第三款等规定的，人民法院应予审查。第十一条规定，当事人对实验数据的真实性产生争议的，提交实验数据的一方当事人应当举证证明实验数据的来源和形成过程。人民法院可以通知实验负责人到庭，就实验原料、步骤、条件、环境或者参数以及完成实验的人员、机构等做出说明。

当前解释中的上述两条针对医药领域提交实验数据的情形做出部分规定，应认可此规定做出的进步。但是，客观而言，当前的规定仍无法满足上述特定领域广大申请人和权利人的普遍诉求。

首先，条款的适用范围大大缩小。比较中美第一阶段的协议，当前第十条的规定与协议中关于实验数据提交相关的内容基本一致。与前两次征求意见稿相比，正式颁布的规定第十条在适用范围上也显著缩小。从首次征求意见阶段“化学发明专利的专利申请人、专利权人”已缩小为当前“药品专利申请人”。领域方面，从化学缩小为药品；适用程序上，也缩小为专利授权程序。

其次，实验数据的证明作用可能“明增暗减”。正式版的第十条在未做过多限定的情况下，泛泛的规定可用于证明符合专利法第二十二条第三款（创造性）和第二十六条第三款的目的，司法机关应当予以审查。但是，如何利用实验数据加以证明，变得不像之前征求意见稿那样有迹可循，提交数据后的判断标准较征求意见稿也不够清晰。在当前的规定之下，降低了对专利申请人的指引，相应地增加了法院的裁量空间。

再次，数据提交方的举证责任更严格。在允许药品专利申请人提交实验数据的情况下，举证责任相较于之前的征求意见稿也有所增加。按当前规定，如果双方对数据真实性存疑，提交方应当提供证明来源和形成过程。但是，数据来源和形成过程可能并非申请人一方期望披露的内容，而且针对真实性的质疑较容易产生。因此，申请人在仅提交实验数据的情况下，可能不足以满足法院认可的标准。同时，当前规定删除了征求意见阶段，实验数据真实性可通过第三方进行验证的规定，减少了验证数据真实性的途径，变相提高了申请人提交实验数据的举证责任。

就实验数据相关的司法审查案例，之前已在北京高院出现多例。当前司法解释的相关规定，与前述案例或其他规定所体现的观点并不完全一致。由此可以看出，立法者在产业发展和权利人利益方面仍在寻求平衡，相应的司法实践仍需进一步探索。