由最高院案例来看实用新型的创造性评价标准

陈伟

摘要：实用新型制度是一项很重要的专利制度，其在中國专利体系中发挥着很举足轻重的作用。根据专利法的规定评价实用新型的创造性的标准与评价发明专利的创造性存在不同。本文作者通过对最高人民法院的关于实用新型案件的判决案例分析，总结了技术领域和明确的技术教导在实用新型的创造性的评价中的适用标准。

关键词：专利;实用新型;创造性;技术领域;技术教导

中图分类号：D923.42 文献标识码：A文章编号：1003-5168（2020）03-0092-03

1 引言

根据中国专利审查指南的规定，实用新型专利是注册登记制，即没有实质审查程序，初审满足形式要求，并且符合新颖性的规定即可获得授权。因此，在实用新型申请时并不审查其创造性，而仅在实用新型专利被提起无效宣告时，才审查其创造性。此外，中国专利法中对发明专利和实用新型专利的创造性的规定也存在区别，发明的创造性的要求是“具有突出的实质性特点和显著的进步”，而对实用新型的创造性的要求是“具有实质性特点和进步”，删除了其中的“突出”和“显著”两个定语。

那么在实际的工作中，如何认定实用新型的创造性呢？对此，中国专利审查指南第四部分第6章第4节中对实用新型专利创造性的审查进行了规定，即实用新型的审查主要依据以下两个标准，即实用新型的技术领域和评价实用新型的对比文件的数量。

对于技术领域这个标准，审查指南中规定，对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域。上述表述指示原则性的知道，审查指南中并没有给出具体的案例来说明，如何判定实用新型专利的所述技术领域，以及“明确的启示”的客观标准。

然而，由于实用新型的保护客体是产品的结构和形状，即实用新型的案件大多属于机械领域这一个大的技术范畴内。在笔者接触的案例中，实际上很多结构在一定范围内具有通用性，例如传动机构或者弹簧机构等在很多的技术领域中都可以得到广泛的应用。如果机械的照搬审查指南的原文，很容易会对创造性的评价产生偏差，从而影响判决的公正性。因此，在具体案件中，实用新型所属的技术领域如何认定，“明确的启示”的程度如何把握，是一个值得研究和探讨的课题。

对此，笔者试着对最高人民法院的几个判例进行分析，总结出一些判断依据和标准供大家参考。

2 案例讨论

案例1：（2018）最高法行再第33号

该案为埃意（廊坊）电子工程有限公司、王贺与国家知识产权局的专利行政管理（专利）再审案件，涉及的实用新型专利为ZL200920095008.5，发明名称为“处于座垫下表面或座椅骨架上的压力型安全带提醒传感器”。

法院认定修改后的权利要求1（原权利要求2）与现有技术的其中一个区别在于区别技术特征3、3，其包括两个方面，一是压力传感器，二是在塑料薄膜层上的通孔。虽然涉案专利的说明书中没有记载区别技术特征3和3中的“通孔”的作用、功能、技术效果。但本领域技术人员在阅读涉案专利说明书后，能够认识到“通孔”在原权利要求2中的作用是在受压载荷时便于中间层通道空腔中的空气排出，使得原本并无接触的印刷电路产生接触;在受压载荷移除后，使得空气可以通过通孔进入中间层通道中的空腔，隔绝印刷电路之间的电连接。故应当在此基础上，对现有技术是否整体上给出了有关区别技术特征3、3的技术启示作出认定。证据2尽管涉及的是一种薄膜开关，但通过分析证据2及其附图2很容易想到在薄膜上开设排气通道，以利于空腔内气体的排出和吸入，使得薄膜之间的电路接通或者断开，即证据2给出了该区别特征的技术启示。因此，本领域技术人员在证据2公开的技术内容和给出的技术启示下，能够显而易见地想到对证据2中的技术方案进行简化，以获得区别技术特征3、3。

由该案例可以看出，技术领域是否相同并不在于使用新型的主题与对比文件的主题是否相同，而是需要在于基于现有技术对比以后确定的技术问题和解决问题的方案以后，基于解决问题的方案所涉及的领域是否被对比文件公开来进行具体判断该对比文件是否为适格的现有技术。具体到本案来说，涉案专利涉及一种位于座垫下表面或座椅骨架上的压力型安全带提醒传感器，如果教条地从实用新型涉及的领域来看，涉案专利的技术领域则为“压力型安全带提醒传感器”领域，显然证据2涉及薄膜开关并不与涉案专利直接相关。但是法院基于对比文件来确定解决的技术问题以后，发现涉案专利基于该区别特征所要解决的问题实际上就是薄膜开关的电连接问题。对此在证据2本身就是关于薄膜开关的技术文献，而且证据2中也公开了解决薄膜开关电连接的方案。因此，即使证据2并不直接与涉案专利的技术领域“压力型安全带提醒传感器”直接相关，但证据2涉及的领域与本案实际要解决的问题相关，而且给出了明确的启示，促使本领域技术人员可以通过这样的教导从证据2中获得启示来得到涉案专利的技术方案。因此，证据2可以作为适格的现有技术来评价涉案专利的创造性。

案例2：（2016）最高法行再第70号

本案涉及赵洁、长春时代机电新技术有限公司与国家知识产权局专利复审委员会再审案，涉及的实用新型专利为ZL201020640252.8，发明名称为“变频调速型液力耦合器电动给水泵”。

在该案中，专利权人认为证据4涉及一种电动驱动设备的转速控制装置，公开的是电动机在低速运行期间利用变频器对其转速进行变频调节，而涉案专利重点是在高速运行期间利用变频器对其转速进行变频调节。此外专利权人还引用了《审查指南》第二部分第二章第2.2.2节规定，即发明或者实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。并声称称增速型液力耦合器是涉案专利相对于证据4的技术改进之一，并非所属技术领域，涉及的是发明本身。因此证据4与涉案专利并不属于同一技术领域。因此证据4能用来评价涉案实用新型的创造性。

对此法院认为：涉案专利与证据4都屬于调速型液力耦合器，二者应当属于相同的技术领域。即使涉案专利与证据4技术领域不同，但证据4中明确记载了其为一种电动驱动设备的转速控制装置，适用于风机、泵等流体负载，而涉案专利涉及水泵，证据4能促使本领域的技术人员将其技术方案应用于水泵领域。

在本案中，讨论了如何确定发明或者实用新型的技术领域和明确的启示两个标准。对于技术领域，法院也认可审查指南第二部分第二章第2.2.2节提供的标准。但应用具的体技术领域也不能狭义的去理解。高速运行的条件和低速运行的条件同样适用于调速型液力耦合器。因此，从本领域技术人员的角度来考虑的话，二者实质上属于相同的技术领域。显然专利权人是为了区分技术领域而割裂二者的联系。另一点是关于明确的启示，在本案中可以看出，由于涉案专利和证据4中都记载了可以用于泵的技术方案。因此，本领域技术人员可以基于该“明确的启示”，从证据4中去寻找技术教导，来评价涉案专利的创造性。即“明确的启示”的标准在于涉案专利和对比文件是否都存在交叉的领域或者存在应用于相同的第三领域的记载，而由这个交叉领域或者第三领域的记载足以驱使本领域技术人员去从不同于涉案专利技术领域的其他对比文件中寻找技术教导或解决方案。

案例3：（2012）最高法行再第7号

本案涉及曹忠泉和国家知识产权局专利复审委员会再审案，涉及的实用新型专利为ZL200520014575.5，发明名称为“裁剪机摸到机构中斜齿轮组的包邮装置”。

在该判决书中，法院认为涉案专利与证据（附件5-1）尽管在应用环境上存在区别，但都属于机械系统的润滑领域。所不同的是附件5-1的保护罩要解决的问题仅仅是有效输送润滑油，实现润滑作用;而涉案实用新型的设计保护罩的作用是防止润滑油飞溅污染布料。因此，由于解决的技术问题不同，附件5-1没有给出技术教导。因此，本领域技术人员无法结合附件5-1来评价涉案专利的创造性。

在本案中，最高院认为由于解决的问题不同，因此即使对比文件与证据涉及相同领域，且也存在相同的结构但是由于解决问题的差别，导致本领域技术人员无法从不同的解决问题的方案中获得技术教导。因此，由于不存在“明确的启示”，即使在相同的技术领域也无法结合来评价其创造性。本案的判决在笔者看来存在着一定的争议。原因在于，附件5-1给出了区别特征相同的结构，不同的是附件5-1说明了该结构所带来的效果是不同的。笔者认为，通常在专利的创造性审查（特别是发明的实质审查程序）中，技术效果只是辅助的判断条件，通常只要判定区别技术特征被现有技术公开即可，而技术效果也会由于技术方案的公开而变得是不言自喻的，除非该技术效果对于本领域技术人员来说是难以预料的。另外，在审查指南中，也并没有要求必须同时满足技术领域和明确的启示两个标准。明确的启示的适用是方便本领域技术人员从相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段。对于已经确认的技术领域且技术方案被公开的情况下，仅以效果不同而不能结合评价创造性显然是忽略了技术方案本身，不免产生舍本逐末的效果。如果是这样考虑问题，那么对于一个专利来说，只要将技术效果写得完全不同，不论技术方案如何都具备创造性，这显然违背了专利的初衷。因此，笔者认为本案中，在实际上附件5-1公开了区别特征的条件下，技术其没有公开其技术效果，但也不能阻止本领域技术人员去得到试用保护罩的输送系统，并预期得到防止润滑油飞溅污染布料的效果。因此涉案专利，并不具备创造性。

3 结论

从上述最高法的案例分析和讨论中，笔者总结了判断实用新型的技术领域是否相同以及现有技术是否有明确的启示的标准供各位读者参考。

3.1 实用新型的技术领域

在判断对比文件是否与涉案实用新型专利是否属于相同技术领域时，不仅仅考虑对比文件与实用新型的主题和应用领域，还需要进一步的基于涉案专利与现有技术的区别特征，以及由该区别特征所带来的技术问题和解决方案，来考察实用新型中实际解决的技术问题涉及的领域。根据该实际的技术问题涉及的领域来灵活判断是否需要对该技术领域进行上位或者拓展。

3.2 明确的启示

判断现有技术是否存在明显的启示时，要对比涉案专利和对比文件，判断涉案专利和对比文件是否都存在交叉的领域或者存在应用于相同的第三领域的记载，而由这个交叉领域或者第三领域的记载足以驱使本领域技术人员去从不同于涉案专利技术领域的其他对比文件中寻找技术教导或解决方案。如果存在上述情形，则存在明确的启示。

3.3 在技术领域相同时，不应过分强调技术效果带来了技术启示

在技术领域相同，且现有技术也公开了区别特征的方案时，如果认定技术效果不同，而不存在技术启示，可能会存在对创造性误判的后果。这种情况，建议参考发明专利审查中技术效果是辅助判断创造性的方法，而不能认为由于技术效果不同，而否定了对技术方案是否相同这一关键问题本身的判断。