为海外知产保护“降费”

◎ 文 《法人》特约撰稿 汪涛

对于拥有海外业务的企业而言，其知识产权类型、存在价值、依赖程度、保护力度和地域范围等因素各有不同，难以用统一标准衡量知识产权投入与产出的性价比。

但是，实践中在控制和降低知识产权费用成本上，有一些通用的方法值得去思考和借鉴，也有一些“坑”值得注意和避免。企业的知识产权管理人员可以从如下四个方面考虑降低成本支出。

反复甄选保护内容和对象

需要在海外保护的知识产权内容和对象是决定未来费用支出的核心要素，后续一切费用支出的目的都在于保护或维护某个具体的知识产权权利。一件人工智能机器人领域的核心技术发明，展示家电产品独特造型的外观设计，还是让消费者过目不忘的商标，或是一个崭新的动画人物形象，都可以成为知识产权保护的对象，以某种特定方式申请保护。从专利、商标、版权、商业秘密等方面，考虑未来需要布局海外的知识产权类型，确定有真正需要的、有价值的知识产权保护对象，是企业控制未来费用支出的第一步。

对于商标保护来说，首先确定哪些内容会作为识别产品或服务来源的要素出现在实际交易、宣传过程中，构成商标性使用。例如：公司名称可以作为主商标在相对广泛的类别和商品（服务）项下进行保护，覆盖未来可预期的全部使用范围；对于各个产品线商标或者子品牌，可以考虑仅在其具体涉及的产品/服务项下予以注册保护。在确定商标图样时，也需要考虑其文字（图形）的内容本身和表达效果与海外实际需求是否相符，避免保护对象和实际需求脱节。

对于专利，某一发明技术在启动海外专利申请前，需要考虑其是否具有可专利性价值。有的技术发明，在当时领先并具有相当的商业价值，也拥有良好的市场和潜在市场分布预期，但由于缺乏对现有和潜在竞争者技术研发方向的正确评估，导致该技术很快会丧失其领先地位。

当海外商标或专利在授权过程中出现阻碍，例如出现官方审查意见或者第三方异议等，申请人需要支付额外费用克服阻碍和解决争议。如果前期在选择保护对象时不够慎重，可能出现进退两难的局面——继续争取授权的意义不大，被迫放弃又感到可惜，前期投入的费用、时间、精力变为沉没成本。这种情况在海外知识产权保护过程中，并不少见。如果企业的知识产权人员可以在确定保护内容过程中，与市场部门、海外营销部门、技术研发部门做好充分沟通，或者形成科学选择和决策海外知识产权保护内容的流程机制，将会减少甚至杜绝这种情况发生，从根本上减少知识产权全生命周期费用和管理投入，避免资源浪费。

当初步确定了保护对象和保护范围后，要进一步选择授权概率高、阻碍风险小、授权后稳定的保护内容。这时候，前期检索、分析、评估程序将起到关键作用。

在实践中，不少企业对于海外知识产权保护结果的期望比较理想化，在启动申请前信心十足。可是，在缺乏检索情况下盲目启动海外知识产权注册程序，在效果上可能并不理想。在遇到阻碍后，企业要么付出高昂的代价继续争取授权结果，要么被迫放弃保护计划另起炉灶。

这种情况下，不仅费用支出上大大超出预算，在机会上也会遭到损失，延误海外市场拓展和布局的计划。由此可见，前期做好查询检索和分析评估工作，后期将会减少不必要的麻烦，在知识产权授权的路上一马平川、势如破竹；反之，则可能四处碰壁、举步维艰。

准确选择保护地区

地域性是知识产权保护的特点之一，经批准或注册的专利权、商标权只在该国范围内有效，受到保护。 如果希望在另一国受到保护，那么就需要获得该国的批准注册。海外知识产权的费用计算，和具体保护地域范围直接相关。选择哪些地区保护，企业可以从如下几个方面加以权衡和考虑：

1.具有较大业务规模的地区。在这些地区保护相应的知识产权，是必不可少的，需要优先考虑并尽快落实。一旦行动迟疑，宝贵的知识产权权利落入他人之手，后果不堪设想。例如：对于网络游戏公司而言，一款游戏问世不久，可以从后台看到全球各地下载量、付费情况等信息，马上可以确定保护地区的优先性。

2.即将投入使用或已尝试推广业务的地区。如果企业已在当地接洽代理商、经销商的，这些地区往往是知识产权被恶意抢注的多发地和重灾区，需要予以特别关注。

3.传统发达地区海外市场。一般而言，美国、欧盟、日本等传统优势地区消费能力强、市场大，通常是世界各国出口企业的目的地国。

4.新兴地区市场。对于高技术行业，例如：通信、互联网企业，在相应产业欠缺、人口规模庞大的地区布局，优势会更加明显，例如：印度、印尼、巴西等。

海外知识产权保护通常费用较高、程序相对复杂、信息不够透明，需要企业慎重选择具体需要保护的地区。

CFP

合理选择保护途径

对于专利来说，可以选择在欲保护国家直接申请、通过巴黎公约申请或者通过专利合作条约（PCT）国际体系申请，三种途径各有优势和不足，需要根据实际情况加以分析和决定。

对于某项具体专利技术，在PCT 体系下，进入国家阶段的时间点，不但要参考国际检索报告和书面意见，还需要综合考虑发明的技术发展和商业价值、市场和潜在市场分布、实施成本与收益预期、相关国家的法律现状、当地竞争者情况、合作机会和可能性、实施许可的前景和形式、并购的可能和利弊分析、可行的短期或中长期专利战略规划等众多要素。

在PCT 专利申请进入国家阶段后，利用好各个国家的优惠政策、熟悉费用减免规则、使用专利审查高速公路（PCT-PPH）加快审查速度同时提高授权概率等，这些都可以作为节约费用支出的手段。

对于海外商标保护，可以选择在具体国家直接进入注册、区域性组织注册或者通过商标国际注册马德里体系办理。尽管马德里体系具有众多难以克服的固有缺陷和多种授权后风险，但在费用上确实更有优势。

谨慎选择代理机构

知识产权的保护内容、保护地区和保护途径确定后，就将进入实施阶段，接力棒由企业交给代理机构。对于国内企业，在海外知识产权保护过程中，大多通过熟悉该企业业务的总代理和目的地国代理合作完成。

专业素质过硬、实战经验丰富、工作态度积极、收费良心合理的代理机构是企业考察的关键点。一般来说，大型律师楼收费往往远高于小规模代理机构。企业该如何选择代理机构？

美国通用电气公司（GE），作为世界顶尖企业，既有大型律师楼为其提供知识产权服务，也有相当数量不到10 人的小微型事务所，遍布世界各地。为什么GE 愿意将宝贵的知识产权财富交给仅有几个人的事务所处理？背后的理由值得思考。如果一言以蔽之，引用清华大学梅贻琦校长的话可能再合适不过——“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”GE 的前全球专利运营总监Michael M.Gnibus 认为：“那些资深敬业、积极、热心钻研的律师或专利代理人是我们真正需要的。”

合作代理机构是否了解中国企业的思维模式、沟通方式、付费理念也至关重要。在实践中，经常可以遇到国内企业对于海外代理机构的收费方式水土不服。在英美法系国家习以为常、天经地义的收费规则和计费方式，国内企业却不可理解，从而产生矛盾，影响案件进展和结果。因此，选择既了解目的地国的知识产权制度、具有当地丰富经验，同时也了解国内委托人实际需求和付费方式的代理机构，会进一步控制好费用支出。这方面需要申请人的海外知识产权总代理下功夫做好功课，避免在收费上被目的地国代理机构牵着鼻子走，从而失去在费用上的控制主导地位和对案件进展的把控力度，沦为“传话筒”和“二传手”。

另外，选择在具体委托事务上拥有核心竞争力且收费合理的代理机构，也是保证专业水准和费用控制上的一个关键要素。

海外知识产权保护是一项长期、复杂而系统的工程。如何在有效保护的基础上，适当降低费用支出，帮助企业平稳健康运营，为相关业务出海保驾护航，是企业知识产权管理者值得思考的问题，也是体现其自身价值的一个重要方面，值得关注。