从复审撤驳案件浅析审查中如何准确把握“本领域技术人员”对法律条款的认知

张小芳 赵灿

摘要：在实用新型申请文件中，需要说明书对技术方案做出清楚完整的说明，以本领域技术人员能够实现为准。对说明书是否清楚完整的审查应当站位于本领域技术人员，而在实际审查时，由于对本领域技术人员的水平认知不同，导致前审与复审对同一案件使用同一法条而案件走向不同。本文从一件复审撤驳的案件进行剖析，分析为何在前审与复审中均使用了专利法第 26 条 3 款，却导致了不同的案件走向，以此探究在审查中如何准确理解法律条款。

关键词：清楚完整;本领域技术人员;审查效能

中图分类号：G306 文献标识码：A文章编号：1003-5168（2020）12-0045-03

1引言

专利法第26条3款规定说明书应当对发明或实用新型做出清楚、完整的说明，以所属领域的技术人员能够实现为准;该法条中规定由本领域技术人员来判断说明书中是否清楚、完整记载某一个技术方案，使得所属领域的技术人员是否能够清楚得知技术方案是什么、技术手段能否实施、能否解决技术问题以及能否达到相应的技术效果。对于本领域技术人员的定义，在《审查指南》[1]第二部分第四章2.2节中也给出了详细的解释：“所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验的手段和能力，但他不具有创造能力。如果申请文件所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力”。由此可见，所属领域的技术人员应当具备的能力与水平在专利法审查指南中有明确的规定，然而在实际审查中，由于对所属领域的技术人员水平的理解不同、判定结果也会存在差别，以下以一个案例为例，通过前审与复审对同一案件、应用同一法条得到不同结果进行分析，为如何提高在前审中的审查效能提出建议。

2 具体案例与评析

2.1 案情简介

本案涉及发明名称为“一种新型畜禽粪污黑膜沼气池”的案例，在前审中以不符合专利法第26条3款的规定驳回，申请人提复审后，经过复通沟通与申请人修改申请文件，最终复审认定说明书记载内容符合专利法第26条3款的规定，该案获得授权。以下先简要介绍一下案情及前审与复审的审查过程：

案情介绍：说明书中声称所要解决的技术问题是：一是当遇大风雨雪天气时，雨水积压在黑膜上导致黑膜出现塌陷的情况，而一旦出现积水塌陷的情况，紧靠产生的沼气的气压很难再次鼓起，时间一长造成黑膜局部气压过高以及沼气排出不畅的问题;二是现有技术采用绳网的方式来进行加固，虽然能够提高黑膜的强度，但是在雨雪天气的时候仍然存在着积水塌陷的问题，导致黑膜局部气压过高而损坏以及沼气排出不畅。

所采用的技术方案为：沼气池包括土坑，土坑的上端覆盖有第一防渗膜，第一防渗膜的外围包覆有第二防渗膜，第一防渗膜和第二防渗膜之间形成空腔，空腔连通有向空腔内输入空气的鼓风机;鼓风机的出风口穿过第二防渗膜伸入空腔内;第一防渗膜和第二防渗膜均采用HDPE膜制作而成;第二防渗膜上设置有便于观察第一防渗膜鼓起程度的观察窗;第二防渗膜的内壁上安装有物位计;土坑的四周设置有用于盛水的沟槽，第一防渗膜的四周伸入沟槽内并锚定在沟槽内;土坑配设有抽气管，抽气管的高度高于沟槽的上端面。

达到的技术效果：通过鼓风机向空腔内输入空气，使得第二防渗膜保证一定的气压结构强度，第一防渗膜在第二防渗膜的保护下，不会受到雨雪等自然环境的干扰，而第一防渗膜的鼓起程度依靠沼气的产量影响，从而使得第一防渗膜不会出现因雨水堆积而造成的塌陷的情况，保证第一防渗膜不会因为局部气压过大而造成破损的情况;同时也能够保证沼气的顺利排出。

在实审审查过程中：审查意见指出，鼓风机向第一防渗膜与第二防渗膜之间冲入空气，显然空气不仅有使第二防渗膜向上鼓起的压强作用，也有使第一防渗膜向下凹陷的压强作用，那么其与本申请所要解决的技术问题相违背;说明书中并未记载维持沼气池压强及调节空腔压强小于沼气池压强的技术手段;在第二防渗膜上设置的物位计，由于第二防渗膜的高度是不固定的，仅能测得第二防渗膜与第一防渗膜之间的间距，并无法判定出第一防渗膜与沼气池底之间的间距，并依据上述理由进行驳回。

复审审查过程：申请人将权利要求及说明书中涉及物位计的内容均删除，并提交意见陈述，认为本领域技术人员根据公知常识完全可以选择带有显示气压功能的鼓风机等实现调节第一防渗膜与第二防渗膜之间的气压;复审决定中认为：首先，鼓风机注入空气，虽然第一防渗膜也会承受相应的气压，但是由于外部起支撑作用的第二防渗膜能够将雨雪等所施加的压力分散，使得第一防渗膜不会出现局部受压的情况，因而其能够解决黑膜局部气压过高及沼气排出不畅的技术问题;其次，说明书中虽然未具体说明如何控制空腔内部气压及如何监测空腔内沼气气压，但是本领域技术人员可以根据实际需要，选择现有技术中适当的方式与适当的手段予以实现，例如采用压力控制阀、流量控制阀、逻辑元件或压力感应元件等部件，以实现第一防渗膜鼓起的同时，通过鼓風机向空腔内输入空气确保第二防渗膜维持一定的气压结构强度;第三，申请人删除涉及物位计等相关内容后，则克服仅能测得第二防渗膜与第一防渗膜之间的间距，并无法判定出第一防渗膜与沼气池底之间的间距的缺陷。因此，依据复审决定的内容，该案最终获得授权。

2.2 对比分析

对比分析前审与复审的审查过程，虽然涉及同一法条，但所最终走向却不同，原因如下：

第一，对本领域技术人员应当具备的能力认知程度不同：前审中认为申请文件并未记载维持沼气池压强及调节空腔压强小于沼气池压强的技术手段，然而复审中却认为：调节空腔内气压大小及测量沼气池内压力这种技术手段属于本领域的公知常识，本领域技术人员完全可以根据自己所掌握的知识去选择合适的部件来实现上述功能。

专利法审查指南中规定，本领域技术人员应当知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技術，并且具有应用该日期之前常规实验的手段和能力。具体至本案而言，虽然说明书中仅记载了在第一防渗膜与第二防渗膜之间设置有鼓风机，其他相关内容并未涉及，但是根据本领域技术人员应当具备的知识，调节第一防渗膜与第二防渗膜之间的气压大小属于本领域的公知常识，可以采用压力感应元件来检测压力大小、压力控制阀控制进气的压力大小、流量控制阀控制进入空腔内的流量大小，这些均属于本领域的公知常识，即使申请文件中未记载，本领域技术人员也可以根据其所声称的要解决的技术问题“防止黑膜局部气压过高及沼气排出不畅”，想到控制鼓风机吹向空腔内的空气，使得第一防渗膜鼓起的同时，第二防渗膜具备一定的气压结构强度，能够支撑起雨雪天气的压力。另外，调整第一防渗膜与第二防渗膜之间的压力并非是本申请的发明点所在，本申请仅需使得第一防渗膜不会出现由雨雪等原因导致出现局部塌陷即可，显然本申请所设计的结构是解决了该技术问题的，所采用的技术手段也是本领域技术人员根据所掌握的公知常识可以实现的。因此，在实际审查中，依据本领域技术人员所具备的水平，申请文件所记载的技术手段为本领域的公知常识时，且申请文件所记载的技术方案能够解决其所声称的技术问题，则不能认为其不符合专利法第 26条3款的规定。

第二，以所解决的技术问题作为出发点，去判定技术方案能否解决其所声称的技术问题，即使存在一部分缺陷或者不能完美解决技术问题或者技术效果不突出，也不能因此而认定不符合专利法第26条3款。

以本案为例，申请文件中记载的所要解决的技术问题是雨水积压在黑膜上导致黑膜出现塌陷导致黑膜局部气压过高以及沼气排出不畅，虽然本申请的技术方案中在第一防渗膜与第二防渗膜之间鼓风机注入的空气确实也会对第一防渗膜构成一定的压力，然而所注入的空气也会将第二防渗膜支撑起，被支撑起的第二防渗膜则会将雨雪所施加的压力进行分散，那么与之存在一定间距的第一防渗膜就不会被下压凹陷，这一结构能够解决黑膜局部气压过高及沼气排出不畅的技术问题。在两层防渗膜之间鼓入空气，对第一防渗膜所产生的压力是在整个面上所施加的，即使会对第一防渗膜产生一定的压力，但是由于两层防渗膜之间是存在一定的高度差距的，这种整个面上的压力与雨雪积压部分塌陷所产生的影响是不同的，至少雨雪积压部分塌陷对会沼气的排出及局部气压产生不利影响，而本申请所采用的结构并不会产生上述不利影响。因此，本申请的技术方案是解决其所声称的技术问题的。。

第三，申请文件中存在不能实现的部件导致相应的功能不能实现时，如果申请人未对其请求保护，则不适用专利法第26条3款，但前提条件是该不能实现的部件对整个技术方案而言不是解决其技术问题所不可缺少的部件。

以本案为例，物位计并非是解决“黑膜出现塌陷导致黑膜局部气压过高以及沼气排出不畅”这一问题所必不可少的部件，那么申请人在复审阶段删除了权利要求及说明书中涉及物位计的技术方案，尤其是在权利要求中物位计的内容是记载在从属权利要求中，且删除后也不涉及修改超范围的问题，那么上述删除是克服了通知书中的这一缺陷，因而就不再适用上述法条。虽然专利法第26条3款要求说明书应当充分公开其技术方案，以此换取专利的排他保护特权，然而对于说明书中的一部分内容，申请人并没有进行保护，那么申请人也就没有义务进行充分公开，在进行相应审查时，也不适宜以此为理由进行驳回。

3 结语

由本文中所举例的案例可知，在实际审查中，同一个案件同一个法条也会出现案件不同走向的问题，主要的原因就在于对“本领域技术人员”的技术水平认知不一致。专利法第26条3款要求说明书应当清楚、完整、以本领域技术人员能够实现为准，显然这一法条就是以“本领域技术人员”作为判断主体而制定的标准，在审查时需要明确判断主体也即本领域技术人员应当具备的认知水平与能力，这也是保证在审查时前审与复审能够在“说明书应当清楚完整”问题上获得一致结论的前提条件，如果这一点无法确定与统一，显然涉及该法条或者其他相关法条的审查也难以达到客观一致的水平。

在申请文件的撰写方面，应当注意凡是与理解和实施发明或者实用新型有关，且所属领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一得到的内容，均应当在说明书中作出清楚、明确的描述。具体而言，应当结合背景技术写明本申请所要解决的技术问题，进而围绕该技术问题，清楚完整地说明解决该技术问题相关的技术手段。

本文以实际审查中的一个案例为例，通过复审阶段的审查，分析前后审过程中存在的不一致，例如对本领域的公知常识掌握程度、对技术问题的理解深度以及对法条的适用恰当程度，以期在专利审查过程中提高对“本领域技术人员”认知能力的准确把握。以上内容希望能够为业内人士在专利申请文件的撰写和审查方面提供一些借鉴，受作者水平所限，本文并未涵盖对于“本领域技术人员”水平及专利法第26条第3款理解的所有方面。文中观点仅代表作者个人学术观点，由于个人能力有限，观点可能存在不准确的地方，欢迎各位读者批评指正。

参考文献：

[1] 中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].北京：知识产权出版社，2010.

[2] 刘志会，雷春海.实用新型专利申请问答[M].北京：知识产权出版社，2013.