实用新型创造性的探讨——由一件无效案例引发的思考

2020-07-04李晶晶杜骁勇

科技与创新 2020年12期

李晶晶，杜骁勇

李晶晶，杜骁勇

（国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160）

由一件无效案例引发了对实用新型创造性标准如何把握的思考，从技术领域、最接近的现有技术、技术启示三方面对实用新型创造性的判断方法进行了探讨，阐述了对于实用新型专利在进行创造性评判时所涉及的现有技术的领域以及对于相近或相关技术领域的现有技术的考量，为实用新型的创造性评判提供参考。

实用新型创造性标准；技术领域；电路模块；电子阀门

1 引言

《专利法》第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。从创造性的法条中不难看出，实用新型的创造性比发明的创造性少了“突出的”和“显著”的要求，实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准[1]。

近些年，以实用新型专利不具备创造性提出的无效案件数量不断增加，如何对实用新型的创造性进行准确评判，客观把握实用新型创造性的评判标准是业内一直关注的焦点之一。

接下来，笔者通过一件无效案例来探讨实用新型创造性的判断方法。

2 案例介绍

复审无效案例[2]涉及申请号为201320826793.3的实用新型专利，权利要求如下。

充电器租售机的特征在于包括机柜1，机柜1上设有1个以上的充电模块保管仓11，在充电模块保管仓11中存放有移动充电模块2；在机柜1上还设有支付管理模块、主控电路模块、电子阀门模块及电源模块。

支付管理模块识别管理用户支付的费用，并连接主控电路模块，向主控电路模块提供检测识别信号；主控电路模块管理控制电子阀门模块；电子阀门模块控制充电模块保管仓的开启，以及向主控电路模块提供移动充电模块是否放回充电模块保管仓的存放检测信号；电源模块，用于为支付管理模块、主控电路模块和电子阀门模块供电，同时为移动充电模块充电。

根据权利要求2所述的充电器租售机，其特征在于，所述的硬币识别模块包括有硬币尺寸检测单元和检测硬币重量的压力传感器单元。

本实用新型专利的相关附图如图1所示。

图1 充电器租售机

证据1（CN 203151138U）公开了一种电池充电机柜，相关附图如图2所示。

图2 电池充电机柜

证据3（US 2011/0258251A1）公开了一种便携电源发布系统，相关附图如图3所示。

证据6（CN 201489594U）公开了一种公交车硬币检伪装置。

针对本实用新型专利（下称“本专利”），请求人与专利权人之间的主要争议焦点在于：①本专利涉及对手机、数码设备充电服务的租售机，证据1涉及电动车电池的充电柜，本专利与证据1的所属技术领域是否不同；②证据1和证据

3是否存在结合启示；③证据6涉及用于公交车的硬币检伪装置，是否能够用于结合评述权利要求5的技术方案。

图3 便携电源发布系统

之后，国家知识产权局作出无效宣告决定（下称第36684号决定），认为本专利权利要求1保护一种给手机或数码设备充电的充电器（移动充电模块）的租售机，证据1公开一种对电动车或电动小车的电池提供充换电服务及收费的电池充电机柜，证据1的电池充电机柜的整体架构与本专利权利要求1中租售机的整体架构基本相同，均包括机柜、一个以上的充电模块保管仓、支付管理模块、主控电路模块、电子阀门模块及电源模块。本专利权利要求1与证据1的区别在于：请求保护的主题不同，本专利权利要求1请求保护的是充电器租售机，其中相应存放的是移动充电模块，可以对移动充电模块进行租售；而证据1中公开的是电池充换电机柜，其中相应存放的是电池，电池可以进行交换。

由此可以确定权利要求1实际要解决的问题是：用户可以取走移动充电模块为手机、数码设备充电或供电，使用后还可归还（租模式），从而灵活、方便地对手机、数码设备充电或供电。证据3公开了一种便携电源发布系统，其中，公开了一种移动充电模块（例如电源站1310）的付费租借系统，可以租借并取走移动充电模块为便携电子设备供电或充电，使用后可归还，从而能够灵活、方便地对便携电子设备供电或充电。因此，证据3中给出了对移动充电模块进行租借的启示，在证据3给出的启示的基础上，本领域技术人员很容易想到可以对证据1中的电池充换电机柜进行改造，在其中存放移动充电模块，从而实现对移动充电模块的租借，至于售卖则是在租借的基础上易于实现的常见的商业模式，对整体技术方案并未作出技术上的贡献。因此，本专利权利要求1相对于证据1和证据3的结合不具备创造性。

对于争议焦点1，合议组认为：移动充电模块实质上是可充电电池加上电源管理功能模块而构成的组件，无论是电动车电池还是移动充电模块都是一种可再充电的、能够给其他设备供电的电源组件，从可充电电池的领域来看证据1和本专利至少属于相近的技术领域。

对于争议焦点2，合议组认为：证据3的电源站可被取走给便携电子设备充电，其功能与本专利的移动充电模块完全相同，尽管证据3具体租借的过程和整体架构与本专利存在区别，但证据3已明确给出了可以租借移动充电模块的启示，在证据1公开的对可充电电池换电使用的机柜的整体架构的基础上，本领域技术人员容易想到也可以使用该机柜来租借移动充电模块。

对于争议焦点3，合议组认为：权利要求5的附加技术特征被证据6公开，因此权利要求5不具备创造性。

3 案例浅析

笔者将从本案例所涉及的技术领域、最接近的现有技术、技术启示三个方面对实用新型创造性判断进行探讨。

3.1 技术领域

现有技术的所属技术领域是实用新型创造性判断需要重点考察的方面之一。因此，首先分析本专利、证据1、证据3以及证据6所涉及的技术领域。

《审查指南》规定了“发明或者实用新型的技术领域应当是要求保护的发明或者实用新型技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是发明或者实用新型本身。该具体的技术领域往往与发明或者实用新型在国际专利分类表中可能分入的最低位置有关”，“所属技术领域是根据权利要求书中限定的内容来确定的，特别是根据明确指出的那些特定的功能和用途以及相应的具体实施例来确定的。审查员确定的表示发明信息的分类号，就是申请的主题所属的技术领域”[1]。从《审查指南》给出的信息中可以看出，在确定一件专利所属的技术领域时，可以参考本专利的分类号信息以及根据权利要求所限定的内容，结合技术方案所实现的特定的功能和用途来进行考虑。

具体到本案，本专利的分类号为G07F17/00：用于出租物品的投币式设备，投币式器具或设施。该分类下并没有与本专利技术主题相对应的小组位置，再进一步结合本专利的技术方案，可以确定其技术领域涉及一种用于移动充电器的充电、租售设备。

证据1的分类号为H02J 7/00：用于电池组的充电或去极化或用于由电池组向负载供电的装置，该分类信息较为准确地表达了证据1的技术主题，结合证据1的技术方案，可以确定其技术领域涉及一种用于电池组的可收费充电机。因此，本专利与证据1所应用的对象不同，不属于相同的技术领域。最高人民法院在（2011）知行字第19 号行政裁定书中对相近技术领域进行了解释，相近的技术领域一般指与实用新型专利产品功能以及具体用途相近的领域[3]，本专利保护的产品与证据1的产品仅在应用对象上有所差别，一个用于对移动充电器进行充电和租售，一个用于对电池组进行充电和收费。因此，可以确定证据1与本专利属于相近的技术领域。

证据3的分类号为H02J 7/00：用于电池组的充电或去极化或用于由电池组向负载供电的装置，该分类信息相比证据3的技术主题较为上位，证据3公开了一种移动充电模块（例如电源站1310）的付费租借系统，可以租借并取走移动充电模块为便携电子设备供电或充电，使用后可归还，从而能够灵活、方便地对便携电子设备供电或充电。因此，结合其技术方案所实现的功能和用途，可以确定其具体的技术领域为一种用于移动充电器的充电、租售设备，其与本专利属于相同的技术领域。

证据6公开了一种公交车硬币检伪装置，结合分类号信息以及其技术主题，很容易就能判断出其与本申请既不属于相同的技术领域，也不属于相近的技术领域。则其是否属于相关技术领域呢？最高人民法院在行政裁定书中指出：相关的技术领域一般指实用新型专利与最接近的现有技术的区别技术特征所应用的功能领域[3]。权利要求5的附加技术特征所应用的领域为硬币识别领域，而证据6涉及的也是硬币识别领域。因此，证据6的技术领域即为本专利的相关技术领域。

3.2 最接近现有技术

《审查指南》中指出：最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础[1]。在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。而对于实用新型专利创造性的判断，由于实用新型专利创造性的标准低于发明专利创造性的标准。因此，一般首先关注其所属的技术领域，即相同的技术领域。本无效案例以证据1为最接近的现有技术，并且在决定中指出证据1所属技术领域为本专利的相近技术领域。在判断实用新型创造性时，对于最接近现有技术的选择，只要现有技术中所公开的产品能够实现相同的功能，且公开了较多的技术特征，则也应该考虑其相近的技术领域的现有技术。

3.3 技术启示

《审查指南》中指出：对于实用新型专利而言，一般着重于考虑该实用新型专利所属的技术领域。但是现有技术中给出明确的启示，例如现有技术中有明确的记载，促使本领域的技术人员到相近或者相关的技术领域寻找有关技术手段的，可以考虑其相近或者相关的技术领域[1]。在采用“三步法”判断实用新型专利创造性时，第三步判断要求保护的技术方案对本领域的技术人员来说是否显而易见，该步骤就是要确定现有技术是否给出了将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的技术启示。对于发明专利而言，在寻找解决其存在的技术问题的区别技术特征时，应该考虑所有技术领域的现有技术，即本领域技术人员可以在除了相同或相近的技术领域之外的其他技术领域中，寻找解决其存在的技术问题的技术手段。而对于实用新型专利而言，在寻找解决其存在的技术问题的技术手段时，需要考虑相同、相近、相关的技术领域，缩小了实用新型在创造性判断时所需要考虑的技术领域的范围。

具体到本专利，证据3与本专利属于相同的技术领域，其公开了本专利与证据1的区别技术特征，给出了对移动充电模块进行租售的技术启示，由于其与本专利属于相同的技术领域，因此，将其结合到证据1中得到本专利的技术方案，对于本领域技术人员来说是显而易见的。

证据6的技术领域为本专利的相关技术领域，创造性评判时，在相同技术领域没有寻找到解决其存在的技术问题的技术手段时，需要进一步扩展技术领域，考虑产品的功能和具体用途类似的技术领域，以及技术手段的功能所在的技术领域。由于《审查指南》规定了在相近或相关技术领域中寻找技术手段时，需要具有明确的技术启示，因此，对比文件应当给予本领域技术人员更加明确的引导，使得本领域技术人员能够更加容易得到本专利的技术方案。对于明确的技术启示，一般要求该区别技术特征在相近或相关技术领域的对比文件中被公开或直接、毫无疑义地确定，且具有相同的功能，当其被用于最接近的现有技术时不存在技术障碍。如果被相近或相关技术领域现有技术公开的技术手段用于最接近现有技术时，还需要对该技术手段进行进一步改进才能结合到最接近的现有技术得到本专利，则需要谨慎考虑现有技术是否给出了明确的技术启示。因此，笔者认为在相近或相关的技术领域中寻找解决技术问题的技术手段时，一般不需要对技术手段进行进一步概括或扩展之后再检索。