专利申请文件满足公开充分要求的相关思考

徐菲 甄婉璐

摘要：本文分析了专利法第26条第3款的立法宗旨，考察了其在审查实践中的适用现状及其利弊，从立法宗旨出发研究了实审过程中涉及充分公开的相关审查意见的合理性，总结了在实审过程中适用专利法第26条第3款的时机，提出了对涉及公开不充分瑕疵的发明专利申请的处理建议。

关键词：第26条第3款;充分公开;立法宗旨;补交证据

中图分类号：G306文献标识码：A 文章编号：1003-5168（2020）33-0056-04

1 引言

在目前的审查实践中，专利法第26条第3款（以下简称法26条3款）被使用的频率较高，相当一部分申请人、代理人和审查员对该法条的适用条件和尺度把握感到困惑。不同的发明专利申请具体案情千差万别，而专利法和审查指南只是对其做了相对较为上位和概括性的说明，缺乏明确和具体的判断标准。因此，本文从该法律条款的立法宗旨出发，试图分析并阐明其立法本意、所约束的范围以及对申请人答复的处理。

2 法26条3款的立法宗旨

就法第26条第3款而言，其立法宗旨至少体现了三层含义。一是公开换保护，申请人必须向社会公众充分公开其发明的技术方案，这是其获得专利权的前提条件和必要基础;二是付出与收益平衡，通过授予专利权使得申请人獲得的潜在收益的范围与申请人通过公开专利技术而产生的对公共利益的贡献相匹配;三是通过向公众公开发明的技术方案实现科学技术知识的传播，将每个发明人的研究成果转换为人类知识宝库的一部分。

而如果将整部专利法做为一个整体来看，专利法第1条也开宗明义的指出，其立法宗旨是为了鼓励发明创造，促进科学技术和经济社会发展。脱离这一立法宗旨孤立地去理解专利法律条款，则有可能失之偏颇，会导致法律条款被机械或者片面地执行。在审查实践中判断一件专利申请是否应该收到公开不充分的质疑，应该从专利法的立法宗旨出发，考量审查意见是否能够体现专利法的立法宗旨。

3 审查实践中法26条3款的适用现状

3.1 审查意见中涉及法26条3款的频次较高

统计结果表明，在发明专利实质审查中使用法26条3款的情况较为突出。以化学领域高分子发明为例，选取一段连续时间内的800余件结案案件为样本，其中涉及公开不充分的案件约占案件总量的6.3%。虽然这个比例给人直观感受并不高，其绝对值低于其他如新颖性、创造性和不支持条款出现的频率，但是在使用公开不充分法条时，案件的授权比例明显低于其他条款，仅为25%左右，可见涉及公开不充分的审查意见对申请人杀伤力较大。另一方面，在涉及公开不充分缺陷的案件中，国内申请约占87%，国外申请仅占13%，国内申请的比例明显高于国外申请。而国内申请涉及公开不充分的案件的授权率仅为24.4%，也低于国外申请的授权率。

3.2 一旦被质疑充分公开则几乎无回旋余地

除了涉及充分公开的审查意见出现频次偏高之外，对于受到公开不充分质疑的专利申请通常也很难通过修改或意见陈述克服缺陷。根据专利法第33条的规定，申请人对说明书的修改有着严格的限制，不能超出原申请文件公开的范围，不能引入超出原申请文件的新的技术信息。申请人一旦受到公开不充分的质疑，就需要通过补充新的技术信息来克服缺陷，通过补充新的技术信息使得原本不清楚和不完整的技术方案变得清楚、完整。但是对公开不充分的缺陷的修补和修改不能超范围的要求是一对矛盾，补充新的技术信息必然会超出元申请文件记载的范围，使得申请人面对公开不充分的质疑左右为难。

3.3 补交证据通常于事无补

此外，申请人通过补交证据的方式来克服公开不充分的缺陷也非常困难。常见证据有三类：一类是申请日前的公开出版物;一类是申请日后的公开出版物;第三类是试验数据。对于申请日前的公开出版物，虽然审查员接受起来相对容易，但是由于具备新颖性和创造性的发明本身就难以在现有技术中检索到证据，实际上和发明点相关的缺陷也不大可能通过提高申请日前公开出版物证据而克服公开不充分的缺陷。只有当说明书撰写本身并无任何问题的情况下，仅仅由于审查员个人认知问题而导致对个别术语或技术理解不准确，申请人通过提交申请日前的出版物帮助审查员了解现有技术并获得正确的认知，此时才有可能通过提交申请日前的出版物克服缺陷。对于申请日后的公开出版物和试验数据，审查员多数情况下不予接受。

4 涉及充分公开的审查意见与立法宗旨的辩证关系

4.1 实审阶段过多使用法26条3款不利于鼓励发明创造

说明书出现公开不充分的原因有两类：一类是由于申请人撰写水平和认识能力导致的，是无心之失;另一类是出于申请人维护自己利益的考虑，隐去了某些技术特征，是事出有因，也是在民法框架下当事人趋利避害的本能选择。

中国专利发展历程有两个明显的特点：一是起步较晚，发展时间较短，至今不过短短30年;二是专利申请量的变化并非平缓增长，而是近10年特别是近5年的专利申请占了多数。这意味着整个申请人和代理人队伍相对较为年轻，申请文件的撰写水平尚有待提高。申请人在撰写申请文件时常常沿用撰写科技论文或者研究报告的思维方式，很容易想当然的将自己熟知的知识无条件认定为为本领域的技术人员都应该知道或者不自觉地以为某一步骤的操作是本领域的技术人员都应该知道的，这会导致在说明书中有意或无意漏掉了很多本领域技术人员不能从现有技术中直接、唯一地获得的技术信息[1]。对于一些经验较为丰富、已经有意识地通过撰写技巧来维护自己利益的申请人，则朝着另外一个方向走去。有时候会有意隐去与核心发明点相关的某些技术特征，甚至有时候会隐去最能体现发明核心构思的最佳实施例，有时候会模糊处理发明配方中某种关键成份，从而尽最大可能维护自己利益。

对于说明书中出现的上述瑕疵，如果过多使用法26条3款，质疑说明书公开不充分，虽然没有违背审查指南的规定，具有一定的相对合理性，但是却背离了专利法鼓励发明创造的初衷，并带来一些负面影响。第一，打击申请人从事发明创造的积极性。发明专利实审的核心和主线是包括新颖性、创造性在内的三性审查。如果放弃三性审查这条主线，频繁采用非实质性条款，会使得申请人认为自己的劳动成果没有受到认真的对待和尊重，申请专利意愿降低。第二，伤害申请人感情。很多科研工作者穷其一生之精力，致力于研究一项技术，背后付出的牺牲非常人所能想象，其对自己科研成果的珍如生命的感情也非常人所能理解。如果我们过多提出公开不充分的审查结论，对申请人的劳动成果彻底否定，并且明确指出不具备授权前景，很多申请人难以接受。这样做出的审查意见也许合理合法，但是多少有些不合情。第三，不利于维护审查员和专利局的良好形象。机械教条地执行法律条款，对发明缺乏尊重，误解、曲解发明，为获取个人利益而损害国家和申请人利益等等做法均属于缺乏善意、缺少诚信的审查行为，都是职业道德缺失的表现。第四，对国内申请人尤其是中小企业打击严重。根据前述统计数据可知，法26条3款的审查意见主要指向国内申请人，事实上造成同一个条款对不同申请人的区别对待。国内中小企业在生存环境、创新能力、研发投入上本来就对跨国公司处于劣势，如果再在专利审查过程中通过使用某个法律条款进行指向性较为明确的进一步压力，会违背公平竞争的原则。国家知识产权局也明确要求对小微企业创新成果要支持其在国内外尽快获得授权。中国的专利制度对扶持本国中小企业成长过程中应起到良性作用，散发正能量，即使无法做到雪中送炭，但底线是不能雪上加霜。

4.2 不接受申请人修改陈述不利于维护其合法权益

审查员提出公开不充分的审查意见之后，申请人通常都会提交意见陈述进行解释和说明。如果说明书本来是非常清楚和完整的，只是由于审查员认识水平的局限性导致没有充分理解发明，那么申请人通过意见陈述帮助审查员进一步理解发明，这种陈述毫无疑义是应该接受的。但在审查实践中出现更多的情况是，说明书撰写确实存在瑕疵，申请人的意见陈述既是为了帮助审查员进行理解，同时也是为了对说明书中的瑕疵进行修补和完善。

究竟应该如何看待申请人的意见陈述呢？首先，申请人的陈述有助于将其发明构思清晰化和明确化，提高发明专利整体质量。由于中国专利制度实行先申请制，明显不同于美国的先发明制，专利申请提交时间非常重要。更不能回避中国学术界确实存在的一些剽窃和抄袭行为对科研人员造成了很大精神压力，商业领域不正当竞争也相当严重，担心自己的科研成果被他人抢先申请专利成为普遍情绪。所以，一项研究获得初步成功之后，尽快申请专利从而确保自己的时间、金钱、感情投入不会付诸东流，这对申请人非常重要。如果一定要等到申请人将其发明进行深入的、全面的、系统的研究，确保其没有任何瑕疵甚至是完成了产业应用之后再来申请专利，既是不合理的，也是不现实的，更不利于维护申请人合法权益。

其次，申请人的陈述并不会导致公众利益受损或者申请人额外获得超额的不合理收益，因为根据禁止返回原则，申请人在实审、复审和无效程序中所作的书面陈述都会构成对其保护范围进一步限定，在侵权诉讼中会对申请人的权利主张构成束缚。最后，对申请人的修改和陈述如果不接受事实上也不利于科学技术的传播。发明专利申请文件既是法律文书，也是科技文献，说明书一经公开，就构成了人类科学知识的一部分。如果说明书中存在瑕疵，又不允许申请人通过修改和陈述的方式将其克服，将会影响专利文献的整体质量，不利于科学技术传播。

因此，接受申请人合理的意见陈述有利于贯彻专利法的立法宗旨。特别是那些相对于现有技术具备新颖性和创造性的技术方案，公开不充分的缺陷应该是可以弥补的，应该容许申请人通过意见陈述或者修改来克服相关缺陷[2]。

4.3 不接受补交证据有违公平原则

在涉及法26条3款的审查实践中，补交证据不予接受最为申请人和代理人所不能理解。专利审查既是行政执法行为，也具有准诉讼的明显特点，审查员和申请人都会大量的举证和质证行为。专利审查应当体现法律思维，而法律思维的一个明显特点就是对证据的重视，脱离证据的专利审查意见实际上是一种武断的主观臆断[3]。举证既是申请人面对公开不充分质疑时的义务和责任，同时也是其基本的权力和利益。排除证据不合法或者不符合相关程序之外，不应一概予以拒绝。通常情况下应该予以接受，进而考量其是否能够支撑申请人的观点和诉求。

对补交证据一概拒绝明显有失公平。审查员和申请人都具有举证的权利也都负有举证的义务。在审查实践中，如果審查员发现有申请日后公开的书面材料中发现有能够用于表明发明所依据的推理或者事实是不成立的或者是错误的证据，那么，审查员可以说明这些证据并提出公开不充分的意见[4]。既然审查员可以使用申请日后的证据来佐证其观点，那么相应地，申请人也应当有权使用申请日后地证据来捍卫其权益。对于申请人补交实施例的行为，虽然因为受专利法第33条的限制不应当将其补入说明书内容之中，但是补交的实施例做为一份证据来支持申请人的某个观点并无不妥之处。从专利权的本质剖析，专利权的客体是技术方案，本质上是一种抽象的智力成果，因此，在申请发明时允许该发明是未经实施的[5]。发明既可以是已产业应用的技术，也可以是技术构思。如果本领域技术人员对该技术构思的可行性持有怀疑，则只能通过申请日之后提交的实施例或效果数据来证明技术构思是否能够实施。从尊重客观现实出发，对发明专利的审查总是在专利申请日之后。而且，如果申请日以后提交的实施例或效果数据与说明书和权利要求中的技术方案吻合，则恰恰印证说明书和权利要求的合理性。

其实，不管是中国专利法还是审查指南，都没有将申请人在申请日时已经完成了发明或者发明在申请日处于已经完成的状态作为法26条3款的一项判断原则[6]。因此，对于申请人补交的实验证据，不应一概拒绝，而应该认真研读、在此基础上结合案情判断说明书是否满足充分公开的要求。

5 实审过程中适用法26条3款的时机把握

由于审查员在对说明书是否充分公开进行判断时通常不引用证据或少引用证据，即使引用文献也仅是为了佐证某一技术特征而非对充分公开与否的客观比对，因此导致其判断主观性明显大于对新颖性和创造性的判断。统计数据表明，实审和复审前后审级对充分公开的理论认识不一致，审查中采用的审查标准和判断过程不同，审查结论差异较大。因此，在实审过程中将大量的审查资源消耗到不同审级之间分歧较大的说明书撰写问题上是否合理是有待商榷的。而国家知识产权局也要求知识产权领域各项改革应进一步深化，着力推动简政放权和政府职能转变。根据中央简政放权的指导思想，具体体现在专利审查工作中，可审可不审的条款即不应审、各审级之间结论差异较大且无合理原因的条款即不应审、容易引起申请人和审查员之间对立矛盾的条款即不应审。

因此，审查员在实审过程中应该审慎地使用法26条3款进行审查。具体来说，第一，如果说明书仅给出了任务或设想，或者只表达了一种愿望或结果，而未给出人为核使得所属技术领域的技术人员能够实施的技术手段，那么当然应当质疑说明书没有满足充分公开的要求。而且这种情况下也不可能允许申请人通过修改申请文件、意见陈述或者补交证据来克服其缺陷，因为其并没有对现有技术做出贡献，授予专利权违背了专利法的立法宗旨。第二，如果说明书中给了技术手段，但是技术手段存在模糊不清楚的瑕疵，审查员不必要发出说明书公开不充分的审查意见，而是应当通过检索来提高对发明的认识，把握发明构思和发明实质，对发明进行三性评判。第三，如果说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验效果数据，审查员通常不需要对说明书质疑其是否公开充分，而应当把握三性评判的主线，对技术方案进行新颖性和创造性的检索与审查。实际上，说明书中实验效果数据的缺失已经导致申请人在收到创造性质疑时减弱为自己辩护的力度，因此并无必要再对其进行公开不充分的质疑。如果审查员已经对无实验效果数据的发明发出了涉及法26条3款的审查意见并且申请人也提交了有效的实施例或者实验效果数据，那么审查员应当接受申请人的证据，并进一步进行新颖性和创造性的审查，而不应当在拒绝了申请人的证据之后做出驳回决定，因为技术效果相对于现有技术的好坏并不是公开不充分的判断标准[7]。从民法原则与精神考量，对于不具备经济价值的发明，无论是否满足说明书充分公开的要求，授予专利权都不会对公众利益造成影响;对于具备经济价值的发明，充分公开的问题也不会造成任何社会问题，因为利益相关方可以提起无效的方式来解决这一问题。

6 结论及建议

总之，对专利法第26条第3款的适用，应当紧紧围绕专利法的立法宗旨，对每一件申请都认真思考自己的审查意见是否能够起到鼓励发明创造、促进科学技术进步的作用，认真思考自己的审查意见是否能够保护申请人的合法权益、是否维护了社会公平。特别是当遇到疑难案例的时候，更应当重新回到专利法的立法宗旨，从贯彻专利法的立法宗旨出发，并带着最大的善意帮助自己做出正确的判断。根据以上分析，现行《专利审查指南》中第二部分第二章第2.1.3节中关于公开不充分的五种例举性说明已经不能更好地指导审查实践，建议将其删除或者对其进行适当调整。

参考文献：

[1] 李小童，郑君，姚云.三个实际案例探讨公开充分的审查标准和申请人的答复技巧[C].2011年中华全国专利代理人协会年会第二届知识产权论坛论文选编：140-148.

[2] 魏征.充分公开在专利无效宣告程序中的理解和适用[J].中国专利与商标，2005（03）：39-44.

[3] 李新芝.论法律思维及其在专利审查中的运用[J].审查业务通讯，2005（03）：30-34.

[4] 王静.论发明专利申请的充分公开[D].北京：中国政法大学，2011：42-43.

[5] 刘稚.有关补充实施例及效果数据的问题[J].中国专利与商标，2001（04）：33-37.

[6] 李越，温丽萍.中美欧与专利公开的法定要求的比较与借鉴[J].中国发明与专利，2013（02）.

[7] 孙平，马励.从一个案例看公开充分实用性和创造性的适用[J].中国发明与专利，2013（03）.