化学领域审查意见通知书的撰写

原浩杰

国家知识产权局专利局专利审查协作江苏中心，江苏 苏州 215000

根据我国专利法第三十五条的规定，发明专利申请需要进行实质审查。实质审查阶段，审查员将审查意见通知申请人，申请人针对给出的意见进行答辩，从而最终决定该申请是否可以授权。在这一过程中，审查意见通知书是承载审查意见最重要的形式，撰写水平直接影响到审查员与申请人之间的沟通效果。

经过长期的审查实践，虽然审查意见通知书在一定程度上已经成为一种具有固定格式的法律文书，但是针对不同审查领域的特点，出于改善沟通效果目的，笔者认为仍然有必要对审查意见通知书的撰写进行研究和改进。

一、化学领域专利申请的特点

一般将发明专利申请划分为机械、电学和化学共三大领域。在现有技术的基础上，机械和电学领域的技术方案容易判断能否实施以及实施之后的技术效果。然而，化学属于典型的实验学科，发明能否实施以及实施之后具体技术效果如何通常难以预先知晓，必须通过实验加以验证才能得到确认。在这一过程中，申请文件中记载的实验结果能否被认可，以及权利要求请求保护范围内所有的技术方案是否均能够获得该技术效果，往往在审查员和申请人之间存在分歧。化学领域申请的技术效果与技术方案是否显而易见密切相关，甚至《专利审查指南(2010)》还规定了，当发明产生了意料不到的技术效果时，该发明具备创造性。因此，技术效果的认定成为化学领域申请在实质审查阶段事实认定的重点之一。

二、化学领域审查意见通知书的撰写思路

审查意见通知书的撰写，是根据专利法相关条款指出申请文件不符合授权条件的过程，本质上属于法律适用的过程。法律适用遵循寻找大前提、小前提和得出结论的三段论推理过程，审查意见通知书涉及专利法具体条款的说理同样应当遵循上述推理过程。

作为大前提的专利法相关条款属于专利从业人员应当掌握的内容，也是申请人易于查询得到的，在审查意见通知书中通常略去不写。结论部分是大前提适用于小前提而推导得出的结果，是审查意见通知书中必须明确指出的内容。而对于作为小前提的案件事实，目前通常的撰写方式是仅指出现有技术公开的事实，而对于涉及本申请的事实认定，特别是涉及技术效果的事实认定，却并不体现。这样撰写的通知书往往给申请人造成一定的困惑，难以明晰审查员是否注意到申请文件中的技术效果，亦或是注意到了该技术效果但不认可的具体理由究竟为何，从而使申请人难以对此给出针对性答复，影响了沟通效果。

化学领域申请对技术效果具有特别的依赖性，如果审查员对于申请文件中记载的技术效果不能认可，或者虽然认可具体实施方式中的技术效果，但不能认可权利要求请求保护的范围内所有技术方案均能够获得相同或类似的技术效果，此时涉及技术效果认定的问题将成为决定案件走向或保护范围的关键因素，应当在审查意见通知书中给出明确的倾向性认定结论并进行说理。具体到撰写思路上，大前提专利法相关条款仍然可以略去不写，小前提案件事实部分应当先对申请的技术效果进行认定并给出具体理由，之后再撰写现有技术公开的案件事实，经过将专利法相关条款应用于具体案件事实中的推导过程，最后得出结论。

三、撰写实例

创造性条款是审查实践中核心条款之一，下面以创造性评述为例，具体阐述涉及化学领域审查意见通知书撰写的实例。

(一)案例1

该案权利要求1请求保护含有肉苁蓉蛤蟆油的化妆品，其特征在于，以肉苁蓉与蛤蟆油作为皮肤护理活性物。

从属权利要求中记载了所述肉苁蓉经提取或发酵后，进行超临界二氧化碳萃取，获得的肉苁蓉萃取物与蛤蟆油混合。说明书具体实施方式部分记载的超临界二氧化钛萃取条件为：萃取压力是30MPa，萃取温度为30℃。说明书其他部分还记载了，超临界二氧化碳萃取温度为15-50℃，更进一步地，所述温度为20℃、25℃、30℃、35℃、40℃或45℃等。实验结果方面，记载了包含上述萃取物护肤组合物的抗氧化和抗衰老实验数据。

审查员经过检索发现，二氧化碳的临界温度为31.06℃，低于该温度无法获得超临界流体，因此该实验数据的可信度存疑，说明书中记载的实验结果难以认可，该申请的技术效果仅能够认定为由所含各组分已知功效简单叠加而获得的一般性技术效果。

该案例属于对于申请文件中记载的技术效果不能认可的情况。对于这种情况，涉及权利要求1的创造性可以如下评述。

权利要求1请求保护一种含有肉苁蓉蛤蟆油的化妆品。对于说明书试验例中记载的抗氧化和抗衰老测试结果，其所采用的样品中包含了肉苁蓉萃取物，该萃取物通过超临界二氧化碳流体进行萃取，记载的萃取温度为30℃，但是本领域公知，超临界流体是指温度和压力处于临界温度和临界压力以上的流体，二氧化碳的临界温度为31.06℃，临界压力为7.39MPa，当温度低于该临界温度时即使提高压力也无法获得超临界二氧化碳流体，30℃低于二氧化碳的临界温度，因此无法实现超临界二氧化碳萃取，导致说明书记载的实验结果可信度存疑。权利要求1所述化妆品的技术效果应当确定为根据现有技术能够合理预期的一般性技术效果。

对比文件1公开了一种含有肉苁蓉或其衍生物和化妆品可接受的赋形剂的化妆品组合物，以肉苁蓉作为皮肤护理活性物。权利要求1的技术方案与对比文件2上述内容相比，区别在于还含有蛤蟆油。因此，权利要求1实际解决的技术问题是：如何一般性提高化妆品的抗衰老功效。对于上述区别，对比文件2公开了一种美容护肤膏，其中含有蛤蟆油，还公开了蛤蟆油有抗衰老之功，给出在化妆品中加入蛤蟆油发挥抗衰老功效的技术启示。在上述内容的基础上，出于一般性提高化妆品抗衰老功效的目的，本领域技术人员有动机还加入蛤蟆油。

因此，权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

(二)案例2

该案权利要求1请求保护一种具有抗炎作用的组合物，其特征在于，所述组合物的活性成分由以下重量百分比的原料制备而成：

毛樱桃干品 40%-60%

蛹虫草干品 60%-40%。

说明书中记载了经过乙酸乙酯萃取的毛樱桃和蛹虫草提取物的抗炎效果，并以两种原来单独使用和采用石油醚萃取的提取进行了对照。

根据说明书中记载的实验结果，已经清楚表明提取过程中的萃取方法对提取物的技术效果存在影响，在权利要求1并未限定相关提取方法的基础上，难以认定涵盖的所有技术方案均能够获得与记载的实验结果相同或类似的技术效果。

该案例属于虽然认可具体实施方式中的技术效果，但不能认可权利要求请求保护的范围内所有技术方案均能够获得相同或类似的技术效果的情况。对于这种情况，涉及权利要求1的创造性可以如下评述。

权利要求1请求保护一种具有抗炎作用的组合物。由说明书表1中的实验结果可知，本申请仅验证了提取后先石油醚萃取再乙酸乙酯萃取这一特定提取方法所得毛樱桃和蛹虫草提取物的组合具有协同的抗炎效果，基于此难以预期在不限定上述提取方法的基础上，所述组合物仍然能够获得上述技术效果。因此，权利要求1中组合物的技术效果应当认定为由两种组分已知功效简单叠加而获得的一般性抗炎效果。

对比文件1公开了毛樱桃的95%乙醇回流提取的提取物能明显减轻兔耳局部冻伤组织红肿等炎症反应，即公开了以毛樱桃为原料回流提取物制备抗炎的95%乙醇提取物。权利要求1的技术方案与对比文件1上述内容相比，区别在于：还含有蛹虫草，限定了二者的原料形式和重量百分比。因此，权利要求1实际解决的技术问题是：提供一种一般性改善抗炎作用的组合物。对此，对比文件2公开了蛹虫草具有抗炎作用。出于提供一种一般性改善抗炎作用的组合物的目的，本领域技术人员有动机在原料中加入具有抗炎作用的蛹虫草从而提供一种抗炎组合物，并根据实际需要进一步确定原料为干品以及二者重量百分比的合理范围。

因此，权利要求1不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

四、小结

审查意见通知书是审查员与申请人之间就申请文件缺陷进行沟通最主要的方式。化学领域申请由于其本身对于技术效果的依赖性，当审查员不认可说明书中技术效果，或难以认可请求保护的所有技术方案均能够获得与记载的实验结果相同或类似的技术效果时，在审查意见通知书中充分阐述对于本申请技术效果的事实认定，有利于明确争辩焦点，提高沟通效率，从而更加准确、高效地作出审查结论。