实用新型申请中惯用手段的直接置换的认定

杨文燕 杨跃男

摘 要：如何正确把握及认定“惯用手段的直接置换”，是目前实用新型新颖性评述实践过程中的疑难点，本文概述了惯用手段直接置换的含义及具体判断方式，通过具体的案例对其具体应用进行讨论及分析，并论述了其与等同特征的异同，以便在新颖性评述过程中正确认定及应用。

关键词：惯用手段;直接置换;等同特征

中图分类号：G306 文献标识码：A 文章编号：1671-2064（2019）19-0212-03

0 引言

新颖性的立法本意是给予“新”的技术方案一定期限内的专利独占权，按照新颖性审查原则的要求，通常一项权利要求与一篇对比文件进行单独对比，判断两者技术方案是否相同或者实质相同，若满足，則不具有新颖性[1]。然而在新颖性评述过程中存在一种情况，即《专利审查指南2010版》第2部分第3章第3.2.3节有关新颖性审查标准中指出若要求保护的实用新型与对比文件的区别仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则不具备新颖性[2]，例如对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的实用新型仅是采用了螺栓固定的方式来替换对比文件的螺钉固定，则该申请不具备新颖性。然而，专利法及指南并未对“惯用手段直接置换”的含义进行详细的叙述，也未给出其具体判断标准，因此，“惯用手段的直接置换”的判断标准无论在实际操作层面抑或是与申请人的书面交流层面通常会出现分歧[3]。本文将从具体含义及具体判断方式出发，结合具体案例对其如何在新颖性审查中进行相对准确的认定及应用作出分析和说理，同时与侵权判定中的“等同特征”的异同进行对比分析，以期在审查实践中正确合理的认定及应用“惯用手段直接置换”。

1 “惯用手段的直接置换”的含义及具体判断方式

首先，“惯用手段”是指一件申请采用的技术手段和对比文件对应采用的手段均是所属领域技术人员在所属领域中被熟知的、惯常采用的、广泛使用的用来解决相同技术问题的技术手段，惯用手段的认定相比创造性中所使用的公知常识有一定的区别，不能将公知常识与惯用手段直接划等号;其次，“直接置换”是指无需经过推理以及实验等手段直接得到的[1，4]。

新颖性的评述过程中“惯用技术手段的直接置换”需要满足以下条件：（1）对比文件中需要公开与区别对应的技术特征作为置换的基础，当一件申请中的区别，在对比文件中并不存在相对应的技术特征时，一般不能直接置换;（2）当将一件申请中的区别组成的技术手段与对比文件中的技术手段进行置换时，需要满足该技术手段在方案中所发挥的功能相同;（3）进行置换的技术手段应当是所属领域技术人员解决相同的技术问题所熟知的、惯常采用的、广泛使用的技术手段;（4）进行置换后，与该申请中其他特征的连接关系不会发生变化，不会对该申请中其余特征产生影响[5]。

2 惯用手段的直接置换的认定

笔者在本文中主要分为以下三类进行介绍和说理：第一类，对比文件中有置换特征，本申请中某个技术特征a与对比文件中技术特征b进行替换;第二类，对比文件中缺少对应的置换技术特征，本申请中技术手段A+技术特征a与对比文件技术手段A′的替换;第三类，对比文件中有对应的置换技术手段A′，本申请中采用的技术手段A包括多个技术特征abc，多个技术特征abc在对比文件对应的置换技术手段中A′并没有被具体给出，此时将A+a与A′进行直接置换。

对于第一类情况：本申请与对比文件的区别仅在于技术特征a，而对比文件中有对应的技术特征b。对于此类申请，若技术特征a和b均是本领域技术人员在所属领域中被熟知的、惯常采用的、广泛使用的技术特征，技术特征a与b替换后，能够解决相同的技术问题且达到相同的效果，且与方案中的其他特征的连接关系不发生变化，此时可以将两个技术特征进行直接置换。

案例1：一种驱动混凝土搅拌机，包括两侧的托轮机构（4、8），其中一侧的托轮机构8与动力机构连接，其特征在于，与动力机构连接一侧托轮机构8和链条传动机构13连接，链条传动机14与另一侧托轮机构4连接。该搅拌机的结构图如图1所示。

对比文件公开了一种混凝土搅拌机，其动力装置与一侧托轮装置4相连，该侧托轮装置4与皮带传动机构6连接，皮带传动机构9与另一侧托轮装置11连接，两侧托轮装置均有两个通过轴连接的托轮。该搅拌机结构图如图2。

本申请的权利要求与对比文件的区别仅在于链条传动机构代替了皮带传动机构，显然对所属领域的技术人员来说，利用皮带传动或链条传动是解决传动问题所熟知、惯常采用的、广泛应用的手段，这两种传动方式可以相互替换且替换后同样能够解决其技术问题，且与申请中其他技术特征的连接关系不发生变化。因此，两种传动方式可以直接置换。

案例2：一种扳手，含有卡口、扳手体，在扳手的卡口内部一侧扳手体内安装一滑块，…滑块7前侧为圆弧形。该扳手结构图如图3。

对比文件公开了一种楔块式扳手，其中上爪下爪和手柄构成扳手本体（即本申请的扳手体），…，楔块孔内放置圆柱形楔块（即本申请中的滑块）。该扳手结构图如图4。

本申请与对比文件的区别是“滑块前端为圆弧形”，该区别带来的影响是：其滑块在滑动过程中，需要将螺母拧紧进入卡口位置，而本申请中滑块的前端设置为圆弧形，对螺母具有导向作用，有利于螺母进入夹紧位置，因此该区别对技术方案带来实质性影响，本申请能够达到不同的技术效果，且未有证据证明该区别为本领域技术人员所惯常采用的技术手段，因此，本申请中的“前端为圆弧形的滑块”与对比文件的“圆柱形楔块”二者不能直接置换。

第二类情况：本申请方案为技术手段A+技术特征a，对比文件为技术手段A′。

对于此类申请，需谨慎进行直接置换。若一件申请在对比文件的A技术手段的基础上通过增加对本申请技术方案不产生实质性影响的技术特征a来构成与对比文件的差异，且技术特征a是本领域技术人员在所属领域中被熟知的、惯常采用的、广泛使用的技术特征，实现其常规功能，技术特征a的增加对其他技术特征的连接关系也不产生变化，则此时可将本申请中技术手段A+技术特征a组合构成的整体手段与对比文件1的技术手段A′进行直接置换。

案例3：一种防腐蚀的管道，包括：钢管本体（1），位于所述钢管本体（1）外表面设置环氧树脂层;所述环氧树脂层（2）的厚度为210微米。该管道剖面图如图5。

对比文件公开了一种防锈复合管道，其说明书中记载了钢管1的外侧包覆有环氧树脂层2，从而能够防锈耐酸碱盐腐蚀，但对比文件1没有对环氧树脂层的厚度进行明确限定。该管道结构图如图6。

本申请与对比文件的区别在于，本申请明确限定了环氧树脂层的厚度为210微米，而对比文件没有明确公开环氧树脂层的厚度值。但是本申请中并未就环氧树脂层的厚度设置为210微米能够带来不同于现有技术的特定技术效果进行任何说明，且通过检索和了解现有技术可知，本领域在进行管道防腐处理时的环氧树脂层厚度基本都在几十至几百微米不等，常选用200～300微米左右厚度值，可见本申请限定的防腐层厚度值仅是本领域常用的防腐层厚度范围，并没有进行更优的选择设计，也没有产生特定技术效果。因此可以认定本申请限定的具有210微米的厚度值的管道与对比文件中管道的替换属于本领域惯用手段的直接置换。

第三类情况：本申请为技术手段A（abc技术特征构成）+手段B（cde技术特征构成）组成的方案。对比文件1公开了技术手段A′+技术手段B′的技术方案，但是并没有对技术手段A′和技术手段B′的具体技术特征进行描述;对比文件2公开了技术手段A，且A由abc技术特征构成;对比文件3公开了技术手段B，且B由cde技术特征组成。

案例4：一种太阳能充电宝，包括：蓄电池组A、充电宝壳体B、太阳能板，以及太阳能板和外接电源的双供电系统;其中，蓄电池组A结构：由abc技术特征组成的蓄电池组结构;充电宝壳体B：采用def技术特征组成充电宝壳体;双供电系统：采用外接电源、太阳能板、蓄电池组、充放电管理模块等结构组成的技术手段C。

通过检索现有技术得到对比文件1，其公开了双供电系统，特征在于，含有太阳能板、外接电源、充放电管理模块、充电宝盒体、蓄电池组，即完全公开了本申请的技术手段C，但对比文件1中并未公开蓄电池组的具体结构abc技术特征以及充电宝壳体的具体结构def技术特征。然而，现有技术中存在对比文件2，其公开了一种与本申请的蓄电池组结构完全相同的蓄电池组结构，即由技术特征abc组成的蓄电池组，同时还存在另一篇对比文件3，其中公开了一种充电宝壳体结构，与本申请的充电宝壳体结构完全相同，即完全是由技术特征def组成的充电宝壳体。

对于此类申请有两种观点，一：要求保护的方案实际被多篇对比文件共同公开，由于实用新型审查过程中不评价创造性，只能选择其中一篇对比文件作为最接近的现有技术，而部分技术特征在对比文件中既然未公开，则显然无法进行新颖性评价。二：此类申请相对于现有技术实质并未作出任何贡献，根据所获得的多篇现有技术可知，本申请仅是将对比文件1中的两个技术手段选择性的实现为对比文件2和3中的技术手段而已。对于此种情况，可选择对比文件1为最接近的现有技术，同时由于对比文件2、3给出的结构已然是现有的技术，任何人皆可以将对比文件2、3中的技术手段进行能够解决同样技术问题并达到同样技术手段的置换操作，进而将对比文件2所采用的由技术特征abc组成的技术手段A应用到对比文件1与对比文件1中对应技术手段的具体实现方式可直接置换，同理，将对比文件3所采用的由技术特征def组成的技术手段B应用到对比文件1与对比文件1中对应技术手段的具体实现方式也可直接置换，因此本申请相对于对比文件1不具有新颖性。

对于上述申请，笔者倾向第二种观点，由于技术特征abc组成的蓄电池组和技术特征def组成的充电宝壳体均被现有技术完全公开，因此可以认为技术特征abc组成的蓄电池组和技术特征def组成的充电宝壳体均属于所属领域技术人员所熟知的、惯常采用的、广泛使用的用来解决相同技术问题的技术手段，此时在对比文件1的基础上，将对比文件2公开的abc组成的蓄电池组结构与对比文件1中的对应蓄电池组结构进行直接置换;同理，可将对比文件3公开的def组成的充电宝壳体结构应用到对比文件1与对比文件1中的对应充电宝壳体结构进行直接置换。虽然该处理方式表面上超越了专利审查指南的规定，但是从技术创新的角度而言，反而更能够体現专利法有关新颖性的立法本意。

3 由等同特征判断惯用手段的直接置换的置换特征范围

等同原则是专利侵权判断中的一个重要原则，其意义在于充分保护专利权与公众利益的平衡。由于全面覆盖原则无法包含专利侵权中的全部情形，由此出现了等同原则来完善侵权纠纷的处理，它的应用也克服了权利要求文字自身的不足，能够将专利权的保护范围限定在合理的范围内。等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

从技术特征对比的方式及认定标准来看，很容易将等同原则与惯用手段的直接置换进行联系起来，下面将具体分析它们之间的异同以及置换特征与等同特征之间的联系。

3.1 等同原则与惯用手段的直接置换的相同点

首先，二者都采用“单独对比”的原则、等同侵权的判断过程是将被控侵权产品与权利要求保护的技术方案进行单独比较，对全部技术特征进行逐个对比，进而确定哪些特征属于等同特征;而惯用手段的直接置换也是将本申请与对比文件1进行特征的一一比对，进而确定哪些特征可进行彼此的置换。

其次，置换特征与等同特征的确定均需要看特征对技术方案产生的影响大小。当特征的不同带来了技术方案的实质差异，则显然不在适用惯用手段的直接置换以及可被认定为是等同特征了。

3.2 等同原则与惯用手段的直接置换的区别

首先，“惯用手段的直接置换”是在专利确权阶段的概念，判断时间点是在后申请的申请日，而“等同特征”是在专利侵权判定阶段的概念，判断时间点是侵权行为发生日。

其次，惯用手段的直接置换是本申请权利要求与对比文件的全文进行对比，而等同特征是被控侵权产品的技术特征与专利文件的权利要求各个特征进行对比。

下面我们对惯用手段的直接置换与等同特征的特征范围进行对比，推导出二者在逻辑上的关系。甲被授权专利的技术方案为A+a，乙的技术方案为A+b，假如A+b中的技术特征b在实用新型审查时不被认定为惯用手段的直接置换，并且乙的技术方案A+b也得到了授权，而在侵权判定中，如果技术特征b被认定为a的等同特征，那么两件都获得了专利权的技术方案将因此产生专利纠纷。所以，假定我们认定为惯用手段的直接置换的技术特征的集合为X，认定为等同特征的特征集合为Y，那么理论上XY才能完全避免上述情况的发生，也就是说等同特征的特征集合要包含于置换特征的特征集合。当然，等同特征本身是受主观因素影响较大的概念，法规上没有非常明确的判断方式对其进行规范，上述的特征范围的对比也仅是理论上的，但它提供给我们一个视角对两者的关系进行比对。

根据《北京高院若干意见》第40条的规定“进行等同侵权判断，对于开拓性的重大发明专利，确定等同保护的范围可以适当放宽;对于组合性发明或者选择性发明，确定等同保护的范围可以适当从严。”可以看出，北京市高院在判断侵权时，对创新性程度高的专利更倾向于保护专利权人的利益，对创新性程度低的专利更倾向于社会公众的利益，实际上也就是说，侵权认定时，创新性程度高的专利的等同特征集合Y的范围相对较大，创新性程度低的专利的等同特征集合Y的范围相对较小。从侵权判定对前审的指导性关系这一维度来看的话，在实用新型审查时，我们也有必要对类似案例4这种“组合式”的创新程度不高的专利申请在确权阶段时更倾向于保护社会公众的利益，确定置换特征时考虑应用更宽范围的特征集合X。因此，结合等同特征与置换特征的逻辑性关系与侵权判定对专利审查的指导性关系，我们可以看出，为了维护专利权的稳定，在审查过程中需合理运用惯用手段的直接置换，限制拼凑类的申请得到不当授权。

4 结语

在部分实用新型专利申请的撰写往往对审查员的新颖性判定标准进行规避，导致有关申请往往并不缺乏新穎性，而是表现为明显不具有创造性，从而导致大多数情况下审查员检索到的对比文献与实用新型内容并不完全相同，由此，在实用新型的审查过程中应用惯用手段的直接置换，目的是判断区别技术特征是否明显不同，该实用新型申请是否具有专利法新颖性意义上规定的“新”，或者在实用新型审查中相对于现有技术判断该实用新型申请是否明显不具备新颖性，本文从惯用手段直接置换的概念及判断方式，以及在不同类型申请中对惯用手段的直接置换的认定是否合理进行分析和判断，以及论述了等同特征与惯用手段的直接置换的异同，从理论上分析等同特征与惯用手段的直接置换的置换特征间的关系，从而在新颖性判断过程中合理运用惯用技术手段的直接置换，取得申请人利益与公众利益的平衡。

参考文献

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