权利主体发生变更后重复授权问题的处理方式

吴配全 尚万

【摘 要】针对同一申请人同日（申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利的，即便实用新型专利或发明专利申请的权利主体（专利权人或申请人）发生变更，亦应允许变更后的两个权利主体进行协商以通过放弃实用新型专利权的方式获得发明专利申请的授权。

【关键词】禁止重复授权;同日实用新型;权利主体变更

中图分类号： G306;D923.42文献标识码： A 文章编号： 2095-2457（2019）23-0255-002

DOI：10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2019.23.121

0 序言

随着科技创新主体对自己科研成果的保护与应用意识逐渐加强，我国的专利申请与授权量近年呈现出迅速增长的态势。数据显示，2018年我国仅发明专利申请数量就达到了154.2万件，授权的发明专利则达到了43.2万件。在这样的大背景下，专利申请权或专利权的转让也较以往明显更频繁。由于专利申请权或专利权的转让必然会伴随着权利主体的变更，针对同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利导致的重复授权问题，在发明专利申请和实用新型专利其中一项的权利主体（申请人/专利权人）发生变更后，其面临的重复授权问题该如何处理一直存在争议。

我国《专利法》第九条第一款及《专利法实施细则》第四十一条规定了禁止重复授权原则的一种例外情况，即同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人在申请时分别说明对同样的发明创造已申请另一专利的，可通过放弃实用新型专利权而获得发明专利授权的情况（以下简称“例外情况”）。

针对上述权利主体发生变更后面临的重复授权问题是否还适用例外情况的规定存在一定争议，由于这关系到专利权的保护范围和稳定性，基于此，本文通过一个实际案例展开分析，罗列现有处理方式的争议焦点及相应的理由，并结合相关法条的立法本意给出个人倾向的处理方式，希望能对业内人士提供一定参考。

1 案例情况简介

某案涉及一种汽车减震器，申请人A同日针对同样的发明创造既申请了发明专利又申请了实用新型专利，并在提交申请时进行了分别说明。发明专利申请进入实质审查阶段时，实用新专利已获得授权。申请人A在收到第一次审查意见通知书得知其发明专利申请具备授权前景的情况下将该申请转让给了B公司，之后B公司收到第二次审查意见通知书告知其修改后的发明专利申请的权利要求1与实用新型专利的权利要求2构成重复授权。由于申请人的变更导致发明专利申请的申请人和实用新型专利的专利权人不再相同，此时，该案例的重复授权问题该如何处理，是否还适用例外情况的规定便有了争议。

2 针对上述案例处理方式的两种观点及其主要理由

观点1：由于申请人的变更导致此类情形不再满足《专利法》第九条例外情况的规定，因此，不能再通过放弃实用新型专利权的方式获得发明专利申请授权，应直接授予发明专利权，遗留的重复授权问题待后续无效阶段进行处理。持该观点的主要理由为：对于一件申请和一件专利权申请日相同，但申请人和专利权人却不同的同样的发明创造的情况应当如何让处理缺乏明确的法律依据，且一项尚未授权专利申请的申请人和一项已授权专利的专利权人的权利地位不对等，二者无法较好地协商放弃，由于实质审查阶段无法对已授权的实用新型进行处理，因此，基于公平考虑，因直接授予发明申请专利权，遗留的重复授权问题可通过后续无效阶段让申请人A和申请人B协商放弃其中一项权利来解决。

观点2：变更后的发明专利申请的申请人B可以对权利要求进行修改或与实用新型的专利权人A进行协商，若实用新型的专利权人A同意放弃实用新型专利权，则可对发明专利申请进行授权。持该观点的主要理由为：虽然申请人发生变更后，发明专利申请人B无权直接对实用新型专利权进行放弃，但由于发明专利申请的申请人B与实用新型的专利权人A之间为受让人与转让人的关系，二者具备协商基础。此外，本案申请时，发明和实用新型申请为同一申请人，符合《专利法》第九条第一款第二句话的规定，属于《专利法》第九条规定的例外情况，并且申请人在申请时也分别做出了说明，因此，该案例的情形应允许两个申请人通过协商放弃实用新型专利权的方式来获得发明专利授权。

3 例外情况规定产生的历史背景及其立法本意解析

由于我国实用新型专利申请审批所需时间较短，发明专利申请审批所需时间则较长，因此，部分既希望能够较快地获得专利保护，又希望能够获得保护期限更长的发明专利权的申请人便针对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，由此获得两项保护范围相同的专利权。然而，1992年修改的《专利法实施细则》增加了禁止重复授权原则，规定同样的发明创造只能授予一项专利权，自此，申请人便不能再采取上述做法。

到了20世纪90年代中期，为解决发明专利申请积压严重、审批滯后的问题，国家知识产权局出台了一项临时规定，允许同一申请人同日或先后就同样的发明创造既提交发明专利申请又提交实用新型专利申请，在实用新型专利获得授权后，若发明专利申请经实质审查被认定可授予专利权的，申请人可通过声明放弃已经获得的实用新型专利权而获得发明专利申请的授权。

进入21世纪以后，我国发明专利申请积压的问题已经大大得到缓解，但2008年修改《专利法》时对上述临时规定仍予以了保留，并进一步修改完善以克服其中的不合理之处。首先，为了避免申请人先、后分别提交实用新型专利申请和发明专利申请导致的专利保护最长期限可能超过自申请日起的20年，继而对其他专利权人有失公平的问题，修改后的法条明确了两件申请必须满足由同一申请人在“同日”提出。此外，由于先授权的实用新型专利因放弃或保护期限届满终止时会由国务院专利行政部门予以登记和公告，公众在得知上述情况后认为实用新型专利请求保护的发明创造已经进入公有领域而自由实施应用的，又可能侵犯随后授予的发明专利权，这将损害公众的信赖和利益，基于此，从更好地维护公众利益的角度出发，修改后的法条还明确了必须满足“先获得的实用新型专利权尚未终止”方可通过声明放弃实用新型专利权以获得发明专利申请的授权。2010年修改的《专利法实施细则》在第四十一条第二款又规定了对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时予以“分别说明”，其中，要求提交实用新型专利申请时进行“说明”的意义在于让公众通过实用新型专利的授权公告知晓相同的发明创造还提交了发明专利申请，从而对相关的发明创造的保护情况有充分了解，而要求提交发明专利申请时进行“说明”的意义则在于让专利审批人员在进行实质审查时知晓相关情况并予以注意，确保发明专利申请的授权符合相关规定。

从以上描述可看出，例外情况的产生有着其特殊的历史背景，其立法本意是在禁止重复授权原则的基础上给予在中国提交专利申请的申请人一定优惠政策，但这种优惠政策仅适用法律明确规定的具体情形，并在施行方式上受到严格限制，为的是给予申请人优惠的同时确保公众利益不受损害，体现了权利和义务平衡的原则。

4 案例分析及例外情况在该情形下的适用

针上述案例的情形，在发明专利申请的申请人发生变更后，该情形仍满足例外情况中有关“同日”、“先获得的实用新型专利权尚未终止”和“分别说明”等规定，同样也符合《专利法实施细则》第四十一条第二款有关例外情况中“同日”是指“申请日”的规定。通过上述例外情况的历史由来和立法本意的分析可知，例外情况的上述规定主要是避免同一发明创造的保护期限超过自申请日起的20年而导致的不公平，也为了便于让社会公众和专利审批人员知晓相关情况，避免误导社会公众且利于专利审查。由于本案中的申请人A在申请日已经就相关情况进行了分别说明，授权的实用新型专利也已经公告了存在相同的发明专利申请，因此，后续通过放弃实用新型专利权以获得发明专利申请授权并未超过公众预期，不会损害公众利益，且同样没有给专利审查带来额外负担。再者，一如上述观点2所说，在申请时，发明专利申请和实用新型专利申请确为“同一申请人”，而允许申请人A、B通过协商放弃实用新型专利权以获得发明专利申请授权，与让申请人A先自行通过放弃实用新型专利权以取得发明专利申请授权后，再将发明专利权转让给申请人B并无任何实质性差异，即该做法既未扩大例外情况给予申请人的优惠，也未影响其进行正常的专利权利转让，权利主体的变更本质上并未违反例外情况中有关发明专利申请和实用新型专利申请须由“同一申请人”提出的规定。由此可见，上述案例情形下允许申请人适用例外情况并不违背立法本意。

由于上述案例情形中发明专利申请的申请人与实用新型专利的专利权人之间为受让人和转让人的关系，具备协商基础，因此，在不违背相关法条规定和例外情况立法本意的基础上，从善意审查的角度出发，此类情形应允许申请人适用例外情况。如此处理还可避免后续通过无效方式解决重复授权问题导致的程序繁杂，从某种角度上来说也节约了行政资源。相似地，若上述案例中是实用新型专利的权利主体在发明专利申请授权前发生了变更的，基于同样的理由，亦可适用上述例外情况的规定。

5 结语

通过上述案例的分析我们可以看出，针对在申请时满足专利法禁止重复授权原则例外情况规定的情形，即便在后续审查过程中实用新型专利或发明专利申请的权利主体（专利权人或申请人）发生了变更，亦应允许变更后的两个权利主体进行协商以通过放弃实用新型专利权的方式获得发明专利申请的授权，该处理方式在给予申请人优惠的同时也未损害社会公众利益，还可节约行政资源，符合相关法条的立法本意。

【参考文献】

[1]尹新天.中国专利法详解[M].北京：知识产权出版社，2012：77-81.

[2]许妍.对专利法禁止重复授权原则的探讨[D].北京：中国政法大学，2008.

[3]國家知识产权局条法司.专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告[R].北京：知识产权出版社，2006：3-68.

[4]国家知识产权局条法司.《专利法实施细则》第三次修改导读[M].北京：知识产权出版社，2010：71.