发明实质审查中关于重复授权几种实际情形的思考

前 言

《专利法》第九条规定了“同样的发明创造只能授予一项专利权”“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”。

专利权的基本含义是权利人禁止他人未经其许可实施其发明创造的权利。因此，对于同样的发明创造，即使有两个以上的申请人分别提出了专利申请，并且都符合授予专利权的条件，也不能都授予专利权，否则在多项专利权之间就会发生冲突。这就是“禁止重复授权”的原则。也有人称之为“一发明一专利”原则。显然，禁止重复授权是专利制度的基本原则之一。

在实质审查中，碰到比较多的情况是同一申请人在同一日或前后相差几日就同一个发明创造分别提交了一份实用新型申请和一份发明申请，审查员在对其发明申请检索时检索到了已经授权的实用新型专利。这时，就需要审查员对同一发明创造进行判断和处理。而且这种情况还比较多。制定重复授权判断基准，有利于审查员对法律条款理解的统一，规范审查员的审查实践操作。在目前审查质量与审查数量、审查周期要求都很高的环境下，若对重复授权问题的处理有统一的审查标准，就可以提高审查速度，缩短审查周期。

但是审查员在实质审查中会遇到一些除《审查指南》几种情况以外的一些其他情况，下面笔者针对其他几种情况进行了梳理和思考。

重复授权问题的几种实际情形

主要有以下三种情况：一是不同申请人同日提出的两件同样发明创造专利申请，其中一件已经被授予专利权;二是同一申请人就同样的发明创造先后申请发明和实用新型、而实用新型先获得授权的情形的处理方法; 三是发明和实用新型具有相同申请人、相同的优先权日，但申请日不同。下面以实际案例进行说明。

不同申请人同日提出的两件同样发明创造专利申请，其中一件已经被授予专利权

案例1，不同申请人（部分发明人相同）同日就同样的发明创造分别提交了实用新型和发明专利申请。在实用新型专利申请授权后，发明专利申请在实质审查阶段告知其申请人，按照《专利法》第九条的规定同样的发明创造只能授予一项专利权。之后该申请人提交了意见陈述，表示已与实用新型的专利权人协商，后者同意放弃实用新型专利权，并附上实用新型专利权人签章的实用新型专利权放弃声明。

对于不同申请人同日提出的两件同样发明创造专利申请，其中一件已经被授予专利权，尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应该如何处理？本案例涉及如何处理不同权利人的放弃实用新型专利权声明的问题。

本案例中，申请人不同，因而不属于同一申请人同日就同样的发明创造既申请实用新型又申请发明专利的情况，不能适用《专利法》第九条第一款规定的“先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃实用新型专利权的，可以授予发明专利权”的情形。同时，本案例也不属于《专利审查指南》第二部分第三章6.2.1.2规定的“对于不同申请人同日就同样的发明创造分别提出专利申请并且均符合授权的其他条件的，应根据《〈专利法〉实施细则》第四十一条第一款自行协商”的情况，因为上述规定是针对两件申请均处于待授权的状态，而本案中相同发明创造之一的实用新型已经授权，故理论上两个权利人的地位是不平等的，不具备协商解决的基础。

另一方面，既然不同申请人同一日申请专利并不为专利法所禁止，而仅仅是审批制度或审批流程等原因导致一件申请先被授权，另一件尚未授予专利权，致使之前拥有平等地位的两个权利人变得地位不平等而失去了协商基础，那么这种情况下根据《专利法》第九条第一款规定的“同样的发明创造只能授予一项专利权”而驳回尚未授权的专利申请是不合理的。因此实践中，通常的做法是对尚未授权的专利申请作授权处理，以符合《专利法》第二十一条对公正的要求，因上述授权而造成的重复授权，可通过无效程序解決。

对本案例而言，在发一通时可以不提出要求申请人放弃实用新型专利权的声明意见，按通常的审查程序进行审查，如果满足授权条件则授予发明专利，至于存在的重复授权问题，留待无效程序解决。

进一步思考，本案例的特殊之处在于，由于部分发明人相同，在审查员通知书的指引下，实用新型专利权已被权利人放弃，在没有反面证据证明该放弃声明真实性存在问题的情况下，应当可以确认是经双方协商确认的结果。由于本案例中实用新型专利权的放弃已经从程序上提前解决了同样的发明创造被授予两项专利权而导致的权利不稳定问题，故亦无必要将该问题再保留至无效程序进行“通知-协商-选择”这一在实质审查阶段客观上已经经历过的流程。审查员按照常规处理程序来处理，选择实用新型进入放弃程序即可。

总的来说，对于不同申请人同日提出的两件同样发明创造专利申请，其中一件已经被授予专利权，尚未授权的专利申请符合授予专利权的其他条件的，应当授予专利权，以符合《专利法》第二十一条对公正的要求，因上述授权而造成的重复授权，可通过无效程序解决。

同一申请人就同样的发明创造先后申请发明和实用新型而实用新型先获得授权的情形的处理方法

案例2，在其发明申请日后第二天，同一申请人提交了同样的实用新型申请，并且该实用新型已被授权。

如果在审发明后续走向授权，那么由于之前授权的实用新型专利权的存在，则会存在“重复授权”问题，应该如何处理？

本案的关键在于发明专利申请是已授权的实用新型的抵触申请。

出现这种情况主要原因是我国发明申请和实用新型申请实行不同的审查制度，从而实用新型申请不经过实审，因此会更早获得授权。虽然发明是在先申请，由于存在《专利法》第九条第一款避免重复授权的规定，导致不能被授权的尴尬结果。

如果我们无视《专利法》第九条第一款的规定，授予发明申请专利权，有利之处在于给予了在先发明申请人合理的权利;有害之处在于，社会上就存在两份一模一样的专利，一方面会让公众质疑专利行政部门行为的合法性，如何坚持法律的权威性，另一方面也会给后续程序带来很多的不确定性。特别是发明和实用新型的申请人相同的情况下，由于不存在利益冲突的权利人，没有人会主动来申请无效其实用新型。现实的情况是，出现这种特殊情形的案例，基本上全是同一申请人提出的申请。

反过来，如果驳回发明申请，则弊端在于，由于该发明构成实用新型的抵触申请，在后续无效程序中，实用新型因发明构成其抵触申请将被无效，当事人两项权利都没有拿到，很显然这不是他申请专利的初衷。这对不同申请人而言，对于发明申请的申请人尤为不公平。驳回发明申请的有利之处在于，涉及此类情况绝大部分的案子都是同一申请人，同一申请人可以在收到审查员发出不符合《专利法》第九条第一款的通知书之后，进行权衡，或放弃实用新型，或对发明进行修改使之与实用新型权利要求不同，从而使得申请人的权利不受到侵害，风险可控。

综上考虑，依据对公众利益损害最小而申请人利益损害轻微原则：对于这种情况，如果在审发明后续走向授权，则需要判断拟授权的权利要求中，是否存在与实用新型专利的权利要求范围相同的权利要求，如果有，则可以按照中国《专利法》第九条中同样的发明创造只能授予一项专利权的规定，驳回本申请。

总的来说，对于同一申请人提交的申请日在前的发明专利申请和权利要求范围相同的申請日在后的实用新型，如果实用新型先被授权，在未发现发明专利申请具有其他不可授予专利权的缺陷的情况下，应在审查意见通知书中告知申请人，如果希望获得授权，则需修改发明专利申请的权利要求使之有别于实用新型专利，或者将实用新型宣告无效;否则，由于存在实用新型专利从而发明专利申请不符合《专利法》第九条第一款的规定，发明专利申请将予以驳回。

发明和实用新型具有相同申请人、相同的优先权日，但申请日不同

案例1为PCT申请，其具有优先权，在国际阶段申请人进行了变更，并在进入中国国家阶段后提交申请权转让证明。

审查员在审查过程中共发出三次审查意见通知书，之后予以授权。

另外，变更后的申请人在中国申请实用新型，并享有原始申请人转让的优先权，其优先权与本申请相同。

其中本申请的权利要求1与实用新型的权利要求1虽然文字上有部分差异，但保护范围实质上完全相同。

如果在实用新型已经授权的情况下，若对本发明授予专利权，是否符合专利法第九条第一款的规定？

根据《专利法》第九条及专利法实施细则第四十一条的规定，对于同一申请人申请的同样的发明和实用新型，实用新型已获得专利权的情况下，要想获得发明专利权，可以通过放弃实用新型专利或者修改发明的方式获得发明专利权。

值得注意的是：对于在先申请构成抵触申请或者已公开构成现有技术的，应根据《专利法》第二十二条第二、三款，而不是根据《专利法》第九条对在后专利申请（专利）进行审查。因此，对于同一申请人申请的同样的发明和实用新型，实用新型已获得专利权的情况下，如该实用新型构成发明专利申请的抵触申请或者已公开构成现有技术，则应根据《专利法》第二十二条第二、三款对发明专利申请进行审查。

具体到本案例，发明和实用新型的申请人均为同一申请人，其在申请实用新型时，通过优先权转让的形式获得与发明相同的优先权，即两者具有相同申请人、相同的优先权日，但申请日不同，且也并未在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利。因此，本案申请人不能够通过放弃实用新型获得发明专利权，只能通过修改获得发明专利权。

因此，对于本案，在授权前，审查员应当发出重复授权通知书，指出本发明不符合A9.1的规定，并告知申请人可修改本发明，使得修改后的发明与实用新型不再属于同样的发明创造，以克服重复授权问题，符合A9.1的规定。

结 论

笔者通过以上3个实际审查案例，对《专利法》和《专利审查指南》中没有明确规定如何处理的两种情况进行了梳理和思考;根据笔者能力和审查经验，提出了一些初步思路和建议，以利于公正高效地进行审查。

作者简介：相超（1984—），男，硕士，国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心助理研究员，研究方向：材料领域发明申请的实质审查;刘超（1988—），男，硕士，国家知识产权局专利局专利审查协作河南中心助理研究员，研究方向：材料领域发明申请的实质审查（等同于第一作者）。