不断调整检索思路，提高通知书说服力

摘 要：检索是专利审查的重要环节之一，高效准确的检索可以提高审查效率、指导审查员准确把握案情走向。本文通过列举两个案例分别从与申请人沟通的层面和提高审查自身检索能力的层面，阐述了不断调整检索策略，使检索结果逐级靠近目标的重要性，准确全面的检索对案情审查具有重要的推动作用。

关键词：检索思路；案情走向；创造性

引言

在专利审查过程当中，若对案情理解不到位，检索策略不当，往往难以检索到合适的对比文件。审查员应当在全面理解案情的基础上，通过充分检索，对案情进行合理预判。而在审查过程中，也需要结合与申请人的交流和自身的经验积累，不断调整检索思路，检索到更有力的证据，从而提高通知书的说服力，给申请人以明确、准确的审查意见。

一、案例分析

案例一

該案权利要求为：“1.一种MEMS麦克风，其特征在于，……所述振膜设置在所述第一背板和所述第二背板之间，所述第一背板和所述第二背板分别包括多个声学通孔，所述振膜为不包括声学通孔的麦克风振膜，所述振膜与所述第一背板形成第一电容结构，所述振膜与所述第二背板形成第二电容结构……”其发明点在于振膜设置在第一背板和第二背板之间，振膜为不包括声学通孔的麦克风振膜，其可以提高麦克风的灵敏度和声压特性。

审查员在第一次审查意见通知书中引用对比文件1，该文件公开的是一种电声致动器，其包括一振膜件10、两个分别设置在该振膜件10相对应两侧的导电背板11a以及11b，而且根据其振膜件的剖视图也可以看出振膜件不包含通孔。审查员认为根据该文件可以评述本申请的创造性。

申请人并未针对第一次审查意见通知书对申请文件进行修改，并且认为对比文件1中实现的是电能-机械能-声能的转换过程，而本申请中MEMS麦克风实现的是声能-机械能-电能的转换过程。

审查员仔细考虑申请人的意见陈述，对比文件1公开的物理结构虽然与本申请类似，然而二者能量转化的机制不同，对比文件1所公开的结构并不能解决本申请所要解决的技术问题。因此审查员在补充检索时调整检索思路，将检索的重点集中在微机电（MEMS）工艺制作的麦克风。第二次审查意见通知书中引入对比文件2，该文件则公开的是一种MEMS麦克风，附图中：振膜6位于第一背极板3和第二背极板9之间，振膜6不具备通孔。进而审查员认为根据对比文件2可以评述本申请的创造性。在发出第二次查意见通知书后本申请视为撤回。

首次检索时，审查员检索到对比文件1可以评述权利要求1的创造性，然而，对比文件1所公开的系统只是本申请请求保护的装置中的一部分，且对比文件1的权利要求与本申请权利要求1的撰写方式存在雷同，但是，本申请的从属权利要求中限定的接收功率校正单元、发射功率校正单元、自适应线性补偿单元等均是对比文件1完全未涉及的，然而通过多番调整检索思路，审查员并未检索到可以评述本申请从属权利要求的对比文件，因此，审查员在第一次意见通知书中引用对比文件1评述权利要求的创造性，并未对从属权利要求的创造性作出评述。

然而审查是不断积累的过程，长期的审查经验可以使审查员在本领域的站位更为准确，因此当审查员继续审查案件时，或许会有一些新思路和新发现。而对于此案件而言，通过多次审查类似案件的经验，审查员认为该案件的首次检索仍然存在可以扩展的可能，因此，在一通回案的补充检索过程中，审查员调整检索策略，主要在中文全文库针对说明书中涉及的效果和具体参数进行检索，通过“中频点”、“-80dBm”、“电性能”等类似的关键词即可检索到对比文件2、3、4可以评述其从属权利要求，并发现本申请与对比文件2、3、4均存在雷同的部分。此案最终走向驳回。

二、启示和争议

这两个案例具有一定的启发性。审查员在案件的审查过程中是需要不断思考与积累的，笔者认为，虽然检索有助于审查员不断向本领域技术人员靠拢，然而部分申请是申请人在本领域十几二十年的研究成果，因此此类申请人对本领域的了解比审查员对本领域的了解更为精准，此时申请人的意见的陈述显得至关重要，此类意见陈述可以帮助审查员及时发现问题、纠正问题，使审查员及时调整检索思路，让案情走向正确。

此外，正是由于申请人对本领域的研究较深，部分申请人在撰写申请时容易将现有技术中某些名词采用另一些特定的名词进行替代，导致审查员在扩展关键词时发生遗漏，从而无法检索到对比文件，例如在案例二中，本申请中撰写的是“第一功率解调二极管”，而对比文件中公开的是“第一功率检波管”，然而由于首次检索时审查员并未认识到“二极管”可以扩展为“检波管”，导致在首次检索时未检索到可以评述从属权利要求的对比文件。此时应当另辟检索思路，不能被权利要求要求书所局限。

需要注意的是，笔者并不赞成在审查中需要进行补充检索才能准确把握案件的正确走向，此类补充检索不仅会延长审查周期，而且会引导申请人误以为本申请具备授权前景。对于上述案例而言，审查员若能够对本领域有更深一步的理解，其实也可以避免补充检索，在首次检索中便检索到准确的对比文件，以节约审查周期。

三、结论

实际上在专利审查实践过程中，审查员在作出判断时需达到本领域技术人员的能力水平，检索是审查员不断向本领域技术人员的能力水平靠拢的重要途径，然而本领域技术人员是一种假设的“人”，因此，在审查过程中难免出现偏差，此时应该不断调整检索思路，直至检索到更为准确的对比文件，使得审查意见更客观、准确，从而提高通知书的说服力，把握案情的正确走向，更好地落实保护专利权人的合法权益、鼓励发明创造以及促进科学技术进步和经济社会发展的立法宗旨。

参考文献：

[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，172-175.

[2]尹会燕，张凌，孙淑美，田刚，于丽娜，李珊.我国在专利审查实践中对“本领域技术人员”能力水平的认定[J].黑龙江科技信息，2016（05）：87-88.

[3]黎舒婷.浅谈如何利用检索提高审查中对专利走向预判的能力[A].2015年中华全国专利代理人协会年会第六届知识产权论坛论文集[C].2015.

作者简介：

陈幂（1991-），女，硕士，研究实习员，研究方向：传感器。