美国驰名商标反淡化制度对中国立法之启示

(华东政法大学知识产权学院 上海 200042)

一、商标淡化表现形式

对于商标淡化的表现形式有诸多争议，但根据美国《商标反淡化法修正案》(Trademark Dilution Revision Act，下文简称“TDRA”)中的规定将商标淡化类型一分为二，表现为商标弱化与商标丑化。因此本文也将将淡化行为分为弱化与丑化两种表现形式进行阐述。

(一)弱化

所谓商标弱化，它是指无权使用人将驰名商标用于其它类别的商品或服务，导致驰名商标与原先特定类别中特定来源的商品或服务之间独一无二的联系被切断，从而削弱了驰名商标识别特定类别中特定商品或服务来源的能力。根据TDRA的规定，弱化(dilution by blurring)是指因某种商标或商号驰名商标近似而引起的联系，这种联系会削弱该驰名商标的显著性。①弱化是一个逐渐稀释和冲淡的过程，最初存在的商品与商标之间的唯一联想，由于其他人在其他商品上对该商标的使用，会变得越来越模糊。②对于商标权人而言将是一个巨大的损失。“淡化是一种感染，虽然其损害一开始并不明显，但如果任其扩散，将最终摧毁商标的广告价值。③

(二)丑化

所谓丑化，是指对于驰名商标或与驰名商标类似的商标的使用造成消费者产生不良联想，以至于贬损驰名商标声誉的使用行为。在TDRA 中，丑化(dilution by tarnishment)是指因某商标或商号与某驰名商标近似而引起的联系，这种联系会损害该驰名商标享有的声誉。④

二、美国反淡化法制度评介与中国立法之现状评析

针对学术界争论较大的几个问题，通过筛选以下几个方面介绍美国的主要做法，从而对我国反淡化的保护与法条修改的完整性提供经验借鉴。

本文拟对于几个学术界有争议的商标淡化核心问题进行探究，在介绍美国理论与实务界的规定与做法的同时，对中国现行立法状况进行评介。

(一)淡化的适用领域问题

关于商标淡化的适用领域，在美国《兰哈姆法》中明确了商标淡化的适格条件并不要求将驰名商标使用在非竞争商品或服务上，因此也就意味着反淡化保护可以适用于竞争性领域。而后《商标淡化修正法案》之中也延续了该规定，表明“无需考虑竞争有无”。⑤美国《第三次不公平竞争法重述》也支持上述观点。因此，将驰名商标使用在竞争性商品或服务上时，消费者会发生混淆并不影响此种使用行为应当得到反淡化保护。我国《商标法》第十三条规定的是关于驰名商标的内容，其中第二款⑥规定的是针对未注册驰名商标使用在相同或类似商品或服务上导致混淆的情形之规制，第三款⑦规定的则为已注册驰名商标在不相同不相类似商品或服务上导致的淡化行为之规制。此条倾向于将淡化保护的范围被限定在在不相同不相类似的商品之上。这种倾向性导致对于在相同或类似商品之上的淡化现象无法得到规制，造成立法上的缺失与空白。笔者认为，若能适当参考与借鉴美国法中的规定，在立法中明确将商标淡化行为扩大到竞争性领域，不仅能填补我国商标淡化适用领域的立法空白也能指导司法实践，推进商标淡化制度在我国的落实进程。

(二)商标驰名的地域范围

对于商标淡化行为认定所要求商标驰名的地域范围，美国2006年颁布的《联邦淡化修正案》,要求驰名商标必须在“美国”广为知晓。不仅如此，美国国会有关原法案的报告也要求商标淡化保护所要求商标驰名范围为“美国大部分地区”，原美国商标协会的建议也如出一辙。美国商标法界泰斗级教授麦卡锡也指出受到商标淡化保护的商标驰名范围应为“在全国75%以上人口所在地”，或者在全国范围内使用方可获得反淡化保护。根据我国《驰名商标认定和保护规定》的规定,驰名商标是指“在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”。但对于该商标的驰名范围的具体限制则没有加以规定。笔者认为，由于反淡化保护实际上是对驰名商标人权利的一次扩张，此种扩张必然意味着公共利益与其商标权人利益的限制，因而提高商标反淡化保护的门槛不失为一种良策。本文建议将反淡化保护的驰名商标范围限于在“全国范围内驰名”的商标更为符合我国现阶段的国情，美国立法中有关商标驰名的地域范围之规定可为我国立法者所参考借鉴。

(三)商标驰名的公众范围

对于商标驰名的公众范围问题，美国理论界与实务界已达成共识，即该商标需要同时在驰名商标自身与在后商标所在领域驰名，且若想要获得反淡化保护，该驰名商标需要在“一般公众”中获得一定的知名度。我国《商标法》中的规定则将商标的驰名范围限定于“相关公众”。而若要在我国《商标法》中明确引入商标淡化制度，则当前的规定已然不符合当前商标反淡化保护的需求，笔者建议将商标驰名的公众范围限定为“一般公众”则更为合理，此举也更加符合当前国际驰名商标淡化规定的潮流与趋势。

(四)实际淡化与淡化可能性

对于驰名商标的淡化认定为“可能淡化”还是“实际淡化”，美国司法实践历经争议与曲折。不仅各州法院对于此问题各执己见，美国联邦最高法曾提出的“实际淡化”之标准也饱受批判与诟病，而此后TDRA则明确规定商标淡化认定应遵从“淡化可能性”标准，我国立法中并未对此问题作出正面回应，因此笔者建议立法者若有意在《商标法》中明确淡化的损害标准，则应当在全面分析我国当前司法实践需要的前提下谨慎选择，在合理借鉴美国立法模式的同时探寻出符合中国司法现状的进路。

三、对我国驰名商标反淡化保护制度的启示

(一)我国商标淡化现状与不足

对于我国立法中是否已存在关于反淡化制度，一部分学者认为，根据《商标法》、司法解释中的相关规定，“不可否认我国商标法已提供了反淡化保护的法律依据”，⑧并断定我国的商标法含有商标淡化理论的意味。但是，即使目前我国加大对驰名商标反淡化的立法保护，仍没有能形成系统的法律体系。⑨我国在1982年通过了《中华人民共和国商标法》，1993年、2001年和2013年我国进行了多次商标法修改，但多重版本的商标法条文中都没有出现过“商标淡化”文本，并且对于我国《商标法》13条第二款以及法释{2009}3号第9条第2款的理解颇具争议，与立法上还存有疑义不同，我国商标淡化纠纷日益增多，司法实践几乎没有回避的余地，为了应对实践中的法律纠纷与冲突，商标淡化在司法裁判文书中屡屡被提及，法庭在很大程度上已经采纳了淡化理论，但有不少法官对淡化与混淆之间的关系存在诸多误解，并且不同的法官对淡化理论也各执一词，甚至运用方式也大有不同。寻根溯源则会探知皆因我国关于商标反淡化保护立法存在缺失。

为了解决司法实践中的诸多现实问题，也为了弥补我国驰名商标淡化立法缺失，在商标法中引入淡化理论的迫切性日益凸显。

(二)对我国商标反淡化立法之启示

为了完善我国立法中关于商标反淡化保护规则，则必然要探析其他国家与地区的立法规制。由于美国是世界上对于商标淡化保护最成熟的国家，因此本文通过对美国商标淡化立法进行研究，对我国商标淡化立法得出如下启示：

1.商标淡化立法应与国情相适应

依据我国当前经济发展状况与驰名商标在世界范围内的影响力，驰名商标反淡化的保护力度应当与之相适应，既不能照搬照抄发达国家如美国商标反淡化立法规定，也不能回避问题对现有缺失置之不理。因此笔者建议立法者在商标法中完善商标反淡化规则时应当审时度势，综合考虑多重因素以提供最符合我国当前情势的立法保护。

2.合理借鉴他国经验，完善我国立法规制

正所谓他山之石，可以攻玉。如前文所言，美国作为当今世界对商标淡化保护最为成熟与完备的国家，其对于商标反淡化保护的理研究与立法规制都可为我国所参考、借鉴。如前文中所提及的种种问题如对于商标反淡化保护适用领域问题，美国立法中的相关规定较为符合我国商标淡化保护现阶段的需求，加以合理借鉴则能在一定程度上弥补我国驰名商标淡化制度的立法空白与缺失。

【注释】

①United Stated Code,title 15,1125,2008.

②黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社2001年版，第145-146页

③李明德：《美国知识产权法》，法律出版社2014年版，第360页。

④United Stated Code,title 15,1125,2008.

⑤李小武：《商标反淡化研究》，浙江大学出版社2011年版

⑥《商标法》第十三条第二款:就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

⑦《商标法》第十三条第三款:就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

⑧吴汉东.知识产权基本问题研究北京：中国人民大学出版社,2005：598.

⑨刘明江.商标权效力及其限制研究[M].北京：知识产权出版社,2010：45.