中日专利申请制度比较研究

邓毅

日本是技术强国以及中国的邻国，一直以来，每年都有大量的日本专利申请涌入中国。与此同时，中国的科学技术水平及知识产权事业也在茁壮成长，不难想象，中国企业将越来越重视在日本进行专利申请以期获得专利保护。不过，日本的专利制度改法频繁，而且与中国之间存在着诸多差异，在这样的背景下，当向日本进行专利申请时，如何灵活而有效地利用日本专利申请制度的特点，对于帮助申请人尽快获得所期望的专利权尤为重要。针对这一现状，本文着重地对日本专利申请制度进行介绍，并通过与中国的制度进行对比，便于直观地了解日本专利申请制度自身的特点。本文将分为“申请流程篇”“实务应用篇”“实用新型篇”三个部分来进行介绍。

一、申请流程篇

图1显示了在日本进行专利申请的大致流程。如该图所示，从提交申请直至授权为止的整体流程与中国是比较相近的，然而，在看似相近的表面背后，却隐藏着如下诸多区别。

（一）申请语言

——相关法规：日本《特许法》第36条之2

日本通过2016年的法律修改，将能够以日语或英语进行专利申请（基于《巴黎公约》），扩大为能够以日语、英语或者其他外语进行申请，即申请人可以通过提交日语的专利申请请求书，同时附上外语的申请文件来完成申请的提交并获得申请日。不过，以外语提交的专利申请并非是一份完备的申请，审查流程只有在正式提交了申请文件的日语译文之后才能启动。另外，从申请日（主张优先权时，是指最早的优先权日）起1年4个月以内应提交日语译文。需要说明的是，在提交了日语译文后，可以在外语申请文件记载的范围内对日语译文的翻译错误进行修改。日本的这种外语申请制度能够确保更早的申请日，避免申请人因无时间进行翻译而导致的申请日期的延误。

与日本不同，中国的专利申请目前只能够采用中文进行提交（基于《巴黎公约》），而且在提交后，任何修改都要限制在不超出中文申请文件的范围内。

上面提到的外语申请制度是就《巴黎公约》申请而言的，对于PCT申请而言，中日是类似的——在日本允许用日语或英语，在中国允许用中文或英语进行申请。

（二）主动修改的时机

——相关法规：日本《特许法》第17条之2

根据日本《特许法》第17条之2第1项的规定，在审查部门未发出过拒绝理由通知（相当于中国的审查意见通知书）的情况下，申请人从提交申请起直至授权决定的副本送达以前，均可以对申请文件进行主动修改。另一方面，在审查部门发出过拒绝理由通知的情况下，申请人从提交申请起直至接收到第一次发出的拒绝理由通知为止，均可以对申请文件进行主动修改。

可以看出，申请人在日本进行主动修改的时机也比中国宽松许多。在中国，原则上只能够在提出实质审查请求的同时，以及收到进入实质审查阶段的通知起3个月内进行主动修改。

（三）实质审查请求的提出

——相關法规：日本《特许法》第48条之3

根据日本《特许法》第48条之3第1项的规定，从申请日起（主张了优先权时，是指实际申请日）3年内任何人都可以针对专利申请提出实质审查请求。

与此不同，中国只有申请人自己能够提出实质审查请求（有一种例外是国务院专利行政部门认为必要的时候，可以自行对发明专利申请进行实质审查）。此外，在中国，当伴有优先权时，实质审查请求的起算点是从最早的优先权日起算的，并非像日本那样从实际申请日起算。

（四）拒绝理由通知

1.拒绝理由通知的种类

——相关法规：日本《审查基准》之第I部审查总论第2章第3节

在日本，拒绝理由通知分为两种，即最初的拒绝理由通知和最后的拒绝理由通知。具体地讲，针对应该在第一次的拒绝理由通知中指出的问题进行通知，称为“最初的拒绝理由通知”。另一方面，申请人答复“最初的拒绝理由通知”时进行的修改所引起的拒绝理由通知，则称为“最后的拒绝理由通知”。需要注意的是，最初的拒绝理由通知并非特指第一次的拒绝理由通知。这是因为在实际的审查中，因遗漏而未在第一次的拒绝理由通知中指出应该指出的问题的情况并不少见。当在第二次或者之后的拒绝理由通知中指出了应该在第一次的拒绝理由通知中指出的问题时，这样的拒绝理由通知仍然称为最初的拒绝理由通知。总之，第一次的拒绝理由通知必然是最初的拒绝理由通知；而从第二次起，拒绝理由通知是最初的拒绝理由通知还是最后的拒绝理由通知，要根据通知的实质内容而非通知的次数进行判断。

与此相对，在中国不会按照通知书的内容进行分类，而是直接按照第一次、第二次、第三次…这样的顺序进行编排。

2.答复拒绝理由通知时的修改要件

——相关法规：日本《特许法》第17条之2

在日本，根据拒绝理由通知的种类不同，针对其进行答复时的修改要件自然也是不同的，差异如下。

答复最初的拒绝理由通知时禁止的修改：新规事项的增加（法17条之2第3项，超范围要件）+shift（法17条之2第4项，单一性要件）

答复最后的拒绝理由通知时禁止的修改：新规事项的增加（法17条之2第3项，超范围要件）+shift（法17条之2第4项，单一性要件）+目的外修改（法17条之2第5项）

注：目的外修改是指除以下修改之外的修改：

（a）权利要求的删除

（b）权利要求的范围的缩减

（c）笔误的修改

（d）对不清楚的记载内容的解释

可见，与答复最初的拒绝理由通知相比，答复最后的拒绝理由通知增加了禁止“目的外修改”这一严格的要求。实际上，正是因为多了这个要求，申请人在日本答复最后的拒绝理由通知时的限制，基本上类似于在中国答复任何一次审查意见通知时的限制。另一方面，在答复最初的拒绝理由通知时，只要满足了超范围要件及单一性要件，即使进行了类似扩大保护范围、增加权利要求等修改，也是允许的。所以，申请人在日本会格外珍惜答复最初的拒绝理由通知这个机会。

与日本相比，在中国，答复每次审查意见通知书时的修改限制都是一样的，除了不允许超范围以外，原则上应当针对通知书指出的缺陷進行修改，类似主动扩大权利要求的保护范围、主动增加权利要求等都是不允许的。

3.拒绝理由通知的答复期限

——相关法规：日本《特许法》第50条之1（具体期限可查阅日本审查便览）

日本对于最初和最后的拒绝理由通知的答复期限是一样的：国内申请人60天（可延期1次为2个月），国外申请人3个月（可延期2次，第一次2个月，第二次1个月）

可见，日本区分地对待国内申请人和国外申请人，并给予国外申请人更宽裕的时间。中国则不进行国内申请人和国外申请人的区分，统一要求第一次审查意见通知的答复期限为4个月（可延期1次，每次1个月或者2个月），从第二次审查意见通知起，答复期限为2个月（可延期1次，每次1个月或者2个月）。

（五）驳回后阶段

当专利申请被驳回后，中日两国都设置了前置审查程序以及复审程序，不过，在两国的程序的具体执行中，仍然存在着许多不同点。

1.前置审查程序

——相关法规：日本《特许法》第162条及日本《审查基准》之第I部审查总论第2章第7节

在日本，当申请被驳回而申请人提出复审请求时，如果申请人对申请文件进行了修改，则启动前置审查。即，日本的前置审查是以在复审请求时修改了申请文件为契机而启动的。此外，在日本的前置审查中，审查员可以做出如下三种决定：

（1）认为申请文件已经克服了所有缺陷，撤销驳回决定而授予专利权；

（2） 在认为不能撤销驳回决定而授予专利权的情况下，做出前置报告；

（3） 发出拒绝理由通知。

与日本不同，中国的前置审查是在复审请求人提出复审时必须启动的程序，而且不会像日本那样发出审查意见通知书或者直接授予专利权。

2.复审程序

——相关法规：日本《特许法》第159、160条

日本的复审程序与中国相比，主要区别如下：

日本的复审：可以授予专利权；可以撤销驳回决定而返回原审查部门进行审查；在未克服驳回理由的情况下，原则上可以不进行通知而直接作出维持驳回的决定。

中国的复审：不能授予专利权；在撤销驳回决定的情况下必须返回原审查部门进行审查；在未克服驳回理由的情况下，至少给予请求人一次答辩机会。

最后需要说明的是，在日本的复审程序的实践中，请求人通常会积极地与合议组取得联系进行沟通，谋取答辩的机会并寻找克服缺陷的有效途径。近年来，在日本请求复审而得到授权的比例很高，这一定程度上反映了直接与合议组进行意见交换所带来的有益效果。

（六）分案申请

——相关法规：日本《特许法》第44条

日本进行分案申请的时机以及分案时的要求有其独特之处。

1.分案的时机（日本《审查基准》第VI部特殊申请之第1章第1节）

日本可以在以下时机中的任意一个时机进行分案：

（i） 可以对说明书、权利要求书或附图进行修改的时机（包括能进行主动修改的时期、答复拒绝理由通知时以及提复审时）

（ii）从授权决定的副本送达日起30日以内

（iii）从最初的驳回决定的副本送达日起3个月以内

注：关于上述（ii），在经过了前置审查程序或者复审程序取得授权的情况下，不再适用上述（ii）的规定，也就是失去了分案的机会。关于上述（iii），在撤销了最初的驳回决定之后再次被驳回的情况下，不再适用上述（iii）的规定，也就是失去了分案的机会。

2.分案的依据（日本《审查基准》第VI部特殊申请之第1章第1节）

在日本进行分案申请时，根据上述（i）～（iii）时机的不同，进行分案申请时所依据的文本也是不同的：

（1） 对于时机（i）而言，分案申请所依据的申请文件是原始提交的文本。

（2） 对于时机（ii）、（iii）而言，分案申请所依据的申请文件是分案申请之前的文本。即，如果原始提交的申请文件在审查过程中已经进行过修改，这时，所依据的申请文件只能是进行过修改后的文本，而不能依据原始提交的文本进行分案。

基于以上这种分案时机、分案所依据的文本的限制，在日本，人们普遍认为在最初的驳回之后提出复审的同时进行分案，是最后的分案机会。这是因为，上面提到在最初的驳回后，即便之后授权或者再次被驳回，都没有机会再进行分案。而且，在最初的驳回之后，只有在复审的同时进行分案才能够以原始提交的申请文本为依据进行分案，在其他情况下则是以分案之前已经修改后的文本作为依据，这是申请人所不希望的。

与日本不同，在中国进行分案的时机相对宽裕，只要母案申请处于审查之中，任何时候都可以提出分案。此外，自发出驳回决定之日起三个月内以及自发出授权通知书之日起两个月内，也可以提出分案。特别需要说明的是，在中国，无论何时提出分案都是以原始申请文件的文本为依据。

（七）授权后阶段

1.异议制度

——相关法规：日本《特许法》第113条

日本通过2014年的法律修改，设立了授权后的异议制度，即从授予专利权公报的公告日起6个月以内，任何人都可以对授予的专利权提出异议。相比之下，中国的异议制度已经于2001年的法律修改中废除。

2.无效制度

——相关法规：日本特许法第123条

与授权后的异议制度的设立相应地，日本于2014年将日本《特许法》第123条第2项中能够由任何人提出无效请求的规定修改为：仅限于利害关系人才能够对专利权提出无效请求。与日本不同，在中国，从授予专利权公报的公告日起，任何人都可以对授予的专利权提出无效。这种差异是由于日本设置了上面提到的异议制度，而中国已经废除了异议制度所造成的。

3.订正审判制度

——相关法规：日本《特许法》第126条

根据日本《特许法》第126条第1、2项的规定，专利权人可以在异议请求、无效宣告程序以外的期间，请求对授权文本进行修改，称作订正审判。此时，限于在以下范围中进行修改：

（1） 权利要求的范围的缩减；

（2） 笔误的修改；

（3） 不清楚的记载内容的澄清；

（4） 将引用了其他权利要求的某项权利要求修改为不再引用上述其他权利要求。

而在中国，不具备日本那样的订正审判制度。因此，在授权后，只有在无效程序中，专利权人才能够对授权文本进行修改，这也是专利权人自己无效自己专利权的动机之一。

二、实务应用篇

上文按照专利申请的大致流程介绍了一些中日专利申请制度上的区别。下面介绍几点与具体的实务应用相关的差异。

（一）新规事项的追加（超范围）

——相关法规：日本《特许法》第17条之2第3项及《审查基准》第IV部第2章

根据日本《审查基准》第IV部第2章的规定，所谓被记载于原始申请文件中的事项，是指本领域技术人员通过综合原始文本中的全部记载内容而能够导出的事项，即能够从原始申请文件中明确得到的事项。实际上，关于超范围，日本曾经也采用过与中国“直接地、毫无疑义地确定”相类似的判定标准。不过，日本已经通过2003年的法律修改，将上述标准改为“能够从原始申请文件中明确得到的事项”。因此，日本对于超范围的判定标准较中国而言是相对宽松的，利用附图进行修改的余地也更大。下面显示了日本特许厅网站上登载的事例集中的一例。

修改前：与识别编号一起发送位置坐标和用户信息。

修改后：与识别编号一起发送位置坐标，即：删除了“用户信息”。

日本的结论如下：

在原始说明书中的任何位置均未记载过仅发送“识别编号和位置坐标”，但是， “用户信息”是与本发明所要解决的技术问题以及相应的手段无关的，此时，“用户信息”是任意的添加事项，因此删除“用户信息”并不超范围。

与此相对，在采用了“直接地、毫无疑义地确定”这样的严格审查标准的中国，上述这样的修改想必难以得到认可。

（二）扩大先愿（抵触申请）

——相关法规：日本《特许法》第29条之2

日本将类似于中国抵触申请的情形称为“扩大先愿”。对于某一申请日提出的专利申请而言，其新颖性会受到在该申请日以前提出且在该申请日以后公布的“抵触申请”的损害。需要说明的是，在日本，相同的申请人或者相同的发明人的申请不构成“抵触申请”。而在中国，“抵触申请”则包含由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型提出的申请，不存在日本那样的例外。

（三）单一性

——相关法规：日本《特许法》第37条及《审查基准》第Ⅱ部第3章

中日两国针对单一性的评价都是以是否具有“特定技术特征（STF）”作为判断标准。然而，两国对“特定技术特征（STF）”的解释有差异。根据日本《审查基准》第Ⅱ部第3章的规定，可以清楚地理解到“特定技术特征”是使发明具备新颖性的技术特征；而在中国的《专利审查指南》中，明确规定“特定技术特征”是使发明具备新颖性和创造性的技术特征。可见，虽然中日两国表面上都采用了“特定技术特征（STF）”这个判断标准，但在实务应用中仍存在本质上的差异。

（四）计算机程序

——相关法规：日本《特许法》第2条

在日本，以“程序”为主题的权利要求能够被授予专利权。不过，申请人在撰写程序的权利要求时，应该写明“程序”所依托的载体，即，需要写明是由计算机或是相应的实体部件来执行“程序”。

在中国，已于2017年4月1日起实施的修改后的《专利审查指南》中规定，记录有计算机程序的介质能够得到保护，然而计算机程序自身尚未在《专利法》中得到保护，而仍属于著作权的保护范畴。

三、实用新型篇

最后，简要地讨论一下中日在实用新型专利申请制度上的差异。图2显示了两国之间在实用新型制度上的比较。

日本的实用新型申请制度与中国相比，进行的是更加纯粹的初步审查（形式审查），不会对新颖性进行判断。然而，这种相对宽松的审查标准对实用新型的专利权人在行使专利权时提出了要求，带来了相对沉重的义务。当实用新型的专利权人欲行使专利权时，日本要求专利权人必须要出具专利权评价报告（技术评价书），也就是提醒专利权人自己应该意识到授权后的实用新型专利权是否存在缺陷。在专利权评价报告中存在对专利权不利的结论的情况下，如果专利权人依旧贸然去行使权利，一旦行使权利的过程中自己的专利权被专利权评价报告中的证据无效，专利权人需要反过来赔偿对方的损失，即承担反赔义务。在这样的背景下，专利权人即使获得了实用新型专利权，行使权利时也会非常慎重，从而导致在日本实用新型申请的提交量非常低，这与中国申请人大量地提交实用新型申请的现状形成了鲜明的对比。

可见，在日本，当申请人希望利用某些技术来行使权利时，通常不会贸然地去申请实用新型。不过，从积极的方面考虑，当申请人认为自己的技术已经达到一定的创造性（有信心在技术评价书中得到肯定性的评价），同时产品的生命周期非常短且短期内又不会有后续改进时，可以考虑申请实用新型来迅速地得到授权，尽早地开展经营活动，迅速地占领市场并获得经营收益。当今市场风云变换，有时速度就意味着胜利，笔者认为这也是日本实用新型制度的价值所在。

结语

本文通过对中日两国的专利申请制度、专利实务应用、实用新型申请制度进行比较、研究发现，虽然两国在专利事务的整体流程上比较相近，但在具体的规定及执行层面上，却存在着诸多实质性的差异。日本的专利申请制度拥有中国所不具备的外语申请制度、宽裕的主动修改时机等友好的一面。此外，从拒绝理由通知、前置审查、复审及分案的程序来看，日本的相关规定及流程有着明显的节约审查程序的倾向。作为中国的专利代理人，在帮助申请人向日本进行专利申请时，应做到对两国专利申请制度的差异了然于心，充分利用日本专利申请制度的特点，扬其长避其短，帮助中国的技术在日本获得稳固的专利保护。

参考文献

[1] 日本特许厅 特許·実用新案審査基準 2016年3月23日（源自www.jpo.go.jp）

[2] 日本特许厅 特許·実用新案審査ハンドブック 2017年3月22日（源自www.jpo.go.jp）

[3] 日本特許厅 方式審査便覧 2017年10月2日（源自www.jpo.go.jp）

[4] 中国人民共和国国家知识产权局 专利审查指南（2010版）