中国企业如何防范及规避美国337调查

刘馨泽 方春晖

美国的337调查，因源自美国《1930年关税法》的第337条而得名。其立法初衷是为了限制对美进行产品倾销和垄断贸易等不公平贸易行为。后经过三次重大修订，形成了旨在限制外国厂商向美输入侵犯美国知识产权的进口产品的法律规则。该条款明确授权美国国际贸易委员会（ITC）在有公司提起诉讼的前提下，可以对进口中的不公平贸易行为进行调查，并采取相关救济措施。如果ITC判定被调查者存在违反337条款的行为，ITC有权下达排除令（普遍和有限两种）或禁止令，指令海关禁止该类产品的进口和销售。

337调查的制裁结果往往是特定企业的相关产品乃至全行业的相关产品都无法进入美国市场，而已经出口至美国市场的相关产品也将被禁止销售。美国1930年的关税法第337条（19U.S.C.§1337）规定，禁止向美国出口任何将对下列有效的或可执行的知识产权而造成侵权的货物：美国专利；在第17条目下注册的版权；根据1946年商标法注册的商标；在第17条目下注册的集成电路模版。

同时，“337条款”还包括“在进口物资过程中的不公平竞争方法和不公平行为”，即盗用商业秘密及其他方法和行为。

有关知识产权的不正当贸易不以其对美国产业造成损害为构成要件。根据该条款规定，凡来自美国境外的产品，如果是使用了与美国国内现在有效的知识产权相同的技术，就算侵犯了美国境内的知识产权。也就是说，被调查产品所使用的技术只要未在美国获得知识产权，即使在出口国具有知识产权，也侵犯了美国的相关知识产权。

中国企业防范及规避美国337调查中贸促会及各大商协会的作用

一、联络行业协会，联合单个企业，强化应诉机制

美国337调查案件的应诉程序专业复杂、手续繁琐、需要花费大量的人力、物力和财力，整个应诉过程的总费用通常在150万美元到400万美元之间，而且美国国际贸易委员会不能作出金钱赔偿的裁定，企业规模不大、资金有限、普遍无力负担高额的应诉费用。实力较强大的大中型企业虽然愿意应诉，但能否支付高额的费用也是问题，使得应诉的质量大打折扣。在应诉过程中，应诉企业经费捉襟见肘，在需要当庭听证却无法及时赴美，导致美国国际贸易委员会缺席判决而败诉。部分中国企业还存在不应诉的普遍的“搭便车”的心理。对于耽搁企业来说，参与应诉的机会成本是高于放弃应诉的机会成本的，单个企业的理性选择往往是放弃抗辩，转而寻求其他出口市场。这种个体理性的选择加在一起形成的集体选择则是非理性。如果这样，相关产品就会被迫退出美国市场。这就出现了个体理性与集体理性之间的矛盾，充分反映了我国应诉机制的不健全。

二、从上游完善应诉机制，建立知识产权审查机制

与存在337条款诉讼可能性的企业或行业进行沟通，做好预防工作，在出口货物之前，通过中国律所进行有关检索，确定是否存在涉及该产品的知识产权侵权诉讼的可能性。

中国企业应如何防范及规避美国337调查

被迫参与配合美国ITC的337条款调查是比较麻烦的事情。337调查不仅耗资巨大，历时漫长，除此之外，还会给企业和管理者带来不必要的紧张和压力，无法专注于主营事业的发展。即使最终成功地为自己辩护，所付出的成本对于一家公司来说也可能是灾难性的。

避免专利诉讼的关键是准备。通过提前做研究和调查相关专利，可以避免昂贵的代价。

一、公司卷入337调查公司所犯的常见错误

1.缺乏基本的专利法知识

公司管理层很少有人掌握关于专利法的全面知识，这有可能形成重大隐患，导致后来付出高昂的代价。这些实际上都属于低级的错误。比如说最基本的，不知道他们的专利涵盖什么。他们模糊地认识到某件产品属于专利，但实际上对其保护范围并不清楚。等到试图起诉某人侵权才会发现他们自己的产品的保护范围不清或是申请的授权并不正确。所以事到臨头发现他们的宝贵资源并未良好地设防。

2.没有预防措施

很多公司由于节省成本的考虑，往往忽视关于专利保护方面的预防措施。比如：

（1）他们没有知识产权管理计划，而后者对于一个技术型公司是至关重要的。知识产权管理讲对发明和其他知识产权的披露、公司知识产权的保护的框架作出完整的规定。

（2）他们不进行专利研究，而这一点是一门重要的功课，确保他们的专利不会与现有技术和他人的专利发生冲突。这门功课准备得越早就越有效。

（3）他们不会有战略性申请专利的规划，等等。

3.低估竞争对手的专利

公司往往低估竞争对手，假设对方的专利保护要远远落后于实际情况。 例如，竞争对手的产品可能看起来如此不同以至于公司认为没有侵权的可能性。 但是，事实证明，虽然产品可能有不同的表现，但是实际上他们的的产品可能会侵犯竞争对手的专利。

二、如何避免卷入337调查

关键是采取预防性措施。在设计产品原型或技术构思的阶段就开始预防专利侵权。

1.了解竞争对手正在做什么是至关重要的：

（1）这意味着研究他们拥有的专利；

（2）专利的原理、涉及的技术领域以及他们专门覆盖的内容。

2.如果公司已经收到了对方律师发来的Cease and Desist letter：

（1）首先也是最重要的是检查专利是否正确注册。针对337调查诉讼的最有力的辩护正在攻击有关专利的有效性。这个策略是成功的，因为专利是复杂的，完全有可能是提交不正确，或者实际上并不涵盖对方认为它的作用。

（2）如果专利是正确的，并且您的产品确实已经侵权，公司仍然可以选择避免冗长的诉讼：1）停止生产侵权产品；2）寻求专利许可。虽然支付使用自主开发的技术可能会让人担忧，但与专利持有人达成协议可能比昂贵的诉讼更可取。

中国律师可以在337调查中的服务

按照337调查程序的不同阶段，中国律师事务所可以承担下述工作：

一、应诉答辩阶段（仅就商标或者专利侵权举例说明）

立案：一般情况下，ITC于收到投诉后30天内表决决定调查申请是否得当，是否受理。在此期间，原告、被告都可以向不公平竞争办公室的律师提出咨询。在起诉书中附有临时救济动议的情况下，ITC则应在收到起诉书35天内决定是否立案调查和受理临时救济动议。实践中，不予立案的情况非常少。

公告：如ITC最终决定启动调查，将在《联邦纪事》（Federal Register）上发表立案公告，宣布调查范围，并在调查启动后45天内确定作出最后裁定的目标日期。公告中还会宣布委派一名ITC的行政法官主持调查程序并就是否存在不公平贸易做法作出初步裁定，同时委派一名律师代表公众利益作为独立当事人参加调查程序。被告各方必须在启动调查公报后的20天（如被告不在美国则为30天）内进行答辩。

1.此阶段将派出专业律师、专家到涉案公司了解企业基本情况，收集整理基本数据、材料和实物证据，并了解商标注册情况以及出口销售情况；

2.在涉案公司配合下，建立供本案参与人使用的中央数据库，并对文件进行加密保护，建立贵司德恒律师事务所联络沟通机制；

3.对涉案公司情况进行全面评估、咨询，提出使公司在应对本案程序和实体中有益的建议和意见，帮助公司消除可能对案件产生不利的法律隐患；

4.组织专利律师对申请人的美国商标或者专利和中国商标或者专利进行技术和专业分析对拟应诉企业产品的商标或者专利特点、特征、申请商标或者专利情况及权利要求进行比对，分析相同之处和差异；

5.查询并分析申请人在全球提出知识产权诉讼的主要抗辩点和应诉成败环节；

6.分析中美两国涉案产品行业最近三年的主要发展趋势和产销量情况，研究美国相关产业和中国相关产业的实际发展状况，并判断美国国内产业的损害状况，并对在应诉中的法律抗辩地位和抗辩战略策略予以综合评估、确定；

7.必要时协助在美国召开由中国相关行业主管部门参与的、中国相关应诉企业、美国进口商、销售商和消费者参加的应对337调查的工作会议；

8.撰写、翻译并提交应诉答辩状。

二、证据调查、收集与证据开示阶段

1.向申请人提出证据质询清单；

2.根据涉案公司的要求和行政法官的指令，提供贵司的主要商标或者专利要点和技术特征；

3.组织欧美及国内的专家力量，全面检索申请方自公司设立起，在各国登记、变更、修改、注销及变动商标或者专利的所有资料，分析相关商标或者专利的权利瑕疵信息；

4.向行政法官提交申请方的商标或者专利瑕疵和不符点的抗辩意见，根据“禁止反言”原则，请求确认申请方的商标或者专利无效，或者提出甲方未侵犯其商标或者专利权的抗辩意见和/或和解意见（包括将涉案中国公司新产品排除在申请方商标或者专利保护范围之外）；

5.参加由行政法官主持的第一次和解会议，提出相关抗辩及和解方案；

6.根据行政法官的排期要求，组织并进行证据开示；

7.按照行政法官的要求，帮助涉案中国公司做好实地核查的准备工作，并提交能够反映相关企业真实情况的证据资料（如有）；

8.参加第二次及第三次和解会议。

三、听证会准备阶段阶段

1.指导及协助中国司准备听证会的陈述意见及相关证据；

2.根据相关证据材料及调查取证结果，准备听证会证据、证人和抗辩意见；

3.准备听证会上需作证的专家意见，包括中美技术专家、行业协会等“法庭之友”的意见；

4.根据行政法官的要求和听证会的需要提交其他补充证據。

四、出席听证会阶段

1.代表中国公司出席听证会，针对申请方的起诉请求事项，阐明答辩意见并提出反诉意见；

2.提供专家证人，并对双方证人进行交叉质证；

3.阐述抗辩意见，并进行听证会辩论；

4.根据听证会的进程，提交其他补充辩论与代理意见。

五、初裁阶段

1.行政法官初裁决定做出后，对该决定进行法律分析；

2.与涉案中国公司讨论是否接受初裁结果；

3.如涉案中国公司不服行政法官的初裁决定，代理其向ITC提出复审申请。

六、复审与终裁阶段

1.ITC决定启动复审程序后，代理涉案公司参加复审程序并提出复审抗辩意见；

2.如ITC的决定支持了行政法官的初裁意见，将代理涉案公司向美国行政最高当局（总统）提出救济请求等。

以上仅以商标或者专利侵权为例，涵盖了所有程序中律师应有的作用仅供参考。

LINK·链接 违反美国337条款的措施

专利权受到侵犯的美国及外国专利权人有两种获得337条款救济的途径：一是向联邦法院提起337条款诉讼，请求损害赔偿，系真正意义上的司法救济，是对已经因侵权产品造成的损失进行事后补救的救济措施；二是向国际贸易委员会（ITC）申诉，由ITC发动调查、作出裁决、发布排除令或禁止令，系具有准司法性质的行政救济，着眼于预防因侵权产品的进口而给专利权人引起的损失。

一、联邦法院337条款诉讼

美国的法院体系分为联邦法院系统和州法院系统。知识产权法以联邦法为主，故联邦法院系统具有更多的司法管辖权。即一般案件先由联邦地方法院一审，对联邦地方法院判决不服的，可上诉至联邦上诉法院。联邦上诉法院通常是将同一区域相邻几个州的联邦地方法院归为一组，即为一个辖区（巡回区），对该辖区法院的判决可上诉至该辖区内的联邦巡回上诉法院。根据1982年联邦法院改进法，联邦巡回上诉法院对专利诉讼具有排他性的上诉管辖权。

对联邦上诉法院的裁决不服的，还可上诉至美国最高法院。但向最高法院提出的上诉案件，由最高法院根据案件的具体特点及必要程度自行决定是否受理。由于最高法院选择受理的通常系具有代表意义的案件，故在知识产权诉讼中，联邦巡回上诉法院的裁决基本决定了案件的最终结果。

二、国际贸易委员会337条款诉讼

根据337条款，国际贸易委员会和海关负责对侵犯美国知识产权的产品进口和销售进行核查，并采取相应边境管制措施。如国外企业进口的产品侵害了美国知识产权人的利益，受害人可以向国际贸易委员会提出337调查申请。国际贸易委员会经过调查核实，可以发出排除令或禁止令，并通知海关采取相应措施扣押侵权产品。

受害人（申请方）提出337调查申请时，需向国际贸易委员会提交起诉书，由国际贸易委员会对该申请进行审查，然后根据审查结果于30日内决定是否成立调查组进行立案调查。

国际贸易委员会成立调查组后，会向每位被告送达起诉书和调查通知，确定结束调查的目标日期：一般337调查时限为12个月，较为复杂的案件则可以延期3个月。同时，国际贸易委员会指定行政法官，并将337调查程序移交该法官主持。

被告须在接到通知之日起20日之内针对调查通知提交书面答辩意见。如果申请方同时申请了临时排除令，则被告还必须在接到通知日起10日（普通案件）或者20日（较为复杂案件）内提交针对临时排除令的答辩意见。

在国际贸易委员会启动的337调查中，行政法官将根据调查结果作出初步裁决。当事方如果对该初步裁决不服，可以提出申诉，请求国际贸易委员会进行复审；如果不提出复审申请，则意味着放弃日后任何上诉的权利。国际贸易委员会可以接受或拒绝复审申请，也可主动决定复审：如果决定对初步裁决进行复审，将会就复审的范圍和内容做出具体规定；如果不进行复审，则初步裁决在上报国际贸易委员会45日后成为国际贸易委员会的裁决。

如果国际贸易委员会裁决中认定被告存在违反337条款的行为，会将其裁决及裁决依据呈交总统。总统可以在60日内出于公共利益与国家政策的因素否决国际贸易委员会的裁决；如果总统不行使上述否决权，则国际贸易委员会的裁决将成为最终裁决。

在国际贸易委员会的最终裁决中遭受不利影响的一方，如果不服该裁决，可以在60日内向联邦巡回上诉法院上诉，如果该当事人对联邦巡回上诉法院的裁决不服，可以向联邦最高法院上诉，联邦最高法院作出的裁决具有终局性。

三、国际贸易委员会与联邦地方法院司法程序之间的比较

（作者单位：北京德和衡律师事务所）