论声音商标的显著性

王含露 辜凌云

摘 要：商标的显著性是审查商标实质性要件中的核心要件，声音商标作为2014年商标法修订后新增的非传统商标，其显著性的认定存在立法缺位问题，腾讯QQ消息提示音一案对于声音商标的显著性提出了司法考量。首先声音商标与传统商标一样具有固有显著性和获得显著性，所申请注册为商标的声音不以简单和过于常见为由必然没有固有显著性，且独创性要求也不应作为条件被加入声音商标的审查要件中来；其次，通用性和功能性声音在取得了第二含义后应当认为具有了获得显著性而被允许注册为商标；最后对我国的声音商标注册审查标准提出现实可行的建议。

关键词：声音商标；腾讯QQ案；显著性；注册审查标准

一、 问题的提出

发生于今年4月的腾讯科技（深圳）有限公司（以下简称腾讯公司）诉被告原国家工商行政管理总局商评委（以下简称商评委）商标驳回复审行政纠纷一案引起了理论界和司法实务界的关注。北京知识产权法院于4月27日对该案进行了公开宣判，该案是我国新商标法将声音纳入可申请注册商标范围以来首例声音商标纠纷案。该案引起争议的问题主要聚焦在声音商标的显著性认定上。其基本案情如下：

2014年5月1日起，我国《商标法》第八条正式将声音纳入可注册商标范围。在商标法实施后的第一个工作日腾讯公司就立即向商标局提出了其QQ消息提示音商标（六声短促且频率一致的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音商标）的注册申请，指定使用在国际分类第38类的电视播放；新闻社；提供互联网聊天室等十类服务项目上。但商标局和商评委先后作出商标驳回通知和驳回复审决定。腾讯公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼。法院支持了腾讯公司，认为诉争商标的声音已经与QQ软件建立了对应关系，诉争商标使用在指定使用的服务项目上具有显著性。①

我国的商标法虽然取消了关于商标“可视性”的要求，加进了声音商标这一新的种类，但是却缺乏相应的配套标准，并没有明确审查机关在审查时准予注册的具体规范。声音商标作为非传统商标，对其显著性的认定势必与传统商标存在相当大的差别。本案存在如下的法律争议：声音商标是否必须通过使用才能获得显著性？是否应当将表现形式单一作为认定声音商标不具有显著性的理由？具有独创性与否是否应当作为声音商标具有显著性的认定标准？笔者将结合本案就这些问题展开分析和论证，以期进一步完善商标法关于声音商标的显著性認定问题的相关基本理论，并为声音商标的注册审查和类似案件的解决提供可行的建议和科学的路径。

二、 司法实践中关于声音商标显著性的认定标准

（一） 该案中商标局和商评委的审查标准

该案中的诉争商标“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”是腾讯公司名下QQ软件在运行过程中新消息传来时播放的提示音。商标局依据《商标法》第十一条第一款第（三）项作出不予注册的决定的理由为：诉争商标由简单、普通的音调或旋律组成，使用在指定使用项目上缺乏显著性，不得作为商标注册。

商标评审委员作出的被诉决定的理由为： “嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声音较为简单，缺乏独创性，在指定使用的服务项目上缺乏商标应有的显著特征，难以起到区分服务来源的作用，并且诉争商标的声音仅为软件包含的标识某一功能的声音。在庭审过程中，商评委又称其审查声音商标的依据就是显著性，作为非传统商标，声音商标必须通过使用才能取得显著性，而原告提供的证据只能显示QQ软件具有较高的知名度，并不能证明诉争商标具有显著性。②

（二）法院的裁判理由

北京知识产权法院经审理以后认为，本案诉争商标虽然仅由同一声音元素“嘀”音构成且整体持续时间较短，但是，诉争商标的整体包含六声“嘀”音，且每个“嘀”音音调较高、各“嘀”音之间的间隔时间短且呈连续状态，诉争商标整体在听觉感知上形成比较明快、连续、短促的效果，具有特定的节奏、音效，且并非生活中所常见，因此，其并不属于被诉决定所认定的声音整体较为简单的情形。另外还需要指出的是，诉争商标的声音虽系QQ软件在运行过程中新消息传来时的提示音，但该提示音系人为设定，亦非该软件运行过程中所必然带来的结果，不属于功能性声音。

并且该院认为一般情况下，声音商标需经长期使用才能取得显著特征。经过对腾讯公司提交的相关证据可以认定，诉争商标所依附的QQ软件作为即时通讯软件持续使用的时间长、范围广泛、市场占比份额较大、使用群体所涉及的领域众多。并且随着QQ软件、“QQ”商标知名度的提升，诉争商标作为QQ软件默认的新消息传来时的提示音已经与QQ软件之间形成了可相互指代的关系，诉争商标的声音亦已经在即时通讯领域建立了较高的知名度、识别性进一步增强，诉争商标与QQ软件、腾讯公司之间已经建立了稳定的对应关系，诉争商标在指定使用的“信息传送”服务项目上起到了商标应有的标识服务来源的功能。法院同时对诉争商标指定使用在电视播放、新闻社服务项目等与“信息传送”相关的项目上亦可以起到商标应有的标识服务来源的功能进行了说理论证，但与本文主旨无关，因此不在此详谈。

（三）统一声音商标注册申请审查的意义

我国的商标注册审查采取的是全面审查制，但就其显著性认定存在法律缺位问题，这也造成了声音商标注册审查难及获准注册声音商标难。据统计，新《商标法》施行4年来，全国共有546件声音商标申请注册，但仅15个注册成功。③随着科技的进步和大众传媒的发展，企业对于自身宣传的形式和手段越来越多样化，许多声音标识因为被反复使用而与相关企业具有了稳定对应联系，声音商标作为相关公众识别企业商品和服务来源的新型标识的作用也越来越大，因此，统一声音商标的注册申请审查标准既有利于保护企业的重要无形资产，帮助企业进一步提高自身竞争力，也能够稳定市场经济秩序，促进商品和服务市场的公平和效率，维护消费者的权益。统一声音商标的注册申请审查标准最重要的就是解决声音商标的显著性如何认定的问题。

三、 声音商标显著性的学理探讨

（一）声音商标的显著性

声音商标的显著性之所以难以认定，主要是因为声音商标相较于具有视觉冲击力、能够给人留下深刻印象的的传统商标而言，难以起到区分商品和服务来源的作用，因此很多国家在司法实践中往往将声音商标已经与商品和服务建立起了稳定对应联系作为准予声音商标注册的实质条件，实际上认可的是商标的获得显著性。但是否声音商标本身不可能具有固有显著性呢？就腾讯QQ消息提示音声音商标案而言，商标局和商评委认为六声短促且频率一致的“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”声的构成过于简单，缺乏显著性，而法院的裁判理由中显然否定了商标局和商评委的这一看法，并且确定了“对于声音商标是否具有显著性进行判断，除应遵循对传统商标是否具有显著性的基本判断原理、标准与规则外，还应结合声音商标声音的时长及其构成元素的复杂性等因素，综合考察其整体在听觉感知上是否具有可起到识别作用的特定的节奏、旋律、音效，从而对其可否起到区分商品或服务来源的作用作出判断”④的认定标准。

首先，学理上认为一般认可了商标的固有显著性以后便无需再论其是否具有获得显著性⑤。本案中法院的逻辑论证关系应当是，认为依据原告腾讯公司提供的证据可以认定该声音商标在指定使用的服务商不属于通用性或者功能性声音。之后所提及的“诉争商标作为QQ软件默认的新消息传来时的提示音已经与QQ软件之间形成了可相互指代的关系”并非为了论述该商标具有获得显著性。法院的此种表述应当是为了说明诉争商标在指定使用的“信息传送”等服务项目上起到了商标应有的标识服务来源的功能，而不是为了证明其是因为通过使用获得了第二含义，法院也并没有指出“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”具有何种第二含义。因此可以肯定的是，声音商标本身可以具有固有显著性，很多声音都因为具有固有显著性而被获准注册为了声音商标，如成为我国首例注册成功的声音商标的中国国际广播电台广播节目开始曲。

其次，“独创性”对于声音商标的注册申请来说不应被列为单独的一项条件。此自不言自明，商标从来不以“独创性”作为获准注册的要件，声音商标并不因其新颖的形式和认定的技术难度就需要加进这一条件。对于声音商标而言，显著性仍是核心要件，即使不具备独创性的声音商标，如果能够起到区分商品或者服务来源的作用，也应当核准注册。比如NBC的“三声钟声”商标、米高梅的“狮吼”商标等。

再次，对于具有了通用性或功能性的声音商标，其通过使用获得第二含义之后也可认为其具有显著性。比如開汽水瓶的声音可能从来没有人将其当作声音商标注册，但某天某企业将其运用到广告或其他视听媒介上反复向大众宣传和播放，最后达到的效果使相关公众将此种声音与该企业生产的该种汽水稳定地对应了起来，甚至人们在日常生活中会通过模拟这种声音来指代该汽水而不是其他任何汽水，在此类情况下应当认为该声音具有了第二含义，具有了作为商标的可识别性和显著性。因此，如果当某些通用性或功能性声音经过长期的使用具有了第二含义，在相关公众心中明确地指向了某一商品或者服务，那么应当认定其具有了显著性。但是因该生产者的独占性使用损害了公共利益的除外，这里的公共利益，是普通社会公众的利益，而不是仅指除了申请注册该种声音商标的企业之外的其他同行业竞争者的利益，如果存在某种危害或威胁其他竞争者的不正当竞争关系，应当通过其他部门法，尤其是具有公法性质的法律加以规制。《商标法》旨在保护商标的注册专用权，即对于满足了形式和实质条件的商标应当公平、平等地准许注册。这里的公共利益也与《商标法》第十条第一款的绝对禁止注册条件，对社会主义道德风尚产生不良影响的规定无涉。当行业内普遍已将某种声音作为提供某种商品或服务的标识，相关公众的生活也离不开此类声音时，如果允许将该声音作为商标注册将损害特定公众的利益。比如婚礼进行曲是新人在举办婚礼时必然播放的旋律，如果允许其被作为商标注册于婚庆策划类及相关服务或商品上将会使该商品或服务的提供者拥有商标专用权，损害所有以后举办婚礼的新人的利益。还有诸如运动会开场所播放的运动员入场进行曲不应准许作为体育运动用品及其相关商品或服务的声音商标注册；洒水车所播放的生日快乐歌或者《兰花草》等音乐旋律不应准许作为清洁用品及其相关商品或服务的声音商标注册等等。

（二） 声音商标注册申请审查实质性标准

我国现行法律对于声音商标注册申请审查的实质性标准存在缺位问题，商标局和商评委2016年12月所颁布的《商标审查及评审规则》新增了声音商标的审查标准，其中关于声音商标的实质审查分为三个条件，分别是声音商标禁用条款审查、显著性特征审查和声音商标的相同、近似审查。该评审规则作为商标局和商评委的内部工作规范不具有对世的法律效力，但具有一定的参考价值。该实质审查条件的其他方面并不存在太大问题，主要是对于显著性的认定太过于简单，尤其是除该条件中列举的具有通用性和功能性的声音外，所谓“其他缺乏显著特征的声音”，仍将简单、普通的音调和旋律认定为不具备显著性，太过于绝对，结合法院对于腾讯QQ消息提示音的裁判理由，对于声音商标是否具有固有显著性的审查应当包含如下几项标准：（1）申请的声音整体在听觉感知的效果应当具有可识别性，（2）其节奏、音效、音色等应当具有特殊性，或者经过特殊的设计或者编排，（3）并非于生活中所常见等。对于商标获得显著性的审查应当满足以下几个标准：（1）商标本身能够指示商品或者服务来源。（2）商标的使用方式、范围和表现形式应当具有广泛性，同时具有相当的市场占有率。由于我国的商标专用权保护范围及于全国，因此该声音商标应当在全国范围内投入使用，以各种形式进行过宣传、推广、销售或者使用。（3）在全国范围的相关公众中具有较高的知名度。在国外一般通过消费者调查⑥的方式论证是否满足这一点，我国也应当适时地引入消费者调查，通过抽样调查得到的消费者的实际生活体验来判断商标是否具有显著性认定标准的知名度，最终认定该商标是否达到具有与其提供的产品具有互相指代的关系的效果。

参考文献：

[1]声音商标显著性之法律探析——以腾讯声音商标驳回复审行政诉讼案为视角[J].吕子乔.科教文汇（中旬刊），2017（4）.

[2]声音商标注册实质要件适用研究[D].聂康锐.华东政法大学硕士论文，2017.

[3]声音商标的实质审查标准探析[D].李鹏.清华大学硕士论文，2015.

[4] Board Resolutions Protectability of Sound Trademarks.

http：//www.inta.org/Advocacy/Pages/ProtectabilityofSoundTrademarks.aspx.最后访问时间：2018年6月10日.

[5] EU opens door for sound marks： will scent marks follow？ Danny Friedmann. Journal of Intellectual Property Law & Practice， Volume 10， Issue 12， 1 December 2015， Pages 931–939

[6] Trademark "Sound Mark" Examples. https：//www.uspto.gov/trademark/soundmarks/trademark-sound-mark-examples.最后訪问时间：2018年6月10日.

① 参见北京知识产权法院（2016）京73行初3203号行政判决书。

② 参见北京知识产权法院（2016）京73行初3203号行政判决书、商评委商评字[2016]第0000035304号关于第14502527号“嘀嘀嘀嘀嘀嘀”（声音商标）商标驳回复审决定。

③ 参见陈柳行：《新<商标法>通过4年？声音商标仅15例成功注册》，http：//ip.people.com.cn/n1/2018/0524/c419849-30011896.html，最后访问日期：2018年6月24日。

④ 参见北京知识产权法院（2016）京73行初3203号行政判决书。

⑤ Kevin K. McCormick， Ding You Are Now Free to Register that Sound （2006）96 TMR 1101 at 1119. 吕子乔：《声音商标显著性之法律探析——以腾讯声音商标驳回复审行政诉讼案为视角》，《科教文汇（中旬刊）》2017年第4期，第190页。

⑥ 参见湛茜：《声音商标的注册问题分析》，《中国专利与商标》，2012年第4期，第55页。

作者简介：

王含露，1995年，女，湖北孝感，硕士研究生，知识产权法方向，北京外国语大学法学院.