在先商标所有人何时主张在先使用权

侯继芸

目前世界各国对于商标权取得的规定，大概分为两种模式：申请在先原则和使用在先原则。巴西采用申请在先的原则，也就是说，谁先申请，谁取得商标权。不过，实践中会有这样的情形：申请商标的是A，但在A提交商标申请之前B已经使用了该商标，B就有了一个在先使用权或先用权。出现此种情形时，我们该如何界定商标权的归属呢？本文通过巴西高院的一个最新判例来了解和探讨巴西在这方面的规定和做法。

最近，巴西高等法院审理了撤销注册商标“PADR？O GRAFIA”一案。该案的大概情形如下：SERIPRINT INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA公司（以下称“SERIPRINT”）在巴西提交了商标“PADR？O GRAFIA”申请并获准注册。PADRAO GRAFIA INDUSTIAL E COMERCIAL LTDA公司（以下称“PADRAO GRAFIA”）虽然没有申请注册该商标，但其公司从多年前就已经开始使用该商标。于是，“PADR？O GRAFIA”公司一纸诉状将SERIPRINT公司诉至法院，请求法院基于其对商标“PADR？O GRAFIA”的在先使用权撤销注册商标“PADR？O GRAFIA”。

巴西《知识产权法》第129条规定：“申请人通过向巴西专利商标局提交商标申请获得商标注册的方式取得商标的所有权。”显而易见，巴西采用申请在先原则，申请人在巴西专利商标局获得商标注册的同时一并取得该商标的专用权。在先向巴西专利商标局提交商标申请的申请人（在先的申请人）取得该商标的所有权。

当然，巴西《知识产权法》第129条第1款同时规定：当满足某些条件时，巴西专利商标局承认善意的商标在先使用人对商标的注册享有在先权利。也就是说，在某些特殊情况下，商标的在先使用人比商标申请人享有“先机”。很显然，这一条款是巴西申请在先原则的例外。既然是例外条款，巴西专利商标局在此之前对该法律条款的适用有着极为严格的规定：只有在商标异议程序中，在被异议商标获得注册之前，商标的在先使用人可以主张在先使用权。换句话说，一旦商标获得注册，例如在无效阶段，巴西专利商标局并不认可或支持基于在先使用权的争辩意见。巴西专利商标局认为商标获准注册后，巴西《知识产权法》第 129条第1款的规定就不再适用，除非能证明申请人是恶意抢注。

在注册商标“PADR？O GRAFIA”撤销案中，商标申请人SERIPRINT公司已经取得商标“PADR？O GRAFIA”的注册权，而PADRAO GRAFIA公司则基于其在先使用商标“PADR？O GRAFIA”这一事实提出了撤销注册商标的申请。鉴于本撤销申请既非在注册之前的异议阶段提出，也没有恶意抢注的事实证明。因此，注册商标“PADR？O GRAFIA”是否适用第129条第1款而被撤销成为双方争议的焦点。

就巴西《知識产权法》第129条第1款的解读，相对于巴西专利商标局的严格按照法律条文本身的含义去理解“只有争议商标获准注册之前，善意使用商标的在先使用者才可以主张对该商标有在先使用的权利。”巴西高等法院的解读则显得更为灵活：巴西高等法院援引了巴西联邦宪法第5条第XXXV款来理解“公平正义”这一原则，认为该法律条款的适用范围可以更广一些，“在先使用者可以在任何时候主张在先使用了争议商标，包括法院的无效程序中，只要法律中规定的限制条件都已达到即可。”如果商标获准注册5年之内，在针对相同或近似商标的案件中，即使是申请撤销或无效注册商标，也可能会有主张在先使用商标的情形。

因此，巴西高等法院在对该案的第1464975-BR号判决中是如下表述的：基于商标的在先使用来判定商标无效案件是可行的；并着重强调：只要某些条件得到满足，巴西《知识产权法》仍旧明确保护商标的正常使用者的权利，保护其相对于已注册商标的在先权利，即使第三人已率先申请注册了该商标。

毫无疑问，巴西高等法院对此案的判决对于商标的真正所有人而言是非常有利的，可以视为在先使用者在巴西获得商标保护和商标专用权的最后一次机会（“最后稻草”）。有此案例解读，真正的商标所有人必定会积极有效地开发商标、乐于在使用商标方面投资、努力围绕商标建立良好的商誉。

但是如同硬币都有两面，巴西高等法院就巴西《知识产权法》第129条第1款的灵活适用，也给商标注册带来更多的不确定性。注册商标只有在获准注册5年之后，才能免受第三人的在先使用权的影响而最终稳固下来。考虑到目前巴西商标申请注册周期较长（3-5年），一件商标从申请到在巴西最终变得稳固所需的时间就非常长久了。

而对于权利人来说，充分收集并保存商标在巴西已实际使用的证据材料就变得尤为重要，因为在第三方主张在先使用某一标志的商标争议案中，这些证据材料将成为致胜的关键因素。

保护商标在先使用人的利益，中国也有类似制度。根据中国法律规定，如果在先商标使用人能够证明自己在注册商标申请日之前使用了该商标，法律保障在先商标使用人有条件、有限制地使用该商标的权益。

中国《商标法》第59条第3款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原有使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”从此法条中可以看出，在中国，在先使用权中的“在先”应当在注册商标“申请日”之前；同时，在先使用人的使用行为还必须早于商标注册人对该商标的使用时间（排除在先使用人具有恶意的情形）。而对于“原有范围”的使用，虽然《商标法》没有细化规定，但是法院在“启航”商标案中对“原有范围”进行了初步界定：（1）在后使用的“商标”及“商品或服务”应与在先使用的商标及商品或服务“相同”或“基本相同”；此处的“基本相同”应当是在后使用的“商标”与在先使用的无明显差异、“商品或服务”无明显；区别。（2）商标在后“使用行为”的规模不受在先使用规模的限制；只要是“在先使用人”通过自身的努力而致使经营规模扩大的，该经营规模扩大的范围仍属于“原有范围”。（3）“使用主体”仅限于“在先使用人”本人以及在先已获得授权许可的“被许可使用人”；如果任凭“在先使用人”通过发放许可进行经营规模的扩张，对商标注册人利益造成的影响将难以预料，因此，基于对商标注册人利益的考虑，对于被许可使用人的使用原则上应加以限制。

另外，《商标法》第32条“申请商标注册……也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响商标。”该法律条文同样也保护商标在先使用人的权益，只不过该条文强调“恶意抢注的商标”是不能对抗在先使用的商标的；也就是，在先使用的商标可以对抗在后的商标注册人，并且该法律条文既可用于商标异议案中，又可用于无效案中。这与巴西高等法院对巴西《知识产权法》第129条1款的规定和使用有异曲同工之妙。

借鉴意义：

实践中，很多国家都采取谁先申请，谁先注册原则，但这并不意味着商标在先使用权人的利益就得不到保护。事实上，很多以申请在先为原则的国家，也会有如同巴西保护商标在先使用人权益的类似规定。因此，国内企业如果出现类似案例中的情形时，不要慌张，首先要看看，我们的使用是否构成在先使用，其次，了解一下在该国是否有类似于巴西的关于在先使用权（先用权）的规定；再次，当然要搜集并保存在先使用的证据材料。及时联系专业代理机构尽早采取法律措施来维护自己的权益。

不过上述策略毕竟只是维权策略。相对而言，预先做好商标申请注册工作才是万全之策。企业在“走出去”之前，首先要做到“商标先行”，尤其是像巴西这种国家，商标申请注册周期大致要4-5年时间，注册之后还存在被撤销的风险，所以提早打算、未雨绸缪，才不失为一个好的策略。endprint