商标侵害态样的“搭便车”模式

摘 要：我国企业常藉由移转他人声誉而获取商业上利益，是典型的“搭便车”行为，但它后患无穷。本篇文章主要藉由欧洲商标规范中“搭便车”行为的意义与判断方式，阐述并讨论“搭便车”行为所造成的损害。

关键词：驰名商标；商标搭便车行为；商标淡化；商标侵害；比较广告；欧盟商标指令

一、 前言

美国篮球巨星迈克尔.乔丹状告中国运动服和鞋类生产商乔丹体育股份有限公司（下称乔丹体育）侵犯姓名权一事此间在中国坊间迅速升温，而后者所注册的商标有可能造成公众、特别是体育运动相关市场消费者的混淆，或构成不正当竞争，这种打擦边球、搭便车的做法对我国企业发展产生的后患将不可估量。

乔丹体育是由成立于1984年的福建省晋江县日用品工厂发展而来。2000年，福建乔丹体育用品有限公司成立。目前在乔丹体育名下注册的中文“乔丹”、拼音“QIAODAN”以及篮球运动员形象商标，有数十个之多。

“空中飞人”的迈克尔.乔丹在中国公众中具有极高的知名度。显然，在当时的中国期刊中，作为一个人名提及“乔丹”的应该就是指美国篮球运动员迈克尔.乔丹，在中国享有极大的知名度以及人气。而乔丹体育能够发展到今天的规模，不能否认在一定程度上沾了飞人乔丹名气的光。可能在此案件未发生之前，绝大多数消费者是不知道乔丹体育与乔丹本人是毫无关系的，所以乔丹体育虽未直接误导消费者，但其品牌确实让消费者造成了一定误解，从而从中获利并发展了其公司。

此外，1991年耐克公司向商标局申请注册了英文“Michael Jordan”商标，公司却没有及时注册中文商标，直到2008年其才申请注册中文“迈克尔·乔丹”商标，被商标评审委员会驳回。

由以上缘由，可乔丹体育是在知情的情况下利用公众所知悉的知名运动员的姓名来推销自己的产品，进而获得商业上利益，即藉由声誉移转而获取不公平利益，是典型的“搭便车”行为。

本文以下藉由欧洲商标规范中“搭便车”行为的意义与判断方式，阐述并讨论“搭便车”行为所造成的损害。

二、 “搭便车”的意义

（一）“搭便车”的构成要件

根据欧洲司法实践、欧盟商标规范与欧盟《新商标指令》2015/2436（以下简称“新《指令》”）的见解，构成“搭便车”行为的要件可归纳成下列两项：

1.因投射造成声誉移转

欧洲法院在LOreal v Bellure案中①清楚说明何谓搭便车行为（takes unfair）。法院指出，所谓“利用驰名商标的显着性及声誉获得不公平的利益”，也就是“模仿”（parasitism）或“搭便车”（free-riding）的行为，其概念并非着重于对商标造成的损害，而是强调使用他人的同样或类似标志而从中获得利益的结果，特别是利用形象或相同及类似标志所投射出的特征移转，此类明显有利用驰名商标声誉获益的情形。

尽管并未侵害到驰名商标或公众所知悉的知名度的显着性及声誉，但当消费者基于特定商标行为，将驰名商标或公众所知悉的知名度的形象投射至特定商标，并发生声誉移转的效果时，侵害即有可能成立。

2.獲得不公平的利益

其次，构成“搭便车”行为的所获利益，须为“不公平”（unfair）利益。欧洲法院认为所谓“不公平”，乃指特定商标试图利用相同或类似于驰名商标而未付出任何经济上代价，凭空享用别人对维持此声誉所付出的营销努力。

当驰名商标刻意经营形象而达到一定声誉，消费者已不再是单纯购买该项商品，同时也是购买一个消费经验及品牌印象。若特定商标利用驰名商标权人经营成果，使消费者受到特定商标商品吸引，或觉得有趣而购买，确实对商标权人有所不公。至于特定商标权人是否有意榨取利益，不在所问，只要其使用相同或类似驰名商标的目的是基于营销考虑，刻意造成两者间的“联想”，可认为构成榨取不公平利益。

（二）判断方式

此类侵害判断方式，必须对所有情状（global assessment） 进行全体通盘的考虑。举凡，商标近似程度、商品或服务的性质、相关消费者的认知、驰名商标的驰名程度及显着性强弱等，皆为判断是否侵害的参酌因素。

然而，亦有几点和商标淡化侵害判断相异的地方是：①由于驰名商标的显着性或声誉越高，成立侵害的可能性也就越大，在从驰名商标“显着性”获得不公平利益的情形下，驰名商标本身必须具有强烈的显着性，至少应达到独创性，使消费者一眼即能辨识其所指定的商品服务来源。另外若该商标已为广大消费者所熟知，尽管使用随意性商标，仍有构成另一类从驰名商标“声誉”——获得不公平利益的可能。②由于“搭便车”行为是透过使特定商标获得利益的方式进行，因此欧洲法院在Intel案中指出，此处判断基准的相关公众，也就是指具一般知识、注意程度及智力，使用“特定商标”商品或服务的相关消费者，而非如同前传统商标侵害是以使用“驰名商标”所指的商品或服务的消费者为判断基准。此类型着重于观看“特定商标”基于搭便车行为所获得的好处，所以须以特定商标的相关公众为基准，透过观察使用特定商标商品或服务的消费者，是否因受他攀附的声誉影响而被吸引（不论是否混淆误认其来源）去购买特定商标商品，由此来判断是否有“搭便车”行为。

三、 搭便车的侵害损害赔偿

若在仅有“搭便车”行为存在时，而无减损显着性或声誉的情形，驰名商标所受的侵害程度究竟为何？不无疑问。具体举例而言，若特定商标所指的商品是驰名商标永远不会贩卖，消费族群亦无增加，理论上驰名商标不会从该项商品获得预期利益，也无实际销售数量或金额的损害，那此驰名商标所受的侵害究竟为何？也就是说若“搭便车”行为对被侵权者既无“所无损害”亦无“所失利益”，是否仅能实施禁制令或没收等预防措施，而非要侵害者付损害赔偿？

若依据“新《指令》”第13条第1项第a款明白表示，损害赔偿金额的计算应将侵权者获取的不公平利益纳入考虑。举轻以明重，在驰名商标的情形更应如此。这是由于驰名商标所受的侵害，特别是“搭便车”行为，并非着眼于可数量化的损害，而是侵权行为人不当利用驰名商标的形象与价値。其所欲维护的商标功能亦和传统商标表彰商品或服务来源功能有所不同。

在讨论“搭便车”行为带来的侵害损失赔偿前，必须先了解受侵害的标志或驰名商标所要保护的究竟为商标的何类功能。在LOreal案中，欧洲法院首先确立了商标功能现代化的定义，即为“商标功能不仅包含使消费者办识商品服务来源的基本功能，更包含其他功能，例如系证商品或服务的质量，或讯息传达、投资或广告的功能”。法院更阐明：“商标并不仅是用来表彰其商品来源，更是传达讯息予公众的重要工具，其本身即具有经济价值……，此项讯息也是关于商品的质量，或其他无形的价值，例如奢华、生活品味、独享、冒险精神或青春年华等。”

四、 “搭便车”的限制

按欧洲商标规范，“搭便车”行为的禁止仍会受到两项限制：第一是商标法关于合理使用的限制，第二则是与自由竞争原则间的调和。

（一）合理使用

欧盟“新《指令》”在提供驰名商标遭受减损或搭便车的保护同时，亦透过合理使用（due cause）事由平衡双方利益。由于不论是法规范或判决皆未对驰名商标的合理使用适用的事由多做解释，但是参考一般商标法上的合理使用事由，例如系争商标系基于善意使用其姓名或笔名，或于驰名商标注册前已有使用事实等都可适用在驰名商标上。

而欧洲法院在Intel案中更指出，再驰名商标受侵害时判断系争商标是否有合理使用的原因，是基于两者为独立且具先后顺序的事件来判别。法院认为，必须先证明有侵害或侵害的可能后，才能去讨论合理使用的问题，特别是，由于驰名商标是横跨特定性原则的保护，也是法律赋予的特别保护，一旦驰名商标侵害无从成立，那系争商标当然不需要费力去证明自己有合理使用的原因，如此才能真正平衡双方利益。

（二）比较广告②

除了一般商标合理使用规范外，合法使用他人商标进行比较广告，亦可构成合理使用的原因。欧洲法院在O2 Holdings③一案中，首次清楚阐述驰名商标保护与合法的比较广告中间的界线。认为比较广告若建立在促进竞争、维护消费者利益，且立法者有意鼓励比较广告的基础下，那适当限制商标法赋予商标权人的权利才能让比较广告具有合法性。

首先，必须先了解消费者是否因为“商标的使用”而将广告主的商品与驰名商标两者之间产生联想（association）。若此为真，那第二步骤则须了解此联想所获得的利益是否属于“不公平”。但是致于如何判断此不公平，并非全然取决于广告主所获利益，或对驰名商标权人可能造成的客户流失。再进一步考虑驰名商标声誉、消费者对于驰名商标商品形象的联想、消费者购买驰名商标或比较广告主商品的原因、比较广告中使用该驰名商标的必要性，以及比较广告在广告主商业策略上的重要性等因素，来判断是否其为一“利用他人商标声誉获得不公平利益”的不合法的比较广告。当然，若是比较广告从一开始即不符合具上述所列的要件，那广告主所获得的利益自然应视为一不公平利益。

（三）自由竞争

如同前述，对于驰名商标，除了需要保护商标基本功能，更延伸到讯息传达、投资或广告等功能。但此类基于声誉、品牌价値或经济上投资，這類屬於扩充性的保护却存在一个根本问题。因为当驰名商标权人意识到消费者愿意花钱购买的不仅是商品，而是商标本身隐含的价値时，势必试图阻挡市场上一切与驰名商标相同或类似的標志，不论其是否造成任何混淆误认。于此情形下，若法院过于承认扩张驰名商标保护范围，将使驰名商标拥有无上的权利，得以藉由横跨不同类别的保护进而垄断市场，当然这绝非立法者希望保护驰名商标的初衷。

五、 结论

本文透过2015欧盟“新《指令》”与近??驰名商标欧洲的司法实践之判决，试图厘清一般商标减损侵害与“搭??”?为侵害态样的?同点并针驰名商标及法?基础，探讨“搭??”?为其适用范围及限制。

特别是我国企业常以特定商标?用驰名商标之高知名?，?抬身价，“变相鼓??搭????而获之?为”?为很盛行，然而司法判决只局限“减损驰名商标的显着性或造成混淆者”才视为商标侵害，?一商标并未减损驰名商标之?别性或信誉，而仅藉由攀附驰名商标的声誉获而取得不当?益，是否构成我国商标法下的驰名商标侵害？学者与司法实践上并无定论。

然而笔者以为，在“搭??”?为判断上，混淆误认之虞并非判断的唯一要件，应该将减损商标声誉行为纳入考?要件，因此行为归类为不当榨取他人努力所得应享有之商业利益，足以影响交易秩序之显失公平行为。

笔者以为須以较严谨的态?来判断国内企业“搭??”的?为，并應区别“减损驰名商标的显着性或造成混淆者”與“声誉减损侵害的「搭??」?为”的?同点，並以建议一个侵权认定基准，而完善对驰名的商标保护制度。

注释：

①Case C-487/07[2009]ECR I-0000.

②比较广告的概念最早来自于美国。1930年，美国斯特林广告公司在为新打入市场的克赖斯勒汽车制作广告时，曾以“试试这三种汽车”为题，将克赖斯勒汽车与大众汽车、福特汽车作了比较。此后，比较广告成为商业广告的一种运作形式。作为一种短兵相接的商业肉搏，战虽然其引起的争议很多，但近几年其数目日益增多，据数据表明，比较广告几乎占美国广告的1/4，且呈上升趋势。

③ CJUE， 12 June 2008， 02 Holdings Limited and 02 （UK） Limited v Hutchison 3G UK Limited， aff. C-533/06。本案关于H3G在比较广告中使用属于O2之商标。国上诉法院（Court of Appeal， England and Wales）向欧洲法院提起先决裁决（preliminary ruling）请求厘清商标指令与比较广告指 （Directive 97/55/EC） 的相关议题，available at http：//curia. europa.eu /， last visited 12/20/2012.；关于欧洲比较广告指令相关研究，中文文献可参考林易典，论比较广告于竞争法下之识法性界线我国公平法.欧体指令及德国不正竞争防制法规范与实务的发展观察，公平交易季刊.第1了卷第1期，2009.123-174。

作者简介：

李珍权（1961～），民族：汉族，性别：男，厦门大学知识产权研究院2014级博士生，台湾东吴大学法学院硕士毕业。研究方向：知识产权法。