商标侵权惩罚性赔偿制度的适用困境及出路

摘 要 2013年修改后的《商标法》正式引入惩罚性赔偿制度，时隔四年适用概率却极低，该制度在使用问题上显然存在诸多障碍。主要原因是：《商标法》及相关司法解释没有对惩罚性赔偿的特殊构成要件进行规定，法定赔偿严重限制该制度的适用，刑事责任的承担对该制度的适用存在影响。为解决以上问题，本文对“恶意”及“情节严重”的认定标准给出了相应建议，对法定赔偿应否适用惩罚性赔偿进行了分析，针对刑事责任与惩罚性赔偿责任的关系提出了自己的见解。

关键词 惩罚性赔偿 恶意 情节严重 法定赔偿 刑事责任

作者简介：高思文，北京工商大学法学院民商法专业研究生，研究方向：知识产权。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.04.022

自惩罚性赔偿制度引入《商标法》至今，适用惩罚性赔偿制度的案例少之又少。虽说为避免商标权人利用这一制度获取巨额赔偿、各商家人人自危而应谨慎启动惩罚性赔偿制度，但就目前极低的适用率看来，该制度并未起到其应当起到的惩罚、遏制及弥补等作用。主要原因有三：一是《商标法》及相关司法解释未对惩罚性赔偿的构成要件进行详细规定，二是法定赔偿严重限制了该制度的适用，三是刑事责任的承担对其适用也存在一定影响。本文将对这三大问题进行分析并探究解决办法。

一、惩罚性赔偿构成要件的完善建议

适用惩罚性赔偿除了要满足一般商标侵权的构成要件外，还要满足“恶意”及“情节严重”这两个特殊要件。然而《商标法》及其他民事法律对此并未做出任何规定，这直接导致了惩罚性赔偿的适用困境。

（一） “恶意”的认定标准

1. 学界分歧：理论上关于“恶意”这一主观构成要件的理解主要可以概括为“故意说” 、“明知或应知说” 以及“更深程度的故意说”。

本文不赞同前两种观点，具体理由如下。首先，少部分学者认为“恶意”与“故意”同义，但站在立法者的角度看，倘若其要表达故意的意思，又何必多此一举使用恶意一词扰乱视听。另外，不应将“恶意”理解为与传统民法中“善意”相对的意思，即“明知或应知”，否则“重大过失”也将成为惩罚性赔偿规制的对象。商标法体系下，所有注册商标一经公示即推定所有人对此事实“应知”，这样一来对所有商标侵权人都可能适用惩罚性赔偿，那么“恶意”这一构成要件也就丧失了存在的必要，还可能为商标权人滥用惩罚性赔偿提供土壤。

本文同意“更深程度的故意说”，即“恶意”至少是比“故意”程度更深的一种主观心理状态。 恶意除了应当具有故意的内涵，还应包含一定的道德评价色彩，这要求侵权人具有一定的主观恶性并在道德上具有可非难性。因而，只有侵权行为人明知自己的行为侵犯了商标权人的商标专用权，仍积极追求商标混淆或商标淡化的结果时，才能认定其主观上存在恶意。例如，经商标权人警告仍不停止侵权的；与商标权人曾存在商业合作关系的；被侵权商标知名度极高的；以不法手段从商标权人处获取相关商业信息的。上述情形中，侵权行为人对被侵权商标有着较高的熟悉程度，可谓明知侵权而有意为之，因而完全可以认定其主观上具有恶意。

2.具体建议：关于“恶意”的认定有两点需要注意。一是“恶意”这一构成要件应当是针对个案而言的，在判断侵权人是否具有恶意时不应对涉案侵权情节以外的因素进行考量，例如侵权人对不同权利人存在多次侵权。二是“恶意”的认定标准最终应交由法官通过自由心证来解决，而不是由司法解释对具体认定标准加以例举。因为主观要件不同于客观要件，人的主观状态具有极高的隐蔽性，除非侵权行为人全盘托出，否则只能通过侵权行为等客观事实加以判断。而要求立法者将可能暗藏“恶意”的情形进行列举，即便是开放式例举也有些强人所难了，影响“恶意”认定的情形之多即便是列举也显得意义不大。

综合以上分析，建议通过司法解释的形式对“恶意”进行概括性解释，规定：

《商标法》第63条第1款中的“恶意”是指侵权行为人明知自己的行为侵犯了商标权人的商标专用权，仍积极追求商标混淆或商标淡化的结果的主观心理状态，人民法院应结合个案的具体侵权行为、原被告关系等案件事实进行认定。

（二） “情节严重”的认定标准

讨论“情节严重”的认定标准之前，首先需要捋顺“恶意”与“情节严重”的关系。两者属于并列关系，前者指侵权行为人的主观过错程度，后者指侵权行为、损害后果等客观事实的严重程度。由于“恶意”这一主观心理状态的隐蔽性，在对其进行认定时必然会依据一定的侵权情节，但两者仍具有本质差别，只有同时满足两个要件时才能适用惩罚性赔偿。

目前法院不支持适用惩罚性赔偿的原因大多为“没有达到‘情节严重的程度” ，而并未对具体原因进行阐明，支持适用的也存在同样的问题， 这种和稀泥的做法必然会导致惩罚性赔偿难以得到恰当的适用。实际上，以上海 为代表的部分法院在认定侵权情节时已将侵权持续时间、被侵权商标知名度及社会影响等因素纳入考量。然而我国司法水平的地域差异之大不容忽视，法院的上述做法也仅在一定程度上解决了“情节”范畴的问题，“严重”的标准则需进一步得到规定，因此出台较为明确的认定标准才是解决之道。

综合实务判例及学界意见，可将“情节严重”需要考虑的因素归纳为侵权持续时间、地域范围、侵权次数、损害后果、社会影响等。因此建议通过司法解释的形式，对“情节严重”进行开放式例举，规定：

侵权人的行为满足以下任一情形的，可认定为《商标法》第63条第1款规定的“情节严重”：

（1）侵权行为持续一年以上的。

（2）侵权行为覆盖两个以上省、自治区或直辖市的。

（3）侵权人因同种侵权行为受到行政处罚或经司法机关裁判认定侵权，又实施同种侵权行为的。

（4）涉案金額巨大，或给权利人造成其他严重负面影响的。

（5）侵权产品或服务涉及食品、药品等影响公共安全的产业或行业的。

（6）其他可以认定为情节严重的情形。

二、法定赔偿制度地位的应然选择

（一）法定赔偿对惩罚性赔偿的限制

从体系解释的角度来看，法定赔偿规定于《商标法》第63条第3款，意味着法定赔偿具有其独立地位，不适用惩罚性赔偿。然而由于《商标法》规定的三种赔偿金额计算标准的证明难度大，导致法定赔偿在实务中适用率极高。2013年一项报告 表明2008年6月以来以法定赔偿为计算标准的案件占比97.63%，即惩罚性赔偿的适用可能性仅有2.37%。在如此低的可能性之下，加之本文讨论的其他两大障碍的影响，启动惩罚性赔偿的难度可见一斑。

（二）缓解限制的路径选择

解决上述问题有两条路径可选，一是坚持排除适用的做法，提高三种赔偿金额计算标准的适用概率，甚至提出更为准确的计算标准；二是直接将法定赔偿纳入惩罚性赔偿制度的适用范围。

前者是学界主流观点，主要理由是法定赔偿具有惩罚性质，再适用惩罚性赔偿有“重复评价”之嫌。但也不乏创新大胆的学者主张第二种路线，认为应将法定赔偿纳入惩罚性赔偿基数 ，进而使惩罚性赔偿能够充分发挥其作用。乍看之下，似乎第二种办法能够更直接、彻底的解决问题。然而两者相权，我倾向于前者，原因有二：

第一，若将法定赔偿纳入惩罚性赔偿基数，其他三种赔偿金额计算标准将再难有用武之地。目前商标法体系下，“法定赔偿”与“补偿性赔偿-惩罚性赔偿”是两条相互独立的赔偿金计算路径，在二选一的情况下尚有97.63%的法官选择适用法定赔偿，试想只剩一条路径时，不要说法院，绝大部分权利人出于举证成本的考虑想必也会直接请求法院依据法定赔偿计算赔偿金。其他三种赔偿金额计算标准难有适用余地。

第二，法定赔偿本身的不可检验性使其不具备适用惩罚性赔偿的前提。法定赔偿是法官结合案情通过自由心证给出的金额，具有较强的主观性，一方面法官很难在确定法定赔偿金时精准剔除对“恶意”及“情节严重”的考虑，避免重复评价；另一方面，具有不准确性的法定赔偿金再乘以惩罚性赔偿的倍数，不准确性成倍增长，可谓糊涂账上的又一本糊涂账。

综上，目前法定赔偿的滥用确实对惩罚性赔偿的适用存在巨大限制，但滥用法定赔偿本身就是错误的，问题的症结所在是如何提升司法人员专业水平、制定更加切实可行的计算方法，越来越精准的对商标侵权损害进行评估，而不是避重就轻，将法定赔偿纳入补偿性赔偿制度，错上加错。

三、刑事责任与惩罚性赔偿责任关系的厘清

（一） 司法实践中的不同做法

由于知识产权侵权的特殊性，许多行为既构成商标侵权也触犯了刑法。但实践中对于承担刑事责任的侵权人应否适用惩罚性赔偿却存在两种截然不同的做法。有的案例因涉案侵权行为受到刑事制裁而判定侵权人承担惩罚性赔偿责任， 有的案例则做了相反的判决， 理由是“其已因侵权行为被追究刑事责任，受到了刑事制裁，因此对原告该主张本院不予支持”。

问题的关键在于，就同一侵权行为而言（与前文第（3）项相区别），该行为受到在先刑事制裁这一事实能否直接决定惩罚性赔偿制度的适用与否，将其拆分为两个方面的问题，即同一侵权行为受到刑事制裁的是否必然属于《商标法》规定的“情节严重”，惩罚性赔偿金与罚金之间的关系又为何。

（二）承担刑事责任与适用惩罚性赔偿之间没有必然联系

涉案侵权行为违反公法的并不必然属于《商标法》规定的“情节严重”。主要理由在于不同司法程序审理对象的不一致性，简单来说，民商事司法程序中惩罚性赔偿制度的适用针对的是个案，而刑事司法程序审理的对象则可能是多个案件，不应将多个刑事案件共同导致的刑事裁判结果作为一个民商事案件情节的判断因素。例如，《刑法》第213条的定罪标准中有一项为“假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的” ，倘若一名案件情节最轻的被侵权人请求适用惩罚性赔偿，而法院因侵权人受到刑事制裁而认为“情节严重”支持适用的，顯然会产生不公的结果。这种做法还会推导出一名侵权人需要对刑事裁判所涉全部案件的商标权人承担惩罚性赔偿的荒谬结论。因而涉案侵权行为受到公法制裁的，不能简单直接的认为该行为“情节严重”，而仍应对个案的侵权情节进行考察。

（三）刑事罚金与惩罚性赔偿金可以并用

侵权人被处以罚金并不必然排除惩罚性赔偿金的适用。这两者虽然都起到了惩罚、遏制侵权人的作用，但相较罚金而言，惩罚性赔偿金还肩负弥补和激励权利人的作用。大多数学者基于“一事不再罚”的原则，认为惩罚性赔偿金与罚金不得并用。对此我斗胆提出我的想法，诚然，从惩罚和遏制作用的角度出发，两者之间确实存在部分重合，然而从弥补和激励作用的角度看，惩罚性赔偿金却有着刑事罚金不可替代的重要性。由于本文从民商事法律角度撰写，因而仅针对先刑后民这一情形进行探讨。侵权人被处以罚金、罚款仅仅意味着惩罚性赔偿中的惩罚和遏制作用已无再体现的必要，但为了使惩罚性赔偿制度能够真正实现其制定目的，人民法院可以在确定惩罚性赔偿金额后酌情减去侵权人所负担的罚金或罚款，由此在一定程度上保障对权利人的激励和弥补作用。

注释：

侯凤坤.新《商标法》惩罚性赔偿制度问题探析.知识产权.2015（10）.88.

赵雷.新商标法对恶意侵权进行惩罚性赔偿制度的理解.中国发明与专利.2013（11），74.

曹新明.知识产权侵权惩罚性赔偿责任探析——兼论我国知识产权领域三部法律的修订.知识产权.2013（4）.8；钱玉文、李安琪.论商标法中惩罚性赔偿制度的适用——以《商标法》第63条为中心.知识产权.2016（9）.64.

（2014）冀民三终字第114号.

（2014）叠民初字第1169号.

（2016）沪73民终101号.

中南财经政法大学知识产权研究中心.知识产权侵权损害赔偿案例实证研究报告.

徐聪颖.制度的迷失与重构——对我国商标权惩罚性赔偿机制的反思.知识产权.2015（12）.46；侯凤坤.新《商标法》惩罚性赔偿制度问题探析.知识产权.2015（10）.88.

（2015）德中民初字第148号.

（2015）杨民三（知）初字第268号.

最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条.