化工领域专利说明书公开充分与实验数据

2017-03-05吕艳玲国家知识产权局专利局材料发明审查部北京100088

化工管理 2017年25期

吕艳玲(国家知识产权局专利局材料发明审查部，北京 100088)

化工领域专利说明书公开充分与实验数据

吕艳玲(国家知识产权局专利局材料发明审查部，北京 100088)

本文根据化学领域专利申请文件撰写中涉及的实验数据所处位置的不同，讨论了影响实验进行的必要的实验数据、影响实验技术效果的实验数据以及作为意见陈述中补充说明的实验数据。提示专利及相关文献的撰写人应该如何注意，以避免申请文件说明书公开不充分的缺陷。

化工；实验数据；专利

0 引言

专利法第26条第3款规定“说明书应当对发明或者实用新型做出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准”，其中“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型”[1]。化学化工领域的专利技术是否能够实施往往难以预测，必须借助于实验结果加以证实才能确认。实验数据的缺失有可能造成公开不充分的缺陷，该类缺陷一般难以通过修改来纠正的，这在后续程序中成为很难克服的一个缺陷，因而应当引起注意。

1 说明书公开充分的重要性

在向国家知识产权局提交发明或者实用新型专利申请时就应当确保其说明书以及说明书附图符合本条第三款规定的要求，一旦提交了专利申请并获得申请日，则无论是申请人自己发现还是经审查员审查后发现说明书以及说明书附图存在专利法第二十六条第三款规定的缺陷，尤其是存在不完整、不能使所属领域技术人员实施该发明或者实用新型的缺陷，均无法予以克服，从而导致已经提交的专利申请文件陷入“无药可救”的境地[1]。由于化学化工领域的专利技术是以实验步骤和试验结果为依据的，故专利说明书公开充分的意义对于化学化工领域的专利申请和审批而言具有更为明确的重要性。

2 说明书中的重要实验数据

何种实验数据是必须记载在说明书中，以避免公开不充分的缺陷呢？

2.1 影响实验赖以进行的必要条件的数据

2.1.1 申请技术方案的必要的最基本的构成实验数据，如果缺失这些数据，本领域技术人员将不能通过阅读该申请来实现该技术方案。

案例1：一种刀具表面除锈剂，其特征在于包括硝酸3-5份，硫酸10-15份，表面活性剂a份，氯化钠10份，氯化钾10份，二氧化硅14-20份，花生油5份，淘米水b份。该申请的发明点在于加入了多种成分协同作用，以达到较好的除锈效果。因而，各成分的具体种类及添加量是该技术方案能够进行的关键之处。表面活性剂种类及其广泛，淘米水更是难以控制其浓度范围，并且a份、b份难以知晓其具体添加量。申请人使用这种简单的叙述并不能够使本领域技术人员实施该技术方案，这种数据的不详细记载会导致说明书公开不充分。

然而，并不是所有涉及实验方案的数据都必须写入申请文件中才能避免说明书公开不充分，在不涉及申请技术方案能够实现的关键技术点之外的数据，如果本领域技术人员能够通过常用技术手段和有限的实验取得，或者是先有技术中已经有的数据，可以不写入其中，例如不涉及改进的技术方案中的离心分离速率，离心分离是本领域常用的技术手段，通常用于分离固体和液体混合物，本领域技术人员通过有限的实验能够得到合适的离心分离速率，并且该申请的发明点并不在于固液分离，因而即使说明书没有详细记载离心分离的速率，也能够使得该申请说明书公开充分。

2.1.2 附图中的实验数据

在说明书有附图的情况下，并非单单是指说明书的文字说明部分本身就应当满足第26条第3款的要求，而是指说明书的文字部分与说明书附图的结合应当满足这样的要求[2]。

2.2 证实技术效果的实验数据

在化学领域，技术效果通常的表征方式就是实验数据，通过数据来证明该化合物及其制备方法具有预料不到的技术效果。尽管修改后的审查指南规定，对于申请日之后补交的实验数据，应当被予以审查。但实际上补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。因而在撰写时，原始申请公开的内容是否包含必须的实验数据是至关重要的，否则根据新规定，依然难以补救。

案例2，一种纳米活性炭材料的制备，其制备步骤及原料与现有技术极为相似，区别在于添加了分散剂，并且给出了该分散剂的具体种类和用量。然而在本领域中，没有先例使用该分散剂就能改变产品的微观状态，申请人也没有给出相关测试结果证明该产品确实为纳米级别的材料，该申请的说明书公开不充分。

3 意见陈述中的数据

3.1 意见陈述中可以考虑的数据

在被评述为创造性或者以无创造性为理由进入无效阶段时，申请人除了修改之外，常有的意见陈述方式包括提供实验数据以证明本申请或本专利的创造性。就目前实际操作而言，对于申请人提供的证明请求保护主题具有预料不到的用途或者使用效果的证据，一般考虑以下几个原则：

该证据应当是对比实验证据或者其他类型证据，例如申请人利用现有技术证据(如本领域的普通技术知识)证明请求保护的主题的用途或效果是预料不到的；该证据必须与请求保护的范围相对应；对比试验效果证据必须针对在原申请文件中明确记载且给出了相应实验数据的技术效果，如果原说明书中没有效果实验证明发明某个方面或某种程度的技术效果，则即使说明书中对该技术效果给出了结论性或断言性的描述，也不应当接受申请人在申请日后或答复审查意见时提供的实验数据或效果实施例以证明上述技术效果；对比试验应该在请求保护的发明与最接近现有技术之间进行。

3.2 意见陈述中不予以考虑的数据

意见陈述中不予考虑的情形包括实验数据或补充的实施例、非出版物的证据及在申请日或之后公开的出版物。其中不可接受的澄清包括：

3.2.1 如果一个或多个证据记载的内容互相矛盾，造成无法确认请求保护的技术方案的内容，则该申请仍然存在公开不充分的缺陷。

案例3，一种涂料，其中含有防水成分，a%重量份的聚合物乳液，b%中重量份的填料，c%重量份的阻燃剂，其余为助剂和水。加入防水成分是本申请为解决本发明技术问题所要采用的技术手段。审查员指出说明书没有给出防水成分的用量，导致说明书公开不充分，申请人使用一篇申请日之前公开的文章以证明防水成分的加入是现有技术，并且公开了使用量高于d%。然而审查员检索到另一篇文献公开防水剂使用量不得高于e%，其中e

3.2.2 如果一个或多个证据证明某一技术特征具有多种含义，而至少一种含义无法被确定能否实现请求保护的发明，则不能证明该说明书公开充分。

3.2.3 申请人提供证据证明某一技术手段属于现有技术，但该技术手段不能直接与申请说明书中记载的内容相结合，则仍不能证明该说明书公开不充分。