从案例看外观设计专利无效中证据使用技巧

摘 要 在外观设计专利无效中，如果没有现成证据可用，可先进行在先外观设计专利无效目的检索，如果检索不到相同相近似的在先外观设计专利，可以检索涉案外观设计专利的专利权人名下的实用新型专利、发明专利/申请，判断该专利权人的发明专利/申请和实用新型专利公开的视图和涉案外观设计专利的图片或照片是否相同相近似，而且在寻找证据和进行比较时要注意，仅仅需要将对比设计中与涉案专利相对应的部分作为相同相近似的判断对象，其余部分不予考虑。

关键词 外观设计专利 无效 证据

作者简介：刘迎春，金杜律师事务所专利代理人，工学博士。

中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.02.033

在笔者近期代理的几件涉及大额赔偿民事侵权诉讼案件的外观设计专利无效案件中，我们采用检索到的实用新型专利作为证据去无效涉案外观设计专利。对此，委托我们的企业有些疑问，能够用不同专利类型的在先实用新型专利作为无效外观设计专利的证据么？结论是肯定的。实用新型专利申请在提交时必须提供附图，发明专利申请在提交时也可以提交附图，只要作为证据的在先实用新型专利、发明专利/申请中公开的附图能够显示出外观设计专利所要求保护的图片或者照片的内容即可作为证据使用。使用实用新型专利、发明专利/申请作为证据无效外观设计专利，和利用在先设计手册、报刊杂志中的广告作为证据没有本质的不同。

在准备提起外观设计专利无效时，如果没有现成证据可用，最先进行的是在先外观设计专利检索，如果能够检索到相同相近似的在先外观设计专利是最好的。然而在很多案例中，在无效准备阶段可能无法检索到合适的在先外观设计专利作为证据。此时，作为一种无效策略，完全可以检索涉案外观设计专利的专利权人名下的实用新型专利、发明专利/申请，看看有没有公开相同相近似的视图。完全可以理解，很多企业会针对自家系列产品申请多件多类型的专利，极有可能所申请的发明、实用新型和外观设计专利的部分内容是相互覆盖的。很多企业的发明专利/专利申请和实用新型专利公开的视图和外观设计专利的图片或照片是完全一样的或者是相近似的。可以充分利用这种证据来无效涉案外观设计专利。

在奇塑科技（江阴）有限公司（以下简称奇塑公司）诉中山市太力家庭用品制造有限公司（以下简称太力公司）外观设计专利 “吸盘（23）”无效案件 中，无效宣告请求人奇塑公司充分使用了这种证据使用技巧。

涉案外观设计专利的申请日是2014年11月4日，授权公告日是2015年4月29日，其中公开了一种吸盘，根据简要说明记载的用途是，该外观设计产品吸附在光滑平面上用于挂放物件，设计要点在于产品的整體造型。从如下的立体图和俯视图可以看出这种吸盘的整体外观。该吸盘包括扁圆柱形的顶压件、扁圆柱形的吸盘罩和扁圆片形的吸盘部。顶压件的顶部表面为从中心略向外凸出的微弧形，顶压件的中部向下凸出有柱形连接部并连接至吸盘罩，柱形连接部的表面具有纵向的凸筋，吸盘罩的顶部表面也为中心略凸出的微弧形，在吸盘罩的底部附接的是吸盘部。

针对涉案专利，奇塑公司在向专利复审委员会提交无效宣告请求时，提交了中国发明专利申请201310404140.0的公布文本作为证据1，认为证据1公开的吸盘与涉案专利相比就是增加了挂钩。除此之外，奇塑公司还提交了多份公证书以及广交会的宣传册的复印件等，以期证明在涉案专利的申请日前太力公司已经在1号店网上商城销售近似外观产品，还证明Everloc公司在涉案专利申请日前在YouTube网站上发布的视频中包含近似外观产品。

太力公司在收到专利复审委员会转送的无效宣告请求书和证据副本后，提交了一系列公证书作为反证，欲证明：1号店之类的网上销售平台允许商家自行修改资料；在中国大陆无法登陆YouTube网站且YouTube网站的免责声明中已说明对“错误或内容失实不予担责”；奇塑公司与Everloc公司可能是关联公司；国内公共服务平台的视频上传时间可以修改。

让我们来看看本案中奇塑公司提供的证据1。证据1是一件发明专利申请，发明名称为“一种吸盘罩及吸盘”，该发明专利申请的申请人恰恰就是涉案专利的专利权人太力公司，申请日是2013年9月6日，早于涉案专利的申请日。另外根据证据1的说明书第39段的记载，“本发明的吸盘可以用于吸盘挂钩、吸盘挂篮等需要侧挂在光滑、粗糙致密不透气墙壁上的挂具”，用途也是吸附在光滑平面上用于挂放物件，与涉案专利的用途相同，属于相同种类产品，具备进行相同相近似比较的前提条件。

以下示出了证据1的图3和图6，同时参照证据1的说明书可知，证据1的吸盘主体包括顶压件5、吸盘罩3和弹性胶体2。扁圆柱形的顶压件5的顶部表面为从中心略向外凸出的微弧形，顶压件5的中部向下凸出有柱形连接部并连接至吸盘罩3（见图6），柱形连接部的表面具有纵向的凸筋，而扁圆柱形的吸盘罩3的顶部表面也为中心略凸出的微弧形，并且在吸盘罩3的底部附接的是扁圆片形的弹性胶体2（见图6），且弹性胶体2的底面有一圆环线。

与涉案专利不同的是，在证据1中，在顶压件5和吸盘罩3之间还设置有挂钩，该挂钩包括柄部和钩部，通过设置在柄部处的孔套在顶压件5的柱形连接部的外表面上，钩部伸出到吸盘主体部分之外（见图6）。

从证据1的说明书和附图来看，挂钩属于可拆卸之物，尤其是从图6来看，挂钩柄部压在顶压件5和吸盘罩3之间，通过吸盘罩3上的定位孔306与外部定位销配合使得挂钩组装到吸盘主体。如果去掉该吸盘挂钩，证据1所示的吸盘与涉案专利实质相同。

经审理，本案合议组认为，挂钩属于吸盘类产品的可分离部件，仅将对比设计中与涉案专利相对应的部分作为判断对象。为满足吸附于墙面及垂挂物品功能，吸盘类产品通常会包含吸盘部及可供垂挂物品的结构，但是其各部分的具体组成及形状均不是唯一限定的。而涉案专利与证据1的吸盘的区别仅在于吸盘底部结构，該区别主要是由功能性设计的不同所形成，涉案专利的底部环形结构和证据1的底部圆环线均与吸盘圆形外形相匹配，具有同心圆的视觉效果，同时该部位在吸盘部底面，一般消费者不会施以太多关注，在涉案专利各构成部分及各部分的形状与证据1所公开的组成部分和形状均相同的条件下，该区别点对整体视觉效果不足以产生显著影响，二者不具有明显区别，涉案专利应予无效。此外，由于已得出宣告涉案专利无效的结论，且太力公司提交的反证并非针对证据1，因此合议组在决定中并未评述请求人提交的其他证据和专利权人的相应反证。

通常情况下，企业的专利会涉及到多种专利类型，系列产品往往会有重叠的设计要点和发明点，企业如果在申请时忽略了申请策略，极有可能在在先申请中公开在后申请的一些设计要点和发明点。无效宣告请求人在搜集证据时可以充分利用这一点。在本案中，奇塑公司就是充分利用这一证据使用技巧，成功利用太力公司自己的在先发明专利申请作为证据，无效掉了太力公司的后续外观设计专利。

很重要的一点是，在寻找证据和进行比较时要注意，仅仅需要将对比设计中与涉案专利相对应的部分作为相同相近似的判断对象，其余部分不用予以考虑。这一点很容易被忽视。对此笔者深有感触。早些年笔者处理过一批涉及水龙头的外观设计专利无效案，某检索咨询中心出具的检索报告的结果显示未找到有用的在先外观设计专利。但在笔者仔细研究了检索报告中列出的仅供参考的文献时，突然发现有两个案子中均存在实际公开了相关水龙头专利的文献的情况，只不过文献中公开的是整体的龙头和水盆等，而检索员未仔细观察，比较时没有剔除不予考虑的水盆等，给出了错误的结论。有些不予考虑的情况容易判断，有些则需要花费些力气。在本案中，很精彩的一点是，证据1的挂钩是装配在顶压件和吸盘罩之间，猛眼一看，似乎与涉案专利是不同的，但是本案的无效宣告请求人考虑的很全面，注意到挂钩可拆卸这一点，充分利用了证据1。

虽然在本案中合议组并未评述专利权人提供的反证，但是笔者认为，专利权人提供反证证明网页内容可以修改的方式还是可圈可点的，尤其是针对类似网络证据时，可以照此进行反击。

综上，在外观设计专利无效中，如没有现成证据可用，可先进行在先外观设计专利无效目的检索，如果检索不到相同相近似的在先外观设计专利，可以检索涉案外观设计专利的专利权人名下的实用新型专利、发明专利/申请，判断该专利权人的发明专利/申请和实用新型专利公开的视图和涉案外观设计专利的图片或照片是否相同相近似，而且在寻找证据和进行比较时要注意，仅仅需要将对比设计中与涉案专利相对应的部分作为相同相近似的判断对象，其余部分不予考虑。

注释：

专利复审委员会第28129号无效宣告审查决定.专利复审委员会网站.http：//app.sipo-reexam.gov.cn/reexam_out/searchdoc/decidedetail.jsp？jdh=28129&lx=wx.