从复审案例浅谈技术问题在创造性判断中的作用

梁丽超+刘瑞贤

关键词 创造性 技术问题 技术启示

根据专利法第二十二条第一款的规定，授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。其中创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。由此可见，发明满足创造性要求满足两个条件，即“具有突出的实质性特点”和“显著的进步”。

在审查指南第二部分第四章进一步明确了什么是“突出的实质性特点”和“显著的进步”以及如何对此进行判断。发明具有显著的进步性是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果，评价发明是否具有显著的进步相对而言比较容易，因此，实际上在判断发明是否具有创造性时，重点和难点在于判断发明是否具有突出的实质性特点。

具体而言，判断发明是否具有突出的实质性特点的常用方法为三步法：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别技术特征和基于该区别技术特征发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

对于第三步，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到最接近的现有技术以解决发明实际提出的技术问题的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

本文通过对一件复审案例的介绍和评析，对发明是否具有突出的实质性特点中的第三步的判断进行深入探讨，并希望借此能给业内人士和同行们提供一些有益的启示。

案情介绍

本文涉及到的申请在国家知识产权局审查部门作出驳回决定后，向国家知识产权局专利复审委员会（以下简称“复审委”）提出了复审请求，复审委最终作出的复审审查决定撤销了国家知识产权局对本申请作出的驳回决定。

该复审审查决定针对的独立权利要求1如下：

“一种压控振荡器，包括：保持电路，接收输入/输出参考电压信号并由此提供电源信号；以及振荡电路，以核心电路元件实现，用以响应于所述电源信号提供振荡信号，其中所述振荡信号的振幅由所述输入/输出参考电压信号的电平所决定，其中，所述输入/输出参考电压信号的电平高于所述核心电路元件具有的耐压能力”。

上述“其中，所述输入/输出参考电压信号的电平高于所述核心电路元件具有的耐压能力”是在提出复审请求时增加的技术特征。

国家知识产权局原审查部门对复审请求进行了前置审查后，坚持认为本申请的权利要求1不符合专利法第22条第3款的规定，并认为新增技术特征“其中，所述输入/输出参考电压信号的电平高于所述核心电路元件具有的耐压能力”是本领域技术人员根据实际需要所做出的常规选择，因此坚持原驳回决定。

复审委组成合议组对本案进行审理后，作出复审决定，撤销了国家知识产权局作出的驳回决定。该复审决定的要点在于：本案的权利要求1相对于对比文件1的区别技术特征之一在于“其中，所述输入/输出参考电压信号的电平高于所述核心电路元件具有的耐压能力”，对比文件1公开的压控振荡器虽然客观上能够实现该区别技术特征“其中，所述输入/输出参考电压信号的电平高于所述核心电路元件具有的耐压能力”，但对比文件1所要解决的技术问题是提供一种具有小电流、区域高效、闪变噪声小的偏置CMOS压控振荡器，换言之，对比文件1并不涉及“如何在核心供电电压下降的情况下提供具有质量优良时钟信号的压控振荡器”的技术问题，因此，在对比文件1公开的内容的基础上，本领域技术人员没有动机将所述输入/输出参考电压信号的电平设置为高于核心电路元件具有的耐压能力，即对比文件1并未给出将技术特征“其中，所述输入/输出参考电压信号的电平高于所述核心电路元件具有的耐压能力”用于对比文件1以解决“如何在核心供电电压下降的情况下提供具有质量优良时钟信号的压控振荡器”的技术问题的技术启示，并且上述技术特征的引入给本申请带来了有益的技术效果，使得压控振荡器具有可响应于电平比传统的输入/输出供电电压高来进行振荡操作以及可产生质量较佳的时钟信号，因此，权利要求1相对于对比文件1和本领域公知常识的结合具有专利法第22.3规定的创造性。

案件评析

对于此案，在实际审查过程中，审查员会因为对比文件1能够客观实现本申请权利要求1的技术特征“其中，所述输入/输出参考电压信号的电平高于所述核心电路元件具有的耐压能力”，而指出对比文件1已经隐含公开了该技术特征，从而权利要求1相对于对比文件1不具有新颖性。

因此，笔者认为，在判断权利要求相对于对比文件是否具有新颖性时，不仅要考虑本申请的权利要求限定的技术方案与对比文件1公开的技术方案是否实质上相同，而且还要考虑本申请与对比文件1所属的技术领域是否相同，本申请所要解决的技术问题与对比文件1所要解决的技术问题是否相同，以及本申请达到的技术效果与对比文件1达到的技术效果是否相同。如果本申请和对比文件的技术领域、技术方案、技术问题和技术效果都相同，才能认定为不具有新颖性；如果有其中的任一项不相同，都不能认定为不具备新颖性，例如，如果二者所要解决的技术问题不同，则可判断权利要求相对于对比文件具有新颖性。

另外，审查意见可能认为本申请的权利要求与对比文件的区别技术特征属于“常规选择，常规技术手段”，从而认为本申请的权利要求相对于对比文件不具有创造性，或者审查意见中可能提出在对比文件的基础上结合逻辑推理分析，本申请的独立权利要求相对于对比文件不具有创造性。

针对此情形，笔者认为，需要仔细分析对比文件所要解决的技术问题以及本申请与对比文件的区别技术特征所要解决的技术问题，如果对比文件所要解决的技术问题与本申请所要解决的技术问题完全不同或不相关，则可以推断本领域技术人员也没有必要、没有动机在对比文件所述的技术方案中引入这样的区别技术特征。

什么是本发明所要解决的技术问题呢？是不是就是申请文件中所记载的问题呢？从“技术问题”这个词来看，其强调的是“技术”一词，因此技术问题应该是技术特征所能够解决的问题。如果一个技术特征仅能解决一个技术问题，那么无论申请文件中是否记载该技术问题，该技术问题都是可以唯一确定的。一个技术特征如果可以解决多个技术问题，那么在审查时应考虑记载在申请文件中的技术问题。例如，一个双层的水杯可能解决的两个技术问题，第一，可以使水杯更加固，第二，可以使水杯更保温；那么本申请所要解决的技术问题究竟是哪个，是需要从申请文件中记载的内容确定的。

对于上述的复审案例来说，对比文件中的技术特征能够解决的问题是多个，前置审查员认为：虽然本申请要解决的技术问题在对比文件中是没有记载的，但是从技术特征本身来看是能够解决本申请要解决的技术问题的，所以坚持认为本申请的权利要求1不具备创造性。但是，合议组从其对比文件记载的内容来看，对比文件的申请人并没有意识到可以解决本发明所要解决的问题。这就是合议组与前置审查员的得出不同结论的原因。

因此，最终归结到技术启示方面，可以认为由于本领域技术人员不会面对本申请提到的技术问题，进而没有动机改进对比文件的技术方案，因此现有技术也就没有给出将所述区别技术特征应用于最接近现有技术中的技术启示，所以本申请相对于现有技术是非显而易见的，即具有突出的实质性特点。

启示

通过以上关于案情介绍和案件评析的详细描述和探讨，可以从该复审案中至少得到以下启示：

1.代理人收到关于新颖性或关于创造性的审查意见中涉及“该技术特征已经被对比文件隐含公开或者该技术特征属于本领域的常规选择或者通过合理的推断对比文件能够实现这样的区别技术特征”时，不要急于认同审查员的观点而立即缩小权利要求的保护范围，而应根据本申请要解决的技术问题和对比文件要解决的技术问题，认真分析面对本申请所提出的技术问题，本领域技术人员基于对比文件的教导是否有动机对对比文件进行改进而得到本申请权利要求的技术方案。如果本申请要解决的技术问题和对比文件要解决的技术问题并不相同，在答复审查意见时可结合说明书中公开的技术问题、技术效果据理力争，以尽量为申请人争取一个较宽的保护范围。

2.在撰写说明书时，在详细描述具体实施例的同时，说明书中应记载利用相应的技术特征能够解决的技术问题以及所能够实现的有益效果，这对发明专利申请最终能否获得专利权以及获得专利权的保护范围具有重要的影响作用。所要解决的技术问题以及所能够实现的有益效果不仅能够帮助公众理解发明的构思和发明的内容，还能够作为针对审查员提出的不具有新颖性或创造性的审查意见提出抗辩理由的依据。

结语

本文通过上述复审案件的介绍和评析，对专利法第22.3款的审查基准、当前审查实践中发现的问题进行了探讨，并结合自身体会给出了笔者的观点和见解，希望借此能为业界同行在撰写申请文件、答复审查意见等时提供一些有益的启示，并引发业内人士的进一步探讨和交流。