中小企业如何应对美国专利诉讼

江李

对被诉中小企业来说，在应诉过程中争取条款相对有利的和解协议，往往是比试图彻底打败原告更好的选择

随着经济全球化的发展，越来越多的中国企业在立足本国市场的同时，也在不断开拓或计划开拓国外市场。在这一过程中，很多企业遇到了国外竞争对手通过专利诉讼发起的狙击，应对专利诉讼成了这些企业在走出国门过程中不得不面对的问题。如何应对这一问题？让我们先回顾一下几年前轰动一时的中国软件企业美国专利诉讼第一案——触宝专利案。

触宝科技与Nuance公司之间的专利战

触宝科技创立于2008年，其主打产品之一——输入法，短短几年就为公司带来了上亿用户。在取得成功的同时，触宝也引起了全球最大的手机输入法供应商Nuance的关注。Nuance最初试图收购触宝科技，在遭到拒绝后，于2012年12月分别在美国特拉华联邦地区法院和国际贸易委员会（ITC）发起了针对触宝输入法的诉讼。

在接到诉讼通知之后，触宝立即做出了积极应诉的决定，在第一时间聘请了美国飞翰律师事务所，迅速展开了应诉方案的制定和执行。触宝团队在分析各种应诉方案之后，决定将重点放在Nuance专利无效和触宝产品不侵权这两点上。在查阅了大量文献材料之后，触宝团队给出了令人信服的对比文件。在提交对比文件后不到两个月，Nuance公司即提出放弃针对一件专利的侵权指控。随后，触宝通过其工程师在质证过程中的详尽解释，成功迫使Nuance聘请的技术专家放弃了针对触宝大部分产品对另外3件专利的侵权指控。之后，ITc法官做出速裁判决，认定触宝科技不侵犯Nuance的3件专利权。

在专利有效性和侵权指控两方面均受到触宝的有效狙击之后，Nuance不得已主动提出和解意向。从而，在被诉侵权之后10个月，触宝成功地迫使Nuance签订了有利于自己的和解协议，以及终止了针对触宝科技的侵权诉讼。由此，触宝以较低的成本扫清了产品进入美国的障碍。

以打求和应对专利诉讼

触宝科技与Nuance之间的专利战是中小企业成功挫败行业大鳄狙击企图的典型案例。像Nuance一样，不少大公司对付新兴竞争对手的手段往往是通过专利诉讼迫使其屈服，从而达成低价收购或排斥其进入市场的目的。

专利诉讼，尤其是美国的专利诉讼，在某种程度上可以说是“富豪的游戏”，动辄数百上千万美元的代理费及对最终结果的不确定性，往往令很多中小企业未战先怯，不得不签订城下之盟，或者干脆放弃美国市场。即使抗争到底，赢得官司的胜利，也可能因为投入巨大而造成企业伤筋动骨，难以恢复。因此，对于不愿被低价收购而又不愿放弃市场的被诉中小企业来说，通过在打官司过程中争取条款相对有利的和解协议，往往是比试图彻底打败原告更好的选择。

虽然目的是“求和”，但被诉企业仍需在案件内取得优势，让原告意识到继续官司所要付出的代价和最终失利的可能性，从而在案件外迫使原告做出让步。特别是对于由专利蟑螂发起的诉讼来说，由于其目的就是从被告身上赚钱，一旦它们意识到赢得诉讼的代价太大，往往就容易做出让步。所以，以打求和的重点是在“打”字。但是在另一方面，“打”不是目的，而是迫使对方和解的手段。因此，在执行这一策略的过程中找准切人点并合理的分配资源就显得非常重要。

在专利诉讼中，原告需要从各方面编织一张严密的网。而作为被告来说，只需要在这张网上找出一个漏洞，就可以摆脱诉讼的困扰。虽然最完美的应对是从案件的各个方面或尽可能多的方面把原告的理由逐一击破，以尽可能保证成功，但这在实际操作过程中往往是无法做到的，特别是对于以“求和”为目的的应诉来说，这么做更是没有必要。

因此，应诉企业应当在早期就明确自身所能接受的结果并确定攻击的方向，集中资源，以求一击必中。明确这一点，对于专利诉讼费用的控制至关重要。虽然在个别情况下，有可能通过诉讼程序上的问题来打败对方，但大多数情况下能够赢得最终胜利的还是在法律问题上的成功抗辩。因此，除非有特别明显的程序问题，应诉企业通常应当把重点放在法律问题上。

具体来说，原告要证明侵权的话，需要证明被告的产品或方法满足或依等同原则满足涉案权利要求的每一个权利要求项。对于侵权之争，被告往往处于信息获取的更有利的位置上，因为涉案产品或方法通常是被告自身研发或熟悉的产品或方法。很多时候，原告对被告产品或方法的分析并不一定全面或正确。而被告则常常能够更容易发现侵权指控中的漏洞，找出涉案产品或方法与专利不同的地方。因此，对于应诉企业来说，从不侵权抗辩人手，常常能有事半功倍的效果。特别是在“以打求和”的策略中，即使无法完全证明自己不侵权，如果能够有效质疑原告的侵权指控，充分降低侵权指控成立的可能性，或者使得原告必须投入庞大资源于证据开示中以证明其侵权指控，则很有可能在和解谈判中掌握主动。

如果无法做出不侵权抗辩或做不侵权抗辩比较困难，那么就需要从涉案专利的有效性下手。对于专利有效性来说，找到合适的对比文件非常重要。一份好的对比文件往往能够一锤定音，无可辩驳的无效掉涉案专利或权利要求。虽然对比文件的检索常常由专业的检索机构来进行，但是应诉企业应当尽可能组织团队参与其中，在必要的情况下，甚至可以由公司内部技术人员进行检索。这是因为应诉企业常年接触技术领域，对于技术的发展历史和动态通常更为了解，更容易发现有价值的对比文件。另外，对比文件的检索更多的牵涉技术而非法律，因而是诉讼过程中应诉企业有能力自己处理的几个环节之一。虽然最终的结果还需要律师把关，应诉企业在技术方面的参与往往能够在节约费用的同时帮助代理律师做出更为有效的专利无效抗辩。

企业与外部律师的合作

无论企业是希望彻底胜诉还是以打促和，企业在诉讼中与外部律师的良好合作是赢得最终胜利的重要因素。反之，一个赢面很大的案子也可能会因为合作上的原因，比如沟通、诚信、信任或管理这些方面的原因，导致最终没能实现想要的结果。

首先，沟通是整个诉讼的基础。一个明确目标的制定以及诉讼过程的把握，需要企业和外部律师之间的良好沟通。外部律师需要了解企业本身的需求、商业目标等。同时，外部律师需要分析企业应诉可以有的选择、应诉策略等，并将这些分析结果及时传递给企业。这都需要企业和外部律师之间充分的沟通和交流，往往也需要企业各方面人员——甚至包括企业高层和各方面负责人——的参与。畅通的沟通渠道也是良好沟通的保证之一。沟通中应当尽可能直接清楚，避免拐弯抹角，并尽量把沟通内容书面化，以避免很多问题。

其次，诚信是诉讼过程中的一个重要问题。诚信不单是对法官和法庭而言，对参与诉讼的所有人都需要诚信，包括外部律师及诉讼的另一方。如果企业在诉讼过程中发生了不诚信行为，那基本上会造成毁灭性灾难。企业一定要守住诚信这一底线，不管是企业内部也好，还是外部律师也好，企业都应当监督避免发生诚信问题。当然，绝大部分美国律师都是讲诚信的，但是也不排除有少数品行败坏的律师会做出不诚信的行为。如果外部律师提出可能影响诚信的建议，企业应当坚决予以拒绝。

再次，信任是沟通的前提。在美国，律师和客户之间的交流是受到非常强的保护的，所以除非是极端情况，企业通常不需要担心自己传递给外部律师的信息会被泄漏出去。因此，企业在沟通过程中应当充分信任自己的外部律师，做到无障碍交流。律师对案件的分析、对策略制定的建议，很大部分要依赖于企业所提供的信息，必要时也包括企业的保密信息，甚至是对企业不利的信息。如果企业做不到对外部律师的充分信任，在提供信息时藏头掖尾，那很可能会误导律师制定出错误的应诉策略，导致案件的最终失败。

最后，良好的管理也是保证诉讼成功的条件之一。企业应当组织一个包括各方面人员的团队来与外部律师合作，这样的团队可以有技术、管理和市场等方面的人员，或者还包括企业内部的法务。在外部律师方面，根据实际需求和案件的性质，往往需要具有不同技能的律师。律师团队最好要小而精，且应当包括具有丰富专利诉讼和谈判的律师。对于中国企业来说，往往也希望律师团队里有精通中英文且在技术和法律领域都有一定经验的人员。这个角色有时可以由企业内部的法务来担当，但是有些中小企业没有自己的法务人员，那么对于外部律师的选择和把关就尤为重要。良好管理的另一个体现是企业应当做到有所为、有所不为，抓住重点，管好律师，让律师充分发挥其所长。这样才能提高效率，同时也是降低诉讼成本的一个重要途径。