“通知—删除”规则在专利领域的适用困境——兼论《侵权责任法》第36条的弥补与完善

文/何琼 吕璐

“通知—删除”规则在专利领域的适用困境——兼论《侵权责任法》第36条的弥补与完善

文/何琼 吕璐

《侵权责任法》第36条将著作权法中的“通知—删除”规则扩展至专利、商标等领域，但未根据专利的特点构建相应的配套制度，导致“通知—删除”规则在实际运作过程中被部分专利权人滥用，引起错误投诉纠纷频发、被投诉人寻求救济困难、电商审查义务不明、诉前禁令形同虚设等司法困境。为此，法院在实践中不得不通过法律解释方法弥补这些缺陷,一方面对相关法律及司法解释进行类推适用，另一方面对特定概念作扩大解释。但要从根本上解决“通知—删除”规则适用中的各种困境，必须通过立法层面的修改与完善，故建议对《专利法》进行修改，明确规定错误投诉损害赔偿的构成要件，将“通知—删除”规则改为“通知—转通知—删除”规则，并在此基础上要求电商承担一定的实质审查义务。

专利；通知—删除；反通知及恢复；转通知；权利滥用

引言

“通知—删除”规则源自美国《数字千年版权法》（DMCA）1见17 U.S.Code § 512 - Limitations on liability relating to material online，网址：https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512，最后访问时间：2016年5月26日。，原为著作权法中以信息形式传播作品行为而设，与专利权的销售、许诺销售等各项权利内容并无关联2王迁：《论“通知与移除”规则对专利领域的适用性——兼评<专利法修订草案（送审稿）>第63条第2款》，载《知识产权》2016年第3期。。我国《侵权责任法》第36条第2款3该条款规定：“网络用户利用网络服务实施侵权行为的，被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。”将原本规定于信息网络传播权领域的“通知—删除”规则扩大适用于专利、商标等互联网侵权领域。之所以如此，与当今互联网技术普及、电子商务规模高速扩张的时代背景密不可分。网络环境下，侵害专利权的行为随着网络交易量的迅猛增长而大幅增多，对专利权人的合法权益造成巨大冲击。对专利权人而言，相较于繁琐冗长的诉讼，适用“通知—删除”规则达到维权目的无疑更为简易、高效且成本低廉。

但是，与《信息网络传播权保护条例》构建的“通知—删除并转通知—反通知—通知错误赔偿责任”体系4详见该条例第14-17条及第23、24条。相比，目前在专利权领域适用“通知—删除”规则的法律依据却仅有《侵权责任法》第36条第2款的原则性规定。2015年12月起公开征求意见的《中华人民共和国专利法修订草案（送审稿）》第63条第2款5该条款规定：“专利权人或者利害关系人有证据证明网络用户利用网络服务侵犯其专利权或者假冒专利的，可以通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止。网络服务提供者接到合格有效的通知后未及时采取必要措施的，对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。”见国务院法制办公室网站，网址：http://www.chinalaw.gov.cn/article/cazjgg/201512/20151200479591.shtml，最后访问时间：2016年4月24日。拟进一步将“通知—删除”规则引入《专利法》，该草案规定如通过，即具有“侵权特别法”之效力，但遗憾的是，该条文对《侵权责任法》相关规定几乎未作改动。

由于《侵权责任法》第36条第2款在确立“通知—删除”规则的同时，对制约投诉行为的配套机制（如有效通知的要件、反通知及恢复、错误通知责任承担等）却付诸阙如，并且对于专利权、商标权和著作权在互联网侵权领域的特异性未作考量，导致“通知—删除”规则在实际运作过程中异化为部分专利权人恶意打击竞争对手、谋求不正当竞争利益的工具。对一项规则而言，高效仅是其价值的一个维度，最根本的法价值在于社会的公平正义，在互联网侵权领域尤其表现为投诉人、被投诉人、网络服务提供者之间的利益平衡。“通知—删除”规则在制度设计上的缺陷恰恰造成三者权利义务的严重失衡，因此，在专利领域出现了一系列亟待探讨和解决的问题。

一、“通知—删除”规则的司法困境

（一）涉及错误投诉的纠纷频发

目前，“通知—删除”规则的滥用现象已引起实务界和理论界的关注，电商平台提供者（以下简称电商）收到的投诉通知中，有的系虚假投诉，有的系重复、不合格的投诉，还有的是基于权利状态极不稳定的知识产权而发出的投诉。在这一大背景下，为数不少的被投诉人为了维护自身权益向法院提起诉讼，涉及电商平台错误投诉的纠纷也越来越多地出现在我们的视野中。以电子商务大省浙江为例，涉及权利人错误投诉的诉讼自2009年开始在浙江省出现，近两年更是频频发生。迄今为止，浙江法院共受理此类案件50余件。涉及错误投诉的案件主要有三种类型：第一类系被投诉人以权利人6此处的权利人不仅包括专利权人，也包括商标权人和少量著作权人，但著作权人投诉的行为均系复制、销售盗版图书，并无信息网络传播行为。恶意投诉为由提起的不正当竞争纠纷，在此类纠纷中，原告往往将电商作为帮助侵权的共同被告拉入诉讼。7如：杭州市中级人民法院一审、浙江省高级人民法院二审的杭州曼波鱼贸易有限公司诉台州市康贝婴童用品厂、浙江淘宝网络有限公司不正当竞争纠纷案【二审案号：（2010）浙知终字第196号】；余杭区人民法院一审、杭州市中级人民法院二审的湛江市舒心科技有限公司诉南京德萨商贸有限公司、胡磊、浙江天猫网络有限公司不正当竞争纠纷案【一审案号：（2015）杭余知初字第169号】。第二类系被投诉人因涉嫌侵害他人知识产权受到电商清退处罚（即解除合同）后，以自己实际并未侵权、处罚缺乏事实依据为由，以电商为被告提起的技术服务合同纠纷，在此类纠纷中，为查明侵权事实，被投诉人往往申请法院将发起投诉的权利人作为第三人参加诉讼。8如杭州市西湖区人民法院审理的厦门爱锋电子有限公司等十余名不同被投诉人对浙江天猫技术有限公司和浙江天猫网络有限公司提起的技术服务合同系列纠纷。第三类系被投诉人因遭到投诉而对权利人提起的确认不侵权之诉，在此类纠纷中，权利人往往还会以对方侵权为由提起反诉，从而导致纠纷升级。9如杭州市西湖区人民法院审理的合肥谛霸网络科技有限公司诉浙江少年儿童出版社有限公司确认不侵害著作权纠纷案，后双方和解撤诉。错误投诉纠纷进入司法程序的比例可能并不高，毕竟提起诉讼耗时费力，在错误投诉尚未导致网店清退等严重后果的情况下，不少经营者宁愿接受扣分、罚款等处罚以息事宁人，有些甚至直接向投诉人支付费用以求其撤回投诉。

（二）被投诉人寻求救济困难

为避免承担连带赔偿责任，网络服务提供者往往倾向于严格适用“通知—删除”规则，即在收到有效通知后先行屏蔽被投诉商品链接并通知被投诉人。在此情形下，被投诉人为避免投诉对其经营活动所造成的负面影响，一方面可以向网络服务提供者提供证据材料进行申辩（反通知），另一方面也可以向法院提起确认不侵权之诉。但是，如果投诉确系错误，虽然先行屏蔽的链接可以恢复，但对被投诉人造成的损害已然发生，对于这种损害，被投诉人想要获得赔偿却并非易事。因为目前的法律条文和案由规定对于此类损害赔偿纠纷都没有明确规定，不仅被投诉人获得损害赔偿的法律要件不清晰，而且其在起诉时对于如何选择案由也往往陷于十分被动的境地。就实际诉讼情况看，被投诉人多以《反不正当竞争法》为依据提起不正当竞争之诉以期获得赔偿，但是，由于不正当竞争行为的成立必须满足较为严格的法律要件，尤其要以被告存在不正当竞争的意图为前提，因此，被投诉人要在不正当竞争案件中获得赔偿并非易事。比如，在杭州曼波鱼贸易有限公司诉台州市康贝婴童用品厂、浙江淘宝网络有限公司不正当竞争纠纷案中，对于曼波鱼公司认为康贝厂的投诉行为系捏造、散布虚假事实诋毁竞争对手而构成不正当竞争的主张，二审法院认为：“涉案投诉仅向淘宝公司提出，且符合淘宝公司设定的适格投诉的形式要件，另，淘宝公司删除相关信息到最终恢复仅历时10天，就现有证据而言，不能当然认定康贝厂系明知涉案被控侵权产品不构成侵权，亦不能认定其涉案投诉行为具有毁损曼波鱼公司商誉和涉案产品声誉的主观故意。”故二审法院在该案中并未支持曼波鱼公司的诉讼请求。

湛江市舒心科技有限公司诉南京德萨商贸有限公司、胡磊、浙江天猫网络有限公司（以下简称天猫公司）不正当竞争纠纷案一审判决是全国首个认定错误投诉构成不正当竞争的判决。10该案二审系调解结案。在该案中，投诉时的涉案专利权处于有效状态，故天猫公司在收到投诉材料后删除了相关链接。但此后，该专利在专利复审委员会口审时被当庭宣告无效，而投诉人在被投诉人发函要求其撤回投诉的情况下却仍无动于衷。法院认为，投诉人胡磊在投诉时有合理理由认为被投诉产品侵害其专利权，故不构成不正当竞争行为；但在专利被宣告无效后，其怠于撤回投诉的行为，违反了诚实信用原则，损害了正当的投诉竞争秩序，构成《反不正当竞争法》第2条规定的不正当竞争行为。就该案而言，法院基于投诉人在专利被无效前后的不同主观状态，认定投诉时的行为并不侵权，自然符合认定不正当竞争的审理思路。但是，对于被投诉人而言，通过提起不正当竞争之诉，其因错误投诉所遭受损失却无法全部得到弥补。

（三）电商审查义务不明

目前多数意见认为，电商一般不负有事前审查义务。11如浙江省高级人民法院2012年发布的《电子商务平台中知识产权保护问题的纪要》规定：电商的“合理注意义务”包括与技术发展水平相当的用户身份审查义务和商品信息审查义务，但不包括一般性的事先审查义务和较高的注意义务。北京市高级人民法院2016年发布的《涉及网络知识产权案件审理指南》规定：平台服务商通常情况下不具有事先审查网络交易信息或者交易行为合法性的义务。但是，电商在收到投诉通知后，负有事后审查义务。审查内容主要包含三个方面：一是投诉人是否系权利主体，二是被投诉信息能否得到准确定位，三是有无构成侵权的初步证明材料。12参照《信息网络传播权保护条例》第14条。对于前两项审查内容一般并无争议，但第三项所谓“初步证明材料”具有模糊性，电商对于其应当对这些证明材料尽到何种程度的审查义务并不清晰。在著作权投诉中，电商尚可将被投诉作品与权利人作品的名称、作者及内容进行比对，从而较为容易地判断两者是否一致，在此前提下采取断开链接等措施。而在专利投诉中，电商作为商业经营者，仅依据投诉人提供的权利要求书等专利文件及被投诉信息中的图片、文字信息，往往没有能力和条件判断被投诉商品的技术方案是否落入相关专利保护范围。

司法实践中，对于电商应承担何种审查义务亦存在不同意见。第一种意见认为，为有效保护权利人利益，电商仅需对“侵权的初步证明材料”进行形式审查，符合要求的即可采取屏蔽、删除等措施。比如，在威海嘉易烤生活家电有限公司（以下简称嘉易烤公司）诉永康市金仕德工贸有限公司（以下简称金仕德公司）、天猫公司侵害发明专利权纠纷案中，13二审案号：（2015）浙知终字第186号。金华中院在认定被诉侵权产品的某一技术特征与涉案专利相应技术特征构成等同，金仕德公司侵权成立的前提下，认为“嘉易烤公司提交的投诉材料符合天猫公司的格式要求，在其上传的附件中也以图文并茂的形式对技术要点进行比对，但天猫公司仅对该投诉材料作出审核不通过的处理，……应当对损害扩大的部分与金仕德公司承担连带责任。”第二种意见认为，从平衡各方利益的角度出发，电商需要对权利人的通知进行实质审查以确定侵权可能性是否较大，只有在侵权达到高度盖然性标准的前提下才应采取屏蔽、删除等措施。14如石必胜：《电子商务交易平台知识产权审查义务的标准》，载《法律适用》2013年第2期。这种标准一方面督促权利人就其投诉积极举证，另一方面电商需要承担起较高的审查成本，投入更多的人力物力以提高其专利审查能力。目前，阿里巴巴集团就开展了与浙江省知识产权局的合作，由知识产权维权援助中心对难度较大的专利侵权通知进行判断，给出专业咨询意见。此外，还有一种少数意见认为，“通知—删除”规则对被投诉人利益影响过大，权利人要求电商删除他人商品必须提供法院认定侵权成立的裁判文书。

（四）“通知—删除”规则消解了诉前禁令的功能

我国专利法是较早规定诉前禁令制度的专门法。诉前行为禁令与“通知—删除”规则在功能上均可起到及时停止侵害、防止损失扩大的救济效果。但是，诉前禁令的程序及条件比“通知—删除”规则要严谨复杂得多：第一，法院对于诉前禁令申请人提供的证据需进行实质审查，初步确认被申请人的侵权行为正在实施或即将实施，且如果法院不及时禁止该行为，申请人的损失将难以弥补；第二，申请人必须提供担保，且该担保金额一般应与被申请人因错误禁令而遭受损失相匹配；第三，禁令作出后，申请人必须在一定期限内及时起诉，否则禁令即告解除；第四，申请人怠于起诉或申请错误造成被申请人损失的，被申请人可以请求赔偿。

如上制度设计，旨在平衡申请人与被申请人的权利义务，既可避免申请人对其权利滥用，造成司法资源的浪费，又为被申请人提供了损害救济途径。与之相比，投诉人向电商发出通知，则简单轻易得多。如果仅经过通知就能取得让竞争对手商品下架的效果，依照经营主体的趋利本性，投诉人当然不会再选择申请复杂的诉前禁令，进而导致诉前禁令制度形同虚设。

二、司法层面的弥补措施

由于《侵权责任法》第36条仅粗略规定了“通知—删除”规则，既未规定错误通知的后果，亦未规定著作权领域的“转通知”和“反通知”程序。为此，法院在司法实践中不得不通过法律解释方法弥补这些缺陷。

（一）类推适用相关法律及司法解释——对错误投诉所致损失的救济

在前述涉曼波鱼公司的二审判决中，浙江高院虽然认为被诉行为不构成不正当竞争，但同时又称：“基于康贝厂在向淘宝公司提起涉案投诉时所作出的‘如淘宝公司依据其投诉而删除有关侵权信息所致相关法律责任由其承担’的相关承诺，曼波鱼公司如因康贝厂涉案投诉行为造成损失，可另行提起损害赔偿之诉，以获得相应之法律救济。”可见，法院并未否认原告可以根据其他诉由获得赔偿。北京高院亦在《涉及网络知识产权案件审理指南》中指出：“因权利人错误通知导致平台服务商采取删除、屏蔽、断开连接等必要措施，致使网络卖家发生损失的，网络卖家有权要求权利人承担赔偿责任。”那么，被投诉人究竟应提起何种诉讼才对自己更为有利，法院在处理此类损害赔偿纠纷时又应当如何适用法律呢？其中最为关键的一个问题是，此类损害赔偿的构成要件中是否应包括投诉人的主观过错？

如上所述，“通知—删除”规则实际上已经起到了诉前禁令的效果，但却没有规定诉前禁令制度之下的利益平衡机制，在此情形下，对于投诉错误损害赔偿的构成要件，可以参照适用申请诉前禁令错误所致损害赔偿的构成要件，这也符合“对同类事物作相同处理”的法理。《民事诉讼法》第105条规定：“申请有错误的，申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。”在申请再审人安吉县雪强竹木制品有限公司与被申请人许赞有其他侵权纠纷案15(2008)民申字第762号。与此相关的是，江苏省高级人民法院在(2008)苏民三终字第71号江苏拜特进出口贸易有限公司、江苏省淮安市康拜特地毯有限公司诉许赞有与知识产权有关的损害赔偿纠纷一案中，也作出了同样的认定。中，最高人民法院对何谓“申请错误”作了详细解读，其在裁定书中认为：“专利权人依据专利权依法行使诉权以及申请采取相关措施，是法律赋予的权利。但是，专利权人在行使自己的权利时不得损害他人的合法权益。由于专利权的稳定性是相对的，任何人都可以通过宣告专利权无效程序对已授权的专利提出宣告无效的请求，专利权人应当知道自己的专利权存在被宣告无效的可能性。因此，专利权人在行使有关权利时，特别是申请财产保全、责令停止有关行为等有可能给被申请人直接造成损害的措施时，应谨慎注意，充分估计其中的诉讼风险。许赞有未尽注意义务，在没有最终确认雪强公司侵犯涉案专利权的情况下，即申请采取财产保全、责令停止有关行为等给雪强公司直接造成损害的措施，属于申请错误，构成侵权。”可见，所谓专利强制措施领域的“申请错误”，是指申请人起诉后的诉讼请求未得到法院生效裁判的支持，即申请人在案件实体审理中败诉的，就应当认定属于申请错误，并不需要考虑申请人是否具有不正当竞争等主观恶意。如此理解的深意在于，既然法律为权利人提供了民事强制措施这一特殊保障，权利人就应当为此承担相应的风险责任，这样才能实现各方权利义务的制衡；如果其权利人仅享有强制措施带来的利益，而无须为错误申请所导致的损失承担责任，就会产生其轻率提出申请甚至滥用保全措施的后果。

同理，权利人投诉错误所致损害赔偿的构成要件中亦不包括不正当竞争等主观恶意，只要权利人的投诉最终被证实系错误（包括专利权被无效、法院认定专利侵权并不成立等），其即应对因该投诉所致被投诉人的损害承担赔偿责任。只有让投诉人承担自身行为的后果，才能督促其理性、谨慎地行使权利。

对于具体法条的适用，《信息网络传播权保护条例》第24条已规定：“因权利人的通知导致网络服务提供者错误删除作品、表演、录音录像制品，或者错误断开与作品、表演、录音录像制品的链接，给服务对象造成损失的，权利人应当承担赔偿责任。”法院在审理专利领域通知错误的损害赔偿之诉中，可以类推适用该条款的规定。至于案由，因《民事案件案由规定》的第三、四级案由中均无相应的案由名称，故只能适用第二级案由“侵权责任纠纷”，这也是因申请保全损害责任纠纷的上级案由。如果当事人起诉时系以不正当竞争纠纷作为诉由的，法院则可以根据案件具体情况，适时公开心证，向原告进行释明。

（二）对“必要措施”作扩大解释——引入“转通知”程序

在前述涉嘉易烤公司的侵害发明专利权纠纷二审判决中，针对一审法院认为天猫公司在收到有效通知后即应删除链接的论述，二审法院称：“《侵权责任法》第36条第2款所规定的网络服务提供者接到通知后所应采取必要措施包括但并不限于删除、屏蔽、断开链接。‘必要措施’应根据所侵害权利的性质、侵权的具体情形和技术条件等来加以综合确定。……对被诉商品采取的必要措施应当秉承审慎、合理原则，以免损害被投诉人的合法权益。但是将有效的投诉通知材料转达被投诉人并通知被投诉人申辩当属天猫公司应当采取的必要措施之一。……而天猫公司未履行上述基本义务的结果导致被投诉人未收到任何警示从而造成损害后果的扩大”，对损害的扩大部分应与金仕德公司承担连带责任。由此可见，二审法院认定天猫公司承担责任的理由与一审法院不同，并非因为天猫公司在收到投诉后未删除链接，而是由于其未转达该投诉并通知被投诉人申辩。16该案亦因此入选最高人民法院评选的“2015年中国法院十大知识产权案件”。

该判决的意图显然在于从司法层面完善“通知—删除”规则，但从完善的思路来看，并不是通过提高投诉通知的“有效性”标准来避免屏蔽、删除措施的轻率使用，而是另辟蹊径，通过扩大解释“必要措施”的途径引入“转通知”义务。并且，这种“转通知”与《信息网络传播权保护条例》对“转通知”的规定不同，前者在转通知时并不屏蔽、删除链接，后者则在转通知的同时采取屏蔽、删除措施，直到电商收到被投诉人的反通知后才能恢复被删除信息。根据上述判决思路，电商在接到形式合格的有效通知后即应转通知被投诉人，但不一定要采取屏蔽、断开措施，至于其在何种情形下应采取屏蔽、断开措施，应视“所侵害权利的性质、侵权的具体情形和技术条件等”而定。这实际上扩大了电商根据不同投诉的具体情形进行弹性操作的空间，以此减少僵化适用“通知—删除”规则对被投诉人造成的损害。

但是，在司法层面作出的努力毕竟具有很大的局限性，不仅判决效力限于个案，而且无法为“通知—删除”规则设计一套全面的利益平衡机制。比如在上述判决中，对于转通知之后应按何种规则进行后续处理并未述及，对于电商究竟应当如何根据不同的投诉情形选择不同的必要措施也只是提供了一个抽象的指引。因此，要从根本上解决“通知—删除”规则适用中的各种困境，还有赖于立法层面的修改与完善。

三、立法上的完善建议

如上所述，《侵权责任法》第36条第2款在规定“通知—删除”规则时未设置相应的制约条款，导致原本属于网络服务提供者的“避风港”成为权利人打击竞争对手的工具。对此，应从立法层面做出相应的修改和完善。《专利法》可以参照《信息网络传播权保护条例》第24条规定权利人错误投诉的损害赔偿责任，并且明确此类损害赔偿的构成不以权利人存在主观过错为前提。除此之外，另有以下两点建议。

（一）将“通知—删除”规则改为“通知—转通知—删除”规则

电商在收到合格通知之后，首先应当履行转通知这一基本义务，使被投诉人能够及时知晓投诉事项，并根据不同情况采取自行删除、反通知或提起确认不侵权之诉等应对措施。此处需要讨论的是，电商在转通知的同时，是立即采取屏蔽、删除措施，还是暂不采取屏蔽、删除措施，待收到反通知或反通知期限过后再做决定？

对此，王迁教授提出了两种具体方案。17详见王迁：《论“通知与移除”规则对专利领域的适用性——兼评<专利法修订草案（送审稿）>第63条第2款》，载《知识产权》2016年第3期。第一种是参照《信息网络传播权保护条例》相关规定，增加“反通知与恢复”程序。电商收到符合要求的投诉通知后，立即屏蔽、删除相关信息并转通知被投诉人。但只要后者提出符合要求的反通知，电商就应立即恢复信息。之后专利权人需通过申请诉前禁令或提起诉讼解决争议。第二种是将“通知—删除”规则改为“通知—转通知—删除”规则。电商收到投诉通知后，暂不采取屏蔽、删除措施，而是立即将投诉内容转通知被投诉人，并要求其在一定期限内提出反通知。若被投诉人逾期未发送反通知，则电商采取屏蔽、删除措施，如果电商未采取屏蔽、删除措施，就应当对损害的扩大部分承担连带赔偿责任。若被投诉人在期限内提出反通知，则电商在向投诉人说明情况后，无需采取其他措施，当事人需另行通过诉讼途径解决纠纷。此外，电商因未收到反通知而删除信息后，被投诉人仍可发送反通知，此时电商仍应恢复信息，但被投诉人应当自行承担删除期间的损失。

这两个方案都通过引入“转通知”和“反通知”，使被投诉人获得了阻断通知发挥其删除功效的手段，能在一定程度上解决滥发投诉的问题。相较而言，后者对被投诉人更为有利，应用于专利领域也更具有合理性。因为在著作权领域，“免费+广告”的商业模式较为普遍，作品被错误删除后至根据“反通知”被恢复期间，合法传播者遭受的损失一般较为有限。而在电商平台中，专利产品的合法销售者因产品被错误下架（尤其在双十一等大促活动中）所遭受的损失程度与前者完全不同。并且，若采取后一种方案，一般就不会出现被投诉人因错误投诉需要寻求救济的情况，因为电商系在逾期未收到反通知的情况下删除，而被投诉人之所以未发送反通知，多是因为投诉正确、自觉理亏。

当然，采取第二种方案可能使真正的权利人无法在第一时间得到救济。这实际上存在一个价值选择的问题。在实践中，转通知、反通知及实质审查的时间并不会太久18如淘宝设置的反通知期限为3个工作日，审查时间一般在3-7个工作日。，如果权利人认为侵权情形十分紧急，非得立即制止不可，否则将遭受难以弥补的损失，那么权利人完全可以选择立即向法院申请诉前禁令并交纳担保金。在法律未对“通知—删除”规则设置担保金制度的情况下，权利人应当承受该制度需要花费的合理时间，何况此期间的侵权损失最终也可以得到救济。

（二）电商应在反通知阶段承担一定实质审查义务

在上述两个方案中，电商均仅需对通知及反通知做形式审查，无需做实质性判断，从而将其从专业、复杂的专利侵权认定问题中解脱出来，成为纯粹的中立者。但是，何谓“形式审查”，电商对于专利侵权是否无需做任何实质性审查，是需要进一步探讨的问题。

总体而言，电商作为交易平台的提供者，要求其正确判断专利侵权是否构成，确已超出其能力范围。但是，既然电商通过经营平台获得利益，法律并非不可以要求其对平台上被投诉产品的知识产权承担与其能力相匹配的审查义务。在立法层面，建议在上述第二种方案的基础上，要求电商在反通知阶段承担一定程度的实质审查义务。具体而言，电商收到投诉通知后，先进行形式审查，对于符合形式要求（主要包括投诉人系权利主体以及被投诉信息可以准确定位两个方面）的通知，立即转通知被投诉人，将选择权交由被投诉人。如果被投诉人认为投诉正确，多会选择自觉删除或不发送反通知。如果被投诉人不服投诉，则会选择发送反通知，但电商在收到反通知后，并不立即决定是否采取屏蔽、删除措施，而是要对反通知进行一定程度的实质审查。一方面，被投诉人在反通知中应当说明侵权不成立的理由并附相应证明材料，电商收到反通知后如认为有进一步审查的需要，应要求投诉人针对反通知中的理由补充证明侵权成立的材料。电商在审查双方材料之后，如果认为明显构成侵权或者侵权可能性极高的，就应采取删除措施。如果电商对于明显侵权的商品信息未采取删除措施，就应对损害的扩大部分承担连带赔偿责任。

之所以在反通知阶段引入实质审查义务，主要基于以下两点考虑：第一，从社会总体成本角度来看，由电商进行实质审查，能及时删除较为明显的侵权信息，虽然电商要为此承担一定的审查成本，但是由于要求其删除的是较为明显的侵权信息，故电商的审查成本并不高，也在其能力范围之内。而带来的益处在于，能够减少权利人因此类产品未被删除而需要额外支付的司法救济成本，与电商实质审查相比，通过司法救济制止侵权行为的成本显然要高得多。第二，由于双方当事人知晓电商要进行实质审查，所以具备举证的积极性，在进行通知和反通知时会提供较为充分的证明材料，一方面能够敦促当事人谨慎、合理地行使自己的权利，另一方面也有利于电商对通知和反通知做出正确的处理，降低投诉处理的诉讼转化率。

另外，有观点认为，电商收到权利人通知后即应进行实质审查，对明显侵权的商品信息采取删除措施。删除后，如果被投诉人提出反通知，电商再对反通知进行实质审查，做出是否恢复的处理。然而，在权利人单方通知阶段就进行实质审查并进行删除，似乎操之过急。一方面，电商在收到反通知后还要进行一次实质审查，徒增审查成本；另一方面，正如诉讼中司法机关应当在充分听取两造意见、全案审阅的基础上作出裁决，电商的处理决定也以综合考虑双方当事人的通知及反通知后做出为宜，仅凭权利人单方通知就进行删除，会大大增加错误删除的概率。此外，如果电商的处理决定错误，由于商品信息曾被删除尔后恢复，确定任一方的损失、划定责任分担将变得异常复杂，容易造成分歧。

The Application Dilemmas of "Notice and Take Down" Rule in Patent Law:Approaches to Improving Article 36 of Tort Liability Law

According to article 36 of Tort Liability Law,"Notice and take down" rule can be expanded from the domain of copyright to patent and trademark areas.However, without a series of patent-related supporting system, this rule is easily abused in juridical practice, which leads to application dilemmas, such as disputes caused by wrongly notifi cation become extremely frequent, respondents can rarely obtain remedy for abuse of this rule, ISPs are not able to keep up with their duty of examination, and preliminary temporary injunction system may loses its signifi cance.To redeem these defects,courts have to use legal interpretation methods, including applying similar regulations by analogy and making expanding interpretation of specifi c concept.In fundamental respects, it is necessary to improve the existing legislation.The article suggests modifying patent law, stipulating the composition elements of compensation for damages caused by wrongly notifi cation, and replacing "notice and take down" rule with "notice, notice forwarding and take down" rule.On this basis, e-commercial ISPs are required to take a certain examination on responsibility as to substance.

Patent; Notice and take down; Counter notifi cation and replacement; Notice forwarding; Abuse of right

何琼，浙江省高级人民法院知识产权审判庭法官。

吕璐，原杭州市西湖区人民法院知识产权审判庭法官，复旦大学民商法专业在读博士研究生。