浅谈方法权利要求创造性判断中的整体原则

胡文娟

摘 要 专利审查中创造性判断的客观性是审查中的难点，把握整体原则是使判断接近客观的最基本条件。方法权利要求通常使用多个步骤或者流程的技术特征来描述，实践中经常出现不顾整体原则而导致创造性判断结论错误的情况。本文从具体案例出发探讨方法权利要求创造性判断中整体原则的考量因素。

关键词 方法权利要求 创造性 整体原则

中图分类号：D923.4 文献标识码：ADOI：10.16400/j.cnki.kjdkz.2015.10.078

Analyzing the Overall Principle of Creative Method of Claim

HU Wenjuan

（State Intellectual Property Office Patent Examination Cooperation Center in Hubei， Wuhan， Hubei 430000）

Abstract It is a difficulty of the objectivity of judgement in inventive steps of patent examination. Holding the whole principle is the basic condition for approaching objectivity. Means claims are usually described by multi procedures or process. In practice， wrong judgement often occurs in inventive steps while disregarding of the whole principle. The consideration factors of the whole principle are explored for correct judgement in inventive steps of means claims.

Key words means claim; creativity; overall principle

0 引言

创造性判断在发明专利的实质审查过程中，其地位非常重要，发明是否具有创造性，往往是审查员与申请人/代理人之间的争议焦点。《专利审查指南》第二部分第四章《创造性》中贯穿着“整体”的思想。第3.1节关于“审查原则”规定：“在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。”第3.2.1.1节中关于“三步法”的规定：“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示”。第6.4节关于“对要求保护的发明进行审查”规定：“创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性。”①②③“整体”原则应当贯穿于创造性判断的始终，忽视“整体”原则容易造成创造性判断错误。

方法权利要求作为一大类权利要求，通常采用工艺过程、步骤或者流程等技术特征来描述，方法权利要求中各步骤之间执行的顺序、步骤得到的中间结果等，在创造性判断中应当如何考虑，也是在审查员与申请人/代理人之间容易引发分歧的问题。笔者从两个实际案例入手，引出方法权利要求的创造性判断容易出现未把握“整体”原则的问题，结合对“整体”原则的思考与理解，深入分析方法权利要求创造性判断中的“整体”原则需要考量的因素。

1 案例介绍

案例1：某发明专利申请，涉及适用于能够通过手指或触控笔等的接触而输入信息的输入显示装置等的导电性膜的制造方法，其说明书指出现有导电性膜具备形成在膜基材的两面的透明导电体层和形成在各透明导电体层的表面的金属层，存在将该膜卷成卷状时邻接的膜彼此压接的问题，如果将压接的膜彼此剥离，则有时损伤膜内的透明导电体层，可能导致品质降低。

本发明采用在第1铜层的表面形成含有氧化亚铜的氧化被膜层，在将第2层叠体卷成卷状制成第2卷时，发挥即使不在导电性膜之间插入衬纸也不压接的效果。

权利要求 1：

一种导电性膜卷的制造方法，其特征在于，所述导电性膜卷的制造方法包含如下工序：

第1工序，在膜基材的一侧通过溅射法顺次层叠第1透明导电体层和第1铜层，将得到的第1层叠体卷成卷状，制成第1卷。

第2工序，将所述第1卷在大气中存放30小时以上，在所述第1铜层的表面形成含有氧化亚铜的氧化被膜层。

第3工序，边将所述第1卷开卷，边在所述膜基材的另一侧通过溅射法顺次层叠第2透明导电体层和第2铜层，将得到的第2层叠体卷成卷状，制成第2卷。

审查员检索获得三篇对比文件。对比文件 1 公开了一种单面的导电性膜卷的制造方法，其将透明导电材料层设置在基板的表面上，其它导电材料层淀积在透明导电材料层上或基板的相反侧上，通过选择性地蚀刻这些层，从而制成用于安装电元件的焊盘和形成电路的导电迹线的布图。对比文件 2、3分别公开了一种导电性膜的结构。对比文件1-3均未公开本发明的发明构思。

审查意见如下：

权利要求1与对比文件1相比，区别技术特征在于：（1）第2工序中将第1卷在大气中存放30小時以上，在第1铜层表面形成含有氧化亚铜的氧化被膜层;（2）在第3工序中边将第1卷开卷，边在所述膜基材的另一侧通过溅射法顺序层叠第2透明导电体层和第2铜层。基于上述区别技术特征，本发明实际解决的技术问题是（1）如何形成有铜被氧化的层;（2）如何形成完整的导电性膜的结构。对于区别技术特征（1），对比文件2公开了……;对于区别技术特征（2），对比文件3公开了……;……是本领域的公知常识。因此权利要求1不具备创造性。

【案例分析】

权利要求1本身就是一个完整的单面的导电性模的结构，并不存在双面才是完整的结构概念，权利要求1并没有需求要形成双面的膜结构，上述提出的技术问题（2）未从发明的整体技术方案出发来确定技术问题。并且，审查意见在评述区别技术特征时，将方法权利要求的相互关联的步骤（2）、（3）割裂开来作为多个区别技术特征，分别解决不同的技术问题，导致相互关联的步骤各自孤立，未从整体上把握技术方案。

案例2：某发明专利申请，涉及对多源图像的融合方法，其说明书指出目前采用小波域隐马尔可夫树HMT统计模型来捕捉小波系数不同尺度间的相关性，并将该模型用在图像融合上，但存在以下问题：小低频部分融合规则过于简单，导致许多信息丢失;对图像特征的选择缺少方向性，不能充分提取出原始图像中的细节信息;图像中的边缘和轮廓奇异性的各向异性特征，不能被各向同性小波变换有效捕捉。

本发明采用基于方向波域隐马尔可夫模型的多源图像融合，提高融合图像的质量。

权利要求1：一种基于方向波域隐马尔可夫树模型的多源图像融合方法，包括如下步骤：（a）输入两幅原始图像，并利用基于小波变换的融合方法从两幅原始图像中得到一幅初期融合图像;

（b）对两幅原始图像与得到的初期融合图像分别进行Directionlet变换，分别得到三幅图像的Directionlet低频系数和高频系数;

（c）对得到的初始融合图像的Directionlet高频系数建立HMT模型，构造该模型的参数集 ;

（d）利用期望最大算法即EM算法对构造的参数集 进行训练得到它的估计值根据分别计算两幅原始图像的每个Directionlet高频系数的后验概率;

（e）对两幅原始图像的Directionlet低频系数采用自适应加权融合规则进行融合，得到融合图像的Directionlet低频系数;

（f）根据步骤（d）中得到的参数集和后验概率，对两幅原始图像的Directionlet高频系数采用显著性测量的融合规则进行融合，得到融合图像的Directionlet高频系数;

（g）对上述的融合图像的Directionlet系数进行Directionlet逆变换得到融合图像。

审查员检索获得三篇对比文件。对比文件1公开了对两幅原始图像分别进行Directionlet变换，对Directionlet低频系数和高频系数分别进行融合，再进行Directionlet逆变换得到融合图像。对比文件 2公开了一种图像分割方法，对高频分量使用Directionlet域HMT模型获得估计参数，对比文件 3公开了一种图像融合方法，对两幅原始图像Contourlet变换高频分量分别HMT建模得到各自参数集，指导融合。对比文件1～3均未公开本发明的发明构思。

审查意见如下：

权利要求1与对比文件1相比，区别技术特征在于：（1）利用基于小波变换的融合方法从两幅原始图像中得到一幅初期融合图像，并对初期融合图像进行Directionlet变换，得到其Directionlet低频系数和高频系数;（2）对得到的初始融合图像的Directionlet高频系数建立HMT模型，构造该模型的参数集 ;利用期望最大算法即EM算法对构造的参数集 进行训练得到它的估计值，根据分别计算兩幅原始图像的每个Directionlet高频系数的后验概率;（3）……

对于区别技术特征（1），对比文件2公开了……对于区别技术特征（2），对比文件3公开了……区别技术特征（3）……是本领域的公知常识。因此权利要求1不具备创造性。

【案例分析】

权利要求1中针对高频系数的融合，是对初期融合图像的Directionlet高频系数进行HMT建模及后续参数集的构建及训练得到估计值，根据估计值分别计算两幅原始图像的高频系数的后验概率，进而对两幅原始图像的Directionlet高频系数采用显著性测量的融合规则进行融合。对比文件1～3针对的对象均未出现初期融合图像。一般而言，操作步骤针对的对象不同，获得的结果必然不同，获得的结果用于指导后续步骤的操作也必然不同，而对比文件1～3均未公开上述内容。并且，审查意见在评述区别技术特征时，将对初始融合图像进行操作相关的特征割裂开来，并分别解决不同的技术问题，导致相互关联的特征各自孤立，未从整体上把握技术方案。

上述两个案例从表面上看，审查意见中的创造性判断貌似注重证据使用，但仔细分析，这种审查方式并不正确，它违背了专利法审查指南上规定的关于创造性判断的“整体”原则。

2 把握“整体”原则时的考量因素

如本文第一部分中指出，《专利审查指南》第二部分第四章《创造性》中贯穿着“整体”的思想。从“整体”出现的三个位置来看，这三个“整体”分别从三个不同的层次，阐述了创造性判断中应遵循的原则。第一个“整体”从创造性判断的基本思路和原理上，提出“整体”的基本要求;第二个“整体”从“三步法”中“判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见”上，即从技术启示的角度，提出“整体”的判断方法;第三个“整体”从创造性判断针对的是技术方案而非某一技术特征的角度，指出“整体”的判断对象。

根据以上两个案例，笔者提出在方法权利要求的创造性判断中，从以下两个角度，分析是否能够将多个步骤技术特征拆分的情况，有助于在判断方法权利要求的创造性时把握“整体”原则。

2.1 考虑步骤的顺序调换能否达到相同效果

方法权利要求往往是一套完整的工艺步骤，虽然由多个技术特征构成，但这些技术特征组成一套解决手段，构成一个发明构思。因此，在发明构思不可拆分的情况下，不应将形成该发明构思的多个技术特征拆分开来。判断方法权利要求各个步骤之间的顺序关系是否可以随意调整，而不影响发明构思的实现，是是否能够将各个步骤拆分开来讨论的关键。在不能通过先后顺序的调换达到相同的效果时，不宜将多个步骤的技术特征拆分开来进行分别判断。

例如案例1中“第2工序，将所述第1卷在大气中存放30小时以上，在所述第1铜层的表面形成含有氧化亚铜的氧化被膜层”与“第3工序，边将所述第1卷开卷，边在所述膜基材的另一侧通过溅射法顺次层叠第2透明导电体层和第2铜层，将得到的第2层叠体卷成卷状，制成第2卷”之间具有先后顺序，若这两个工序顺序调换，显然将不能够利用在所述第1铜层的表面形成含有氧化亚铜的氧化被膜层的效果，从而也就不能够解决将膜卷成卷状时邻接的膜彼此压接的问题。在此情况下，不宜于将多个步骤的技术特征拆分开来。

2.2 考慮后续步骤的执行是否依赖于前述步骤的结果

方法权利要求往往存在多个步骤，每个步骤可能都会产生某个结果，在判断方法权利要求的多个步骤技术特征是否能够拆分时，判断后续步骤是否依赖于前述某个步骤生成的结果， 是另一个重要因素，即考虑步骤之间是否体现了执行结果的依赖性，即第二步骤的执行是否依赖于第一步骤的执行结果。

例如案例2中，步骤（b）的执行针对的对象是步骤（a）的结果“初期融合图像和两幅原始图像”;步骤（c）执行针对的对象是步骤（b）的结果之一“初期融合图像的Directionlet高频系数”;步骤（d）执行针对的对象是步骤（c）的结果“初始融合图像的Directionlet高频系数的HMT参数集 ”;步骤（e）执行针对的对象是步骤（b）的另一结果“初期融合图像的Directionlet低频系数”;步骤（f）执行针对的对象是步骤（d）的结果“参数集和后验概率”;步骤（g）执行针对的对象是步骤（f）的结果 “融合图像的Directionlet高频系数”及步骤（e）的结果“融合图像的Directionlet低频系数”。可见，多个步骤之间存在步骤结果的传递，后述步骤的执行明显严格依赖于前述步骤的结果输入，其中任意一个中间结果的输入不同，都将会导致最终结果的不同。当然，这里需要指出的是，对于步骤（e）和步骤（f）他们之间采用一先一后或者并行的顺序关系，并不影响其结果对后续步骤的影响，因此这两个步骤之间的顺序，单独来说不需要关联考虑，但是从权利要求整体技术方案来看，显然需要考虑各步骤之间的关联，不宜于将多个步骤的技术特征拆分开来。

3 小结

针对方法权利要求的创造性判断，需要把握“整体”原则。这里的“整体”指的是从整体的视角来审视本发明的技术方案，在评价创造性时，既要认识到各个步骤技术特征本身的存在，也应充分意识到各个步骤技术特征之间所存在的关联，才能真正做到从“整体”上进行创造性判断。

注释

① 专利审查指南2010[M].知识产权出版社，2010.

② 姚正阳.从一个案例浅谈专利创造性判断中的整体原则[J].中国发明与专利，2015（2）.

③ 王宝筠.浅析创造性判断中的“整体”[J].电子知识产权，2014（5）.