浅议缺乏必要技术特征与未以说明书为依据的区别及联系

潘树志

《专利法实施细则》第20条第2款规定：独立权利要求应当从整体上反应发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

《专利法》第26条第4款规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

立法宗旨

《专利法实施细则》第20条第2款规定的目的在于：保证独立权利要求中要求保护的技术方案在解决技术问题意义上的完整性，是独立权利要求应当符合的最低标准;指导申请人在满足专利法及实施细则要求的基础上，撰写出保护范围最大的独立权利要求。

《专利法》第26条第4款前半段的本义是要求权利要求具有合理的保护范围，与申请人/发明人所做出的技术贡献相匹配，避免申请人可能获得较其做出的技术贡献更大的权利。

法条含义

必要技术特征是指，发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

权利要求书应当以说明书为依据，是指权利要求应当得到说明书的支持。权利要求书中每一项权利要求所要求保护的技术方案应当是所属技术领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容得到或概括得出的技术方案，并且不得超出说明书公开的范围。

因此，可以看出两个条款各自的立法宗旨、含义等都有差异。此外，两个条款的适用范围、判断原则等也不相同。然而二者也有相似之处，即都涉及到技术方案能否解决技术问题。

审查意见及答辩

1.审查意见

对于同一权利要求，有的审查员会认为独立权利要求缺乏必要技术特征，而有的审查员会认为权利要求概括了过宽的保护范围，得不到说明书支持。其实审查员的根本目的都是希望申请人能够缩小该权利要求的保护范围，只要审查意见能够自圆其说即可。

2.答辩

针对以上的两种不同审查意见，有的代理人答辩时会造成混淆。例如，针对权利要求未以说明书为依据的缺陷，某些代理人答辩时指出：说明书中所记载的B特征并不是必要特征，独立权利要求的技术方案通过所记载的A特征已经能够解决本发明所要解决的技术问题，所以无需将B特征记载到权利要求中。显然，这种答辩方式是针对独立权利要求缺乏必要技术特征的答辩，而非针对权利要求得不到说明书支持的答辩，实质上代理人混淆了上述两个法条。

具体而言，代理人答辩时应该明确体现出是针对不同条款而进行的。

案例分析

以下结合案例，浅述对于同一个权利要求如何采用不同条款进行评述及答复。

案例

权利要求1、一种粘合薄膜切断装置，其特征包括：薄膜卷吸附单元，用于吸附由粘合薄膜及异形薄膜两层组成的薄膜卷;以及粘合薄膜切断单元，从所述粘合薄膜的一侧朝向另一侧切断所述粘合薄膜。

案情简介：

本申请涉及对导电薄膜进行切断的方法和装置。现有技术中薄膜切断器相对于导电薄膜垂直移动，会产生撞击，导致出现切断失误。

审查员认为，权利要求1缺少“水平导向部、切断导向部、垂直间隔调节部、垂直间隔弹性部、垂直贴紧弹性部”这些必要技术特征。即应将权利要求2、5、10和11的附加特征并入权利要求1。

申请人将权利要求2的附加技术特征并入权利要求1中，进一步限定了粘合薄膜切断单元：

“所述粘合薄膜切断单元包括：

薄膜切断部…

切断承载支撑部…

水平输送部…”

相应的意见陈述如下：

相对于现有技术，本发明的关键改进点是切断器从粘合薄膜的一侧朝向另一侧移动，并有选择地切断薄膜卷中的粘合薄膜。如说明书所述：“薄膜切断部的薄膜切断器沿与粘合薄膜水平的方向移动，并有选择地仅切断薄膜卷中的粘合薄膜，从而可将切断粘合薄膜时所产生的冲击最小化，并防止切断失误…”。

限定了上述具体结构的权利要求1的方案，能够实现冲击最小化，因此能够解决本发明所要解决的技术问题。至于审查员提到的其他特征，主要用于调整切断器的位置以更精确地切断导电薄膜。

审查员接受了上述修改和争辩。

对于此案，笔者认为审查员也可指出权利要求1未以说明书为依据，如下所示：

权利要求1中的功能性限定的特征“粘合薄膜切断单元，从所述粘合薄膜的一侧朝向另一侧切断所述粘合薄膜”概括了过宽的保护范围，涵盖了所有能够实现该功能的实施方式。但说明书中仅公开了一种粘合薄膜切断单元的具体实施方式。依据本申请文件所记载的内容，本领域技术人员不能明了此功能还可以采用说明书中未提到的其他替代方式来完成，或本领域技术人员难于预见该功能性限定所概括的除说明书所述实施方式之外的其他方式也能够解决其技术问题并达到相同的技术效果，因此，该权利要求得不到说明书支持。

笔者认为，对于一个独立权利要求，若审查员认为其缺乏的是为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，使得目前的独立权利要求的技术方案不足以构成区别于背景技术中所描述的其他技术方案的技术方案，则用缺乏必要技术特征的法条评述比较合适。否则，若认为其缺乏的是目前所限定的功能性技术特征的下位具体特征，则用未以说明书为依据的法条评述更为合适。因为对于后者，实际上是功能性限定的技术特征同时涵盖了能够和不能解决本发明所要解决的技术问题的实施方式，简单地认为该独立权利要求的方案缺少解决其技术问题所不可缺少的技术特征从而不能解决本发明所要解决的技术问题可能并不准确。