说明书充分公开的判断方法探讨

李文红

一、案情简介

2012年11月19日，苹果电脑贸易（上海）有限公司（下称苹果公司）针对本专利权向国家知识产权局专利复审委员会（下称专利复审委）提出无效宣告请求。专利复审委于2013年9月3日作出第21307号无效宣告请求审查决定（下称第21307号决定），维持本专利全部有效。苹果公司不服提起行政诉讼，随后北京市第一中级人民法院判决维持第21307号后决定。苹果公司遂向北京高院提起上诉。

2015年4月21日，北京高院对苹果公司诉专利复审委、上海智臻网络科技有限公司（下称智臻公司）发明专利权无效行政纠纷上诉一案进行了公开宣判。判决撤销北京一中院（2014）一中知行初字第184号行政判决；撤销专利复审委第21307号决定；要求专利复审委对涉案发明专利权重新作出无效宣告请求审查决定。

此案中，苹果公司提出了本专利说明书未充分公开5个技术手段的主张。对于其中的4个技术手段，二审判决与一审判决的观点基本相同：均认为其中的三个技术手段（如何区分格式化语句与自然语句、如何实现精确搜索功能、如何检索对话数据库以获得拟人化聊天信息）已被本专利说明书充分公开；一个技术手段（网络学习扩充对话数据库）是本领域技术人员可以实现的，并且认为由于网络学习扩充对话数据库不是本专利必不可少的技术内容，因此本专利说明书未记载相关的具体技术手段不导致其不符合专利法第二十六条第三款的规定。

二审判决和一审判决主要的分歧在于：“游戏功能”是否本专利必不可少的技术内容？“游戏功能”是否能够实现的判断依据是什么？

对此，二审判决认为：

根据本专利说明书记载的发明目的，实现游戏功能是本专利实现拟人化的一种表现形式，并非拟人化的附加功能。相应的，游戏功能也应当是本专利权利要求1所记载的必要技术特征。根据本专利说明书的记载，实现游戏功能是本专利权利要求1的技术方案所要实现的功能。此外，智臻公司也认为游戏功能是使本专利具备创造性的技术特征。因此，如何实现游戏功能是实现本专利必不可少的技术特征。

然而，说明书仅仅记载了一个游戏服务器以及实现互动游戏的设想，而未记载游戏服务器与聊天机器人的其他部件如何连接。例如，对什么样的用户输入的什么内容传送到游戏服务器以及如何将用户的指令传送到游戏服务器中，说明书完全没有记载。此外，根据说明书的记载，过滤器分析处理的和游戏有关的语句根本不可能送到游戏服务器中。

因此，本专利说明书未充分公开如何实现本专利权利要求1所限定的游戏功能，违反了专利法第二十六条第三款的内容，本专利权应当被宣告无效。

二审判决还回顾了一审判决针对“游戏功能”的认定内容，指出：判断说明书是否充分公开的依据在于本领域技术人员根据说明书能够确定的内容，即，说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案。但原审判决却认为只要本领域技术人员可以实现的内容就属于充分公开，而不考虑这些内容是否已经在说明书中被教导、记载或指引，这显然不符合专利法第二十六条第三款的立法本意。

二、案例分析

1、关于充分公开的对象

不难发现，二审判决的观点是：只有属于本专利必不可少的技术内容，专利说明书才需要对其充分公开；而不属于本专利必不可少的技术内容，专利说明书并不需要满足充分公开的要求。至于何谓本专利必不可少的技术内容，二审判决则是根据本专利说明书记载的发明目的以及权利要求1的技术方案来加以确定的。

本文认同上述观点。理由是：

专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。对此，可以理解为说明书充分公开的对象是发明或者实用新型。而根据专利法第二条第二款和第三款的定义，发明或者实用新型指的都是技术方案，即对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。

为此，在确定说明书需要充分公开的对象时，必须找出本专利发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，而所述技术方案中的技术手段则是本专利必不可少的技术内容。

也就是说，基于专利说明书记载的发明目的（所要解决的技术问题）和权利要求界定的技术方案来确定充分公开的判断对象，是符合逻辑的。

在说明书中列出多个技术问题时，只需要说明书对其中任一独立技术问题所对应的技术方案的记载达到充分公开的要求，则可认为说明书已满足充分公开的要求。

由于技术方案和所要解决的技术问题之间的相互适应关系，这里的问题在于，所要解决的技术问题是只考虑原始申请文件中的记载，还是也需要综合考虑审批和复审无效程序中所引用的对比文献、申请人的意见陈述等因素？

本文认为不能一概而论，原则上以权利要求界定的技术方案为主，只有在技术问题的调整导致技术方案的技术手段增删或修改时，才需要根据增删或修改后的技术手段来对说明书需要充分公开的对象予以调整；而如果技术问题的调整不涉及技术方案所集合的技术手段的调整的，则无需调整充分公开的对象。

具体到本案，一审判决和二审判决针对说明书记载的发明目的，就游戏功能是否属于必不可少的技术内容得出截然不同的观点，应该说这和语言文字本身的模糊性是有关的，实有必要结合其上下文和语境加以更加详细的分析。

2、关于判断依据

二审判决的观点是：判断说明书是否充分公开的依据在于本领域技术人员根据说明书能够确定的内容，即，说明书记载的信息量应当足够充分，或者至少应当提供足够明确的指引，以促使本领域技术人员据此获知相关的现有技术来具体实现本专利的技术方案。

本文认同这一观点在一些极端情况下，存在这样的可能性：有些技术方案无需过分的试验就可以制造或使用，因而满足所谓能够实现的要求，但是在申请日有可能它并未发明因而也不能在说明书中被描述。

这种情况在计算机技术领域是可能存在的。对于权利要求所记载的计算机实现的功能而言，即使说明书中没有披露计算机为实现该功能而采用的算法，通常一个普通技术人员理论上有可能为计算机编程来实现该功能。一般来说，专利权人未披露实施该功能所必须的系统结构或算法可能是由于在申请日时尚未真正掌握技术方案的实施方式，也有可能是出于保留技术秘密的目的。

这种情况在化学或生物领域也是可能存在的。对于权利要求记载的某化学物质的新用途，如果说明书中未记载实验证据，有可能不妨碍熟练技术人员通过大量的实验去验证该化学物质的所述新用途。但是目前的专利实践中，依然需要在说明书中给出实验证据来证实其所述的用途以及效果。

对于上述单纯基于理论假设的带有预期于推测性质的技术方案，如果授予专利权，会导致在申请日没有完成发明创造并掌握技术方案的专利权人获得超乎其技术贡献的回报，也不利于本领域技术人员从专利文件中获得足够的技术启示，显然是不符合专利法第二十六条第三款的立法本意的。

因此，专利法实施细则第十七条第一款规定，说明书应当包括下列内容：……（五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的，对照附图。《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.2节中也规定，凡是所属技术领域的技术人员不能从现有技术中直接、唯一地得出的有关内容，均应当在说明书中描述。

3、关于判断步骤

二审判决采用的判断步骤是：确定本专利必不可少的技术内容；分析说明书是否披露该必不可少的技术内容相应的具体技术手段；如有披露且具体技术手段能实现该必不可少的技术内容，则认定为已充分公开该技术内容，有任一条件不具备则认定为未充分公开该技术内容。

反观一审判决，采用的判断步骤是：确定本专利必不可少的技术内容；判断该技术内容是否是本领域技术人员可以实现的，如是则认定为已充分公开该技术内容，否则认定为未充分公开该技术内容。

显然，二审判决和一审判决在判断步骤上的差异，主要是由于在判断依据上存在的差异。本文赞同二审判决采用的判断步骤，理由可参见本文第二节第2小节针对判断依据的论述。

4、关于判断标准

二审判决对判断依据和判断步骤的观点来自对专利法第二十六条第三款的正确解读。

本文认为，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准，包含两方面相互独立的要求：说明清楚、完整，以及能够实现。

具体地，首先说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以表明发明人至迟在申请日时已完成发明创造并实际掌握该技术方案。所述清楚、完整的标准可参照《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.1和2.1.2节的规定。

在此基础上，本领域的技术人员在阅读所述清楚、完整的说明的基础上，能够基于申请日前的现有技术实现该发明或者实用新型。所述能够实现的标准可参照《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3节的规定，即所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。

本文认为，所谓按照说明书记载的内容，就能够实现是指对所属技术领域的技术人员来说，发明是所属技术领域的技术人员在本专利说明书记载的内容和现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以实现的。更具体地，发明的技术方案所集合的技术手段在本专利说明书中均有足够的记载或者由本专利说明书给出应用现有技术的指引。

《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3节列举了无法实现的五种情况。这五种情况中，（3）和（4）属于典型的无法实现，（1）和（5）是属于说明不完整所导致的无法实现，（2）属于说明不清楚所导致的无法实现。

但是，如果能够实现并不是按照说明书记载的内容，而是由熟练技术人员经过创造性劳动导致的，则应当依据说明书对发明或者实用新型说明不清楚或不完整，而认定说明书未满足充分公开的要求。

总而言之，说明不清楚或不完整必然导致无法实现，但技术方案能够实现不必然得出说明清楚、完整的结论。例如，丙基和丁基化合物或许可以通过一种与已披露的甲基相类似的方法来制备，但是如果没有发明人已经发明丙基或丁基化合物的陈述，这些化合物由于在说明书中没有被描述，因而不能被授予专利权。

如果忽略说明书披露的内容构成而只关注本领域技术人员是否能够实现技术方案，认为所属技术领域的技术人员能够实现即代表说明书已经对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，在特殊情况是可能得出错误结论的。

三、美国专利法上的充分公开要求

就专利法第二十六条第三款而言，美国专利法112（a）条有类似的规定：说明书应该对发明、制作与使用该发明的方式和工艺过程，用完整、清晰、简洁而精确的词句进行书面描述，使任何熟悉该项发明所述技术领域或与该项发明最密切相关的技术领域的人都能制作及使用该项发明。说明书还应该提出发明人或共同发明人所拟定的实施发明的最佳方式 。

在Ariad Pharmaceuticals， Inc. v. Eli Lilly and Co.一案 中，美国联邦巡回上诉法院肯定了美国专利法112（a）条中的“书面描述”和“能够实现”是两个独立的要求。如果一个专利没有满足其中任何一个要求，专利都会被无效。

在该案的裁判文书中，上诉法院认为：从美国专利法112（a）条的语言读出这样的要求：说明书应当含有该发明的书面描述。同时，认为该条款包含两个独立的要求：关于发明的书面描述，关于制造和使用发明的方式和方法的书面描述以至于实施发明。

最后，对发明进行描述的这一单独要求是专利法上的基本要求。每一项专利都必须描述一项发明。这是专利对价的一部分。申请人描述一项发明，如果法律规定的其他条件得到满足，则他获得专利。当然，该说明书必须描述如何制造和使用该发明（即使之可以实现），但是这是一项不同的任务。对于主张的发明的描述，使得美国专利商标局可以有效审查该专利申请，法院可以有效理解该发明，判断其是否符合专利法，并对其权利要求进行解释；公众可以理解和改进该发明，并避免落入专利权人独占权的边界 。

上诉法院还阐述道：从设立之初，本院就一直认为美国专利法112（a）条含有一个独立于可以实现要求的书面描述要求。我们已经说明了一个比较同一的标准，这里我们再次重申它。书面描述必须“很清楚地让本领域的技术人员认识到，发明人发明了他所主张的东西”。换句话说，是否充分的标准是，该申请所披露的内容是否向本领域的熟练技术人员传达这样的信息，即发明人在申请日已经掌握（be possession of）所主张的保护客体 。

四、结论与建议

综合上述的分析，本文认为：专利法第二十六条第三款所规定的充分公开的要求应理解为包括两个相互独立的要求：说明清楚、完整，以及能够实现。

其中，关于说明清楚、完整的标准，可以参照《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.1和2.1.2节的规定。关于能够实现的标准，可以参照《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3节的规定。但是，第2.1.3节的规定过于抽象，建议具体化为对所属技术领域的技术人员来说，发明是所属技术领域的技术人员在本专利说明书记载的内容和现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以实现的。

《专利审查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3节例举的五种情况实际上容易导致对说明清楚、完整和能够实现这两个要求的认知混淆，建议（1）和（5）明确归入说明不完整的范畴，（2）归入说明不清楚的范畴。