一封警告函背后隐藏的商业情报

杨晶晶

知识产权就是商业活动的手段和工具，咨询项目除了进行常规的知识产权调查分析之外，更要结合企业的商业目的和商业活动这些重要的参考信息，只有这样，我们才能帮助客户做出更客观、更准确的决策。

事情发生在去年夏天，我正在广州开会，突然接到来自客户的紧急电话：“我们的产品出口美国，今天突然收到一家美国公司发来的警告函，说我们侵犯了他的专利，这到底是怎么回事，我们该怎么办啊？”

虽然隔着电话，我还是能明显地感受到客户的焦急与不安。辛辛苦苦研发的产品，远销美国，产品卖得好好的，突然冒出来一家公司说你侵权，还发来一封极其正式的警告函，好像自己马上就要在美国成被告？这对哪家公司来说，都是一个突然袭击，紧张的心情可以理解。

我的第一个想法是研究一下这封警告函，仔细调查下警告函中的疑似侵权专利，明确客户的产品是否侵犯了对方的专利权，然后给客户提出比较合理的解决方案就可以了。但在随后与客户详细面谈时，我才发现事情没有想象的那么简单。

我们的客户C公司是一家研发和销售电子白板的企业，不久前，其在美国的客户A公司收到了一家名为S公司的专利侵权警告函，警告函虽没有具体指出哪篇专利侵权，但S公司明确表达了“你的产品可能侵犯到我的专利权利”的意思。S公司是一家专业研发智能电子白板的老牌企业，在该领域内有着雄厚的技术实力和专利积累，A公司迫于警告函的压力，要求我们的客户C公司针对S公司的警告函提供合理的解释和担保，否则很可能终止与C公司的合作。

原来，警告函并不是直接发给客户C公司的，而是发到了C公司在美国的重要客户A公司手里。美国市场对于C公司来说至关重要，显然C公司的发展触动了竞争对手的神经。一封警告函的背后，也许暗藏的是对市场的争夺和较量。对C公司来说，美国市场无论如何也不能轻易放弃。这样一来，问题就显得有些棘手了，事情处理得好，不仅警告函的问题迎刃而解，还能成功打消A公司的顾虑和压力，保住市场；如果处理不好，不仅在美国惹上官司，还可能流失重要客户和市场。

在接受客户C公司的委托后，我们迅速组成了项目组，全面开始调查、分析、应对工作。在与客户的沟通中，我问道：“你们之前了解过S公司吗，在技术研发方面，咱们是否曾经有参考或借鉴他们产品的地方呢？”客户很负责任地说：“我们的研发部之前针对S公司做过一些调研，他们的产品采用的主要是光学成像技术，而我们的产品主要是红外触摸技术，设计原理不同。当初我们做预研时，就是因为考虑到S公司的专利障碍，才选择了红外触摸技术的。”听到这儿，项目组成员们都舒了一口气，事情没有我们想象得那么严重。

了解情况后，项目组对这件事有了更为清晰地把握，首先，事情目前还没到和专利权人协商或者诉讼的阶段；其次，现在下结论“产品侵权”为时尚早——究竟客户的产品是否侵权，侵犯了哪件专利的权利，相关专利是否处于有效的法律状态……到目前为止这些都还处于未知状态，需要我们进一步的分析、研究和论证。简单来说，我们需要帮助客户的就是两点：1、如何应对这封警告函；2、如何给A公司一个合理的交代。

我们给客户的建议是，对于A公司收到的那封没有指明具体侵权专利和权利项、以及侵权产品的警告函，原则上是不适格的警告函，即并不具备提示当事人适当注意的法律效力，处理方式上，可以礼貌回复，并要求发送者即A公司提供具体侵权指控的依据，如涉嫌侵权专利、权利项及相关产品。但是对于美国客户A公司的顾虑，则需要进行一番彻底的专利调查。简单来说就是将S公司在美国的公开或授权专利都检索出来并逐篇筛选，看看我方产品有没有落入对方专利保护范围。如果没有对我方产品构成威胁的高危专利，可以给A公司一个明确的调查结果，打消A公司的顾虑；如果发现存在高危专利，也不必惊慌，依高危专利具体情况灵活选择应对策略，在这方面我们有着非常丰富的经验和大量的成功案例。方案提出后，客户很快和我们达成共识，先对S公司在美国的公开和授权专利进行预警分析。

接下来的工作就明确了：检索S公司专利，目标国为美国，筛选相关专利，然后逐步缩小范围，锁定高相关专利，最终确定高危专利。为了更高效地实现目标，加之时间紧迫，项目组成员派驻到客户公司，和客户IP人员、研发人员一起作业，确保项目质量和效率。

可就在我们所有人都认为项目按既定计划没有悬念的时候，新的状况出现了。

在检索S公司专利时，发现S公司有三家关联公司，分别是：S Technologies ULC，经营交互显示系统的主营产品公司，也就是我们本次想要检索的目标公司；S Technologies Inc，上市公司，在关联度上属于S Technologies ULC的母公司；还有S Technologies LLC，主要经营创造和推进知识产权相关业务，可以理解为独立的知识产权运营公司。

以上这些公司名称里都有“S”，也就是说，我们在检索时不太可能遗漏。然而，我们又发现还有一家N公司，是S Technologies收购的一家新西兰公司，其主营业务恰恰是光学触摸技术集成应用的设计和设备制造。按照常理推测，S公司收购了N公司，其相应的知识产权归属很有可能也转到了S公司旗下。这就意味着我们的检索还不完整，除了那几家带“S”的商业关系明确的关联公司之外，还应该检索被其收购的N公司。

对于检索过程中的意外发现，客户更加坚定了本次项目的开展意义。真想不到，原来在一封警告函的背后，还隐藏着这么多富有价值的商业情报。

后面的工作没有太多意外，仅仅两天时间，四百多篇专利的检索筛选工作就有了结果，我们最终仅找出了三篇对客户构成威胁的专利，并且这三篇美国专利都没有授权，仍然处于公开状态。针对这三篇公开状态的美国专利，我们通过进一步调查分析和风险评估，给出了专利风险级别及相应的应对措施。

最终我们为客户出具了提供给美国客户A公司的一份针对S公司的专利侵权调查分析报告，获得了A公司的认可，解除了客户C公司的燃眉之急，后来他们的产品顺利出口美国。

一封看似普通的警告函，它背后的商业动机是不容忽视的。这次项目，虽然看起来事情不大，项目时间也不长，但让我再次体会到了知识产权的本质，知识产权就是商业活动的手段和工具，咨询项目除了进行常规的知识产权调查分析之外，更要结合企业的商业目的和商业活动这些重要的参考信息，只有这样，我们才能帮助客户做出更客观、更准确的决策。