职务发明报酬纠纷中的若干法律问题

文 / 徐卓斌

职务发明报酬纠纷中的若干法律问题

文 / 徐卓斌

发明完成地与职务发明创造具有最密切联系，职务发明报酬纠纷案件应当适用发明创造完成地法律。发明创造的完成地，并非要求发明的整体技术方案及其各个部分均须在某地完成，其中部分技术贡献的完成地，也应当认定为发明完成地之一。“中央集权”式的知识产权管理模式，是基于跨国企业内部协议产生，并不能否定发明人依据法律规定而享有的合法权利。对于发明申请专利之前即转移的，可认定为专利申请权的转移，类推适用《专利法》关于被授予专利权单位应向职务发明人支付合理报酬的规定。用人单位关于职务发明报酬的规章制度，实质上是单位与员工之间的合同约定，只要经过协商一致，应当认定有效，但职务发明报酬具体数额是否合法有效取决于计算依据和计算过程是否客观准确。

职务发明；报酬；发明完成地；中央集权式；约定

近年来，随着中国市场环境改善、技术进步和人才素质提升，越来越多的跨国公司在华设立研发机构，由此中国也参与到全球技术创新的进程中。跨国公司对于研发获得的知识产权，往往有其全球性“中央集权”式安排，中国法律又有关于职务发明奖励报酬的规定，其间可能存在一定的冲突并引发诉讼。近期，上海法院就一起涉及跨国公司与其员工之间的职务发明报酬纠纷作出终审判决，该案涉及如何确定发明完成地、如何看待“中央集权”知识产权管理模式、约定报酬是否有效等法律问题，具有相当的典型性。本文结合该案，对上述问题进行解析。

一、相关案例

2003年4月，原告张某与被告3M中国公司签订《个人聘用合同》。其后，张某在中国参与了3M公司跨国开展的LCD-TV相关问题研发工作，相关发明创造由被告3M创新公司于2006年6月在华申请发明专利，2010年3月获得专利权，张某及另三名美国3M公司外籍员工为发明人。2006年1月，3M公司、3M中国公司、3M创新公司签订《合同研究协议》，主要内容有：1. 3M创新公司从3M公司、全球3M公司族的其他成员获取新的知识产权权利，并且许可给3M公司、全球3M公司族的其他成员和第三方以交换许可费；2. 3M公司可以让全球3M公司族其他成员参与工艺开发，3M中国公司愿意给予3M公司、3M创新公司从研发项目中取得的知识产权权利，以交换适当对价。2010年1月起，3M中国公司开始起草发明奖酬相关政策，张某亦参与；同年7月，3M中国公司设立“Dialogue with LOC”会议，为员工和管理层提供沟通交流渠道；同年7月，张某向3M中国公司管理层发送邮件，称其参与讨论发明人补偿条例，其数额提升更合理。2010年9月，3M中国公司宣布“3M中国职务发明奖金计划”于2010年9月1日正式实施，其中规定此政策涉及到发明创造时间在职员雇佣期的、3M中国关联公司雇佣职员的职务发明，提成计算公式为：年销售×0.01%×产品系数×专利分配系数×发明人分配系数。2011年11月，3M中国公司向张某发放2010年发明报酬20,384.16元。2012年，原告张某提起诉讼，要求被告3M中国公司、3M创新公司支付职务发明报酬共440万元。3M中国公司辩称，其并非涉案专利的专利权人，故不是职务发明报酬支付义务主体；涉案专利主要发明创造在国外完成，不应适用中国法；职务发明报酬数额计算应依据“3M中国职务发明奖金计划”。3M创新公司辩称，其与张某不存在劳动关系，故向其主张职务发明报酬没有法律依据。一审法院认为，中国大陆系涉案发明创造实施地之一，该发明创造在中国获专利授权，故应适用中国法；3M中国公司实际将涉案发明创造的专利申请权转让给了3M创新公司，3M创新公司最终在中国获发明专利权，张某有权获得职务发明报酬；3M中国公司未提供计算报酬所依据的年销售额等相关数据，故其数额难以采信，张某的计算方法亦缺乏依据，法院酌定职务发明报酬为20万元。一审判决后，张某、3M中国公司均不服，提起上诉。二审维持原判。1. 参见（2014）沪高民三(知)终字第120号民事判决。

二、发明完成地

本案中，3M中国公司认为，涉案发明的实质部分和发明点并非张某作出，而是由其他发明人在美国完成，因此涉案发明的完成地为美国，应排除中国专利法的适用。张某则认为，职务发明人获得报酬权是基于其职务发明被授予专利权，而非发明创造的完成，职务发明报酬纠纷应适用职务发明授权地法律，本案中为中国法。而且，涉案发明的部分是在中国境内完成的，中国是涉案发明完成地之一，因此本案也应适用中国法并由中国法院管辖。涉案专利证书载明张某系发明人之一，该发明在美国申请专利时张某作为发明人之一签署了“申请转让”声明，3M中国公司向张某支付了2010年度的发明报酬，以上事实可以说明3M中国公司、3M公司亦认可张某是涉案发明的发明人之一。是否适用中国法是本案的争议焦点之一。

首先，职务发明报酬纠纷应如何适用法律。只有在涉外民事纠纷中，才存在适用哪国法律的问题，否则当然适用中国法。参照《涉外民事关系法律适用法》2. 虽然该法自2011年4月1日起施行，但在法无明文规定的情况下，之前的法律关系亦可以借鉴参照其立法精神。， 知识产权的归属和内容、知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律，职务发明报酬纠纷不属此类。职务发明报酬纠纷实质上是合同纠纷，适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律，用人单位、员工均在中国境内，与该合同有最密切联系的法律当然是中国法。劳动合同，适用劳动者工作地法律。关于职务发明报酬的约定，实质上是劳动合同的一部分，因此可以适用职务发明人工作地法律。可见，职务发明报酬纠纷案件的法律适用有如下选项：合同当事人经常居所地法、合同最密切联系地法、职务发明人工作地法。

从理论上看，法律关系本座说和最密切联系说，是国际私法上确定准据法的精确方法。3. [德]Hans Dölle：《法学上之发现》，王泽鉴译，载王泽鉴：《民法学说与判例研究》（第四册），北京大学出版社2009年12月版，第14页。依据“法律关系本座说”，每一种法律关系在逻辑上和理性上必然与某一特定的法律制度相联系4. 姜茹娇、王娇莺：《论国际私法中法律选择方法的价值追求——兼论最密切联系原则的勃兴与修正》，载《比较法研究》2002年第3期。， 行为应以行为地为本座5. 韩德培主编：《国际私法新论》，武汉大学出版社2003年7月版，第46页。， 职务发明报酬纠纷，应以发明行为的发生地为本座，因此依据发明人工作地、发明成果完成地确定均较为合理。“最密切联系原则”实现了法律适用的确定性与灵活性之间的协调，是当代国际私法最流行的法律适用理论6. 马志强：《最密切联系原则的成因分析》，载《西南政法大学学报》2013年第4期。。 依据“最密切联系”说，须全面权衡法律关系的有关连结因素，通过质和量的分析，找出与该法律关系或有关当事人最直接、最本质和最真实的联系的法律加以适用7. 同注释4。。 发明创造本身就是在发明完成地的法律环境中产生的，发明完成地同时也是发明人工作地，发明完成地的法律环境与发明创造本身存在着最密切的联系，方便当地法院作出和执行裁判，具有合理性、可操作性，以发明创造完成地的法律来处理相关职务发明创造的纠纷，考虑到了各方利益，最为公平合理。

根据《专利法》规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件完成的发明创造为职务发明创造。之所以存在职务发明创造一说，是由于发明人与用人单位之间存在劳动关系，无论是正式劳动关系还是临时劳动关系。单位之所以要给予职务发明人报酬，是由于发明人做出了技术贡献，理应获得相应的劳动报酬。职务发明人基于本职工作已经获得了一份劳动报酬，职务发明报酬是来源于企业对发明成果的认可，与其产生过程中的付出与投入并没有必然的联系，其作用则在于激励发明人进一步从事发明创造的积极性8， 因此职务发明报酬可以看做是基于职务发明的完成而支付的带有一定的激励性质补充报酬。职务发明创造如果没有完成，发明人自然就不会得到职务发明报酬。职务发明报酬的获得与否，关键取决于职务发明创造是否已经完成。因此，关于职务发明报酬纠纷的案件，应当适用发明完成地法律，《专利法》及《实施细则》关于职务发明创造奖励与报酬制度的规定，适用于在中国大陆完成的发明创造。

其次，如何认定发明完成地。专利权的客体是整个技术方案，但整个技术方案是由多项发明构思所组成的，跨地域合作开展发明创造活动是跨国公司研发中的常见现象，如果仅将整体技术方案的最终完成地确定为唯一的发明完成地，是不尊重客观事实的，也是不公平的。发明创造的完成地，并非要求该发明的整体技术方案及其各个部分均在某地完成，其中部分技术贡献的完成地，也应当认定为发明完成地之一。

本案中，3M公司与3M中国公司是关联公司，涉案发明创造由张某和3M公司的另三位发明人共同完成，张某的发明人地位亦受到3M中国公司、3M创新公司的认可，这表明张某对涉案发明创造是作出实质性技术贡献的。张某在参与涉案发明创造活动期间，一直在中国境内工作，并且涉案发明在中国申请专利并获得专利权，因此中国当然是发明完成地之一。张某就涉案发明提出职务发明报酬之诉讼请求，案件审理应当适用中国法。实际上，即使根据合同当事人经常居所地、职务发明人工作地来确定适用的法律，本案也是适用中国法。

三、“中央集权”知识产权管理模式

在跨国企业中，对知识产权进行“中央集权”式的集中管理是常见模式，有利于提高知识产权的运用、管理和保护的水平。虽然跨国公司各个成员都是所在国的独立的法人，采用集中管理模式，将各个成员企业的知识产权无偿或以极低价格进行转移、由某一家公司专门来进行管理、对外许可收费、其他成员使用亦需付费，这种方式属于内部转移定价，似有规避法律之嫌。但是，笔者认为对此种模式可以宽容待之。首先，从跨国公司的角度看，是在全球范围内配置研发资源，研发活动也往往在全球范围内合作进行，选择一种对其最有利的知识产权管理方式，无可厚非。其次，知识产权很难进行定价，特别在发明创造产业化之前，尚无市场价格可以参考，因而定价合理性难以判断。跨国公司转移定价的目的是将利润从高税率国转移到低税率国9. 王欢：《转移定价法律制度的晚近发展研究》，载《南开学报》2000年第6期。， 主要是基于税务上的考虑，国际社会对转移定价进行的管制，主要是从税收制度上进行规范，而非完全禁止，10. 参见叶莉娜：《跨国公司转移定价对国际税法规则的催生、挑战、改变、发展》，吉林大学2014年博士学位论文，第93-103页。这种跨国企业集团内部的转移行为，也是一种商业交易，在法无禁止、无损公益的情况下，应该说在知识产权纠纷个案中还没有进行干预的必要。

但是，“中央集权”的管理模式，是基于其跨国关联企业之间的协议产生，并不能否定发明人依据法律规定而应当享有的相关权利。职务发明人获得职务发明报酬，是其依法享有的权利，合法权利不因他人之间的契约而受到损害。本案中，“中央集权”的管理模式与职务发明人的获得报酬权产生了一定的冲突。根据3M公司、3M中国公司、3M创新公司签订的《合同研究协议》、《知识产权协议》，3M中国公司所获取的知识产权，均应向3M创新公司转移，如需使用则应获得3M创新公司的许可。而根据《专

依据“法律关系本座说”，行为应以行为地为本座。职务发明报酬纠纷，应以发明行为的发生地为本座，依据发明人工作地、发明成果完成地来确认准据法。利法》规定，被授予专利权的单位应根据推广应用的范围和经济效益支付合理报酬。涉案的发明创造虽然是张某在3M中国公司任职期间完成的，但是最终专利是由3M创新公司申请并获得授权。从字面解读《专利法》相关规定，那么发明人不能获得职务发明报酬，因为其单位没有获得专利权，而获得专利权的又不是其工作单位，这导致职务发明人处于一种“两头无着落”的尴尬境地。

显然，死抠条文、机械理解，于职务发明人很不公平，这恰恰说明《专利法》存在漏洞。同时，对于在发明申请专利之前就转移至专门的知识产权管理公司的行为，要客观看待，就其最终申请专利并获得授权看，先前的转移行为实质上是专利申请权的转移，否则就无法理解其内部转移行为以及最终获得的专利授权，其最终获得专利权，本质上是基于先前获得的专利申请权。涉案的发明在3M公司的产品上广泛运用，产生了很好的经济效益。只要法律有漏洞，法院就具有续造法的权限11. [德]卡尔•拉伦茨：《法学方法论》，陈爱娥译，商务印书馆2003年10月版，第249页。， 在此情况下，法院在适用法律时应当进行漏洞补充，类推适用《专利法》关于被授予专利权单位应向职务发明人支付合理报酬的规定。

本案中由于3M公司及其关联企业之间的协议，涉案发明由3M创新公司申请并获得专利权，但专利法关于对发明人给予报酬的规定，其立法本意是给予发明人应得的劳动报酬，该获得报酬的合法权利不应由于跨国企业内部的协议安排而受到损害，因此，即使3M中国公司并非涉案发明的专利权人，但其系张某的雇主，仍应当支付职务发明报酬。

四、约定的效力

如何认定约定是否有效。本案中，2003年4月21日，原告与被告3M中国公司签订《个人聘用合同》，合同约定3M中国公司可自行决定奖励方案，奖金将根据具体奖励方案定期发放；雇员已被告知并保证遵守3M的政策和有关规章制度等。从本案查明的张某参与起草3M中国公司发明奖励政策、3M中国公司设立“Dialogue with LOC”会议、张某向3M中国公司管理层人员发送邮件称其参与讨论了发明人补偿条例等事实看，3M中国公司在制定“3M中国职务发明奖金计划”过程中，已与员工进行过协商，该“3M中国职务发明奖金计划”属于《实施细则》所称的规定职务发明报酬的单位规章制度。该“3M中国职务发明奖金计划”明确其适用范围为“发明创造时间在职员雇用期的、3M中国关联公司雇用职员的职务发明”。法院认为，“3M中国职务发明奖金计划”实质上是3M中国公司与其员工之间关于如何计算职务发明报酬的约定，此种约定就“3M中国职务发明奖金计划”发布之前的职务发明的报酬如何计算作出安排，并不违法。

职务发明制度的的核心问题是如何协调作为劳动者的发明人与企业之间地位不平等的问题，即如何能够尽可能地缓和当事人之间地位不平等的状态，通过意思自治与平等协商的途径，实现职务发明成果利益公平合理的分配12. 同注释8。。 其中，意思自治应当起到关键作用。公司一般不会与员工个别约定职务发明报酬如何计算，通常的情况是在公司发布的规章制度中加以规定。公司并没有立法权，所谓的规章制度，实际上是劳动合同的附件，具有相当于劳动合同条款的效力，对员工和单位均具有合同上的拘束力。公司的规章制度，并不是公司单方面发布就有拘束力的。根据《劳动合同法》规定，用人单位在制定、修改或者决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律等直接涉及劳动者切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，与工会或者职工代表平等协商确定。关于职务发明报酬的事项，就属于上述规定范畴之内，相关公司规章制度应当有一个公司与员工之间的普遍的协商过程。如果没有协商过程，公司与员工之间没有就职务发明报酬事宜达成一致意见，所谓的规章制度就没有拘束力。

根据本案查明的事实，首先，3M 中国公司已经开展了员工之间的协商过程；其次，从《个人聘用合同》条款可以看出，员工同意公司自行决定奖励报酬方案。这种约定方式，就公司与员工之间的利益而言，还是平等的。为什么这么说呢？其一，从事研发工作的员工，其本职就是开展技术研发工作，公司对此已经支付了薪水，研发工作的对价至少部分得以实现；其二，公司自行决定奖酬方案，并不意味着会出台一个不合理的有关职务发明报酬的公司规章制度，因为作为处于激烈市场竞争环境之中的企业，它必须保持其薪酬制度的合理性，否则人才必将外流。本案一审判决中，一审法院认为“3M中国职务发明奖金计划”关于职务发明报酬的计算公式，尽管是以年销售额而不是以营业利润作为计算基数，但其0.01%的系数与《实施细则》第七十八条规定的每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%的系数还是相差悬殊，可见该奖金计划确实存在不尽合理之处。笔者认为，既然计算基数不同，系数之间就没有可比性；13. 可能基于销售额的计算方法是更为合理的，因为影响利润的因素很多，即使发明创造事实上产生了很好效益，但是企业账面上却是亏损的。参见刘向妹、刘群英：《职务发明报酬制度的国际比较及建议》，载《知识产权》2006年第2期。职务发明报酬如何计算和支付，取决于单位和员工之间的合意，应该同员工的薪资一样，由市场判断是否合理。

合同法在很大程度上可以说是交易法，是保护交易行为的手段，在转让财产和履行服务过程中，人们必然非常依赖允诺和协议14. [英]阿狄亚：《合同法导论》（第五版），赵旭东等译，法律出版社2002年4月版，第3-5页。。 只要达成合意，除非存在无效事由，约定就是有效的。公司在出台职务发明报酬相关规章制度时与员工进行过协商并达成一致，即可认为双方之间就职务发明报酬达成了协议，这种规章制度应当是有效的。《专利法》既然引入了体现意思自治的“约定”模式，职务发明报酬如何计算，是公司和员工之间可以自由处分的事务，外界不必干预，只有在没有约定的情况下，才能根据法定标准进行计算。

具体数额的计算。有了计算方法，并不一定可以据此计算出准确的报酬数额。本案中，“3M中国职务发明奖金计划”可以适用于涉案发明，既然当事各方对于职务发明报酬的计算发生纠纷，作为报酬支付方的3M中国公司本应在本案审理中提供具体的计算依据和计算过程，但是3M中国公司未提供其向张某支付的2010年职务发明报酬20,384.16元的计算过程，其中作为计算依据的各项数据如年销售额、产品系数、专利分配系数、发明人分配系数等并不明确，因此该职务发明报酬数额的真实性、合法性均难以确认，亦难言于张某公平合理。张某也不认可这个数字，其认为应将实施涉案发明专利制造产品的利润率确定为50%，但并提供任何关于利润率的证据，因此其计算方式法院也无法认同。本案中，3M中国公司将涉案发明的权利转移给3M创新公司所获得的对价、实施涉案发明专利所获取的利润、专利权人对外许可所收取的使用费等，均难以查明，在双方关于职务发明报酬计算的主张均难以支持的情形下，法院只能综合全案情况酌情确定职务发明报酬的具体数额，至于为什么确定这一具体数额，这处在法官自由裁量的范围之内。有两点启示：1. 公司必须证明其支付数额的合理性，要全面展示计算依据和计算过程，否则法院不能确定其数额是否符合公司职务发明报酬规章制度的规定，难以确认其合法性；2. 员工所提出的计算方式，或者根据法定标准计算，也要提出计算依据和计算过程，否则法院同样难以支持。比如本案中张某所提出的利润率，如果能提出相应合法证据，比如公司的财务资料、行业协会发布或行业公认的平均利润率等，能够说服法院采信，则其诉请有可能得到支持。

职务发明报酬如何计算，取决于单位和员工之间的合意，公司在出台职务发明报酬相关规章制度时与员工通过协商并达成一致，这种规章制度应当有效。

五、余论

本案涉及职务发明报酬如何确定，对跨国公司在华研发机构具有示范导向意义，因此得到一定的社会关注。中国经济的转型升级亟需技术创新的驱动，要吸引众多跨国公司前来设立技术研发机构、投入研发经费、产出创新成果，从而推动中国的技术进步，首先就要保障其创新成果得到充分的、合理的法律保护，同时也要保护创新人才的合法权益、合理诉求，只有这样，才能营造出一个创新人才辈出、创新成果迸发的双赢局面。法院的处理依法审慎，体现出司法对企业技术创新活动的态度：一是尊重意思自治，职务发明人和公司均是市场经济中的自由主体，职务发明行为和发明成果，均是商业交易的客体，合同约定具优先效力；二是保障合法权利，凡员工依法享有的权利，不能由于企业之间的契约而受到损害，权利优先于契约；三是平衡企业和职务发明人的利益，不轻易认为企业规章制度无效，也不轻易确认企业计算出的报酬数额合法有效，保障职务发明报酬制度起到激励创新的作用。

On the Legal Issues of Service Invention Rewards Dispute

The place completing the invention has the closest relation with the service invention, so the dispute of service invention rewards shall apply the law of the place completing the invention. It is not necessary that the whole invention should be completed in one place, and the completing place of the part of the invention must be identif i ed as the place completing the invention. The centralized IP management mode is generated by the internal convention of the multinational company and it cannot eliminate the legal rights of the inventor. The transfer of invention before patent application can be viewed as the transfer of the right of patent application and could apply the related articles of Patent Law requiring the work unit to pay the rewards of service invention by analogy. The rules and regulations about service invention rewards of the work unit are substantially the convention between work unit and employees and are legally effective after reaching a negotiated consensus. Whether the specif i c amount of the service rewards is legally effective depends on the accuracy and objectivity of the calculation basis and process.

Service Invention; Rewards; The place completing the invention; Centralized mode; Convention

徐卓斌，中国社会科学院研究生院博士生，上海市高级人民法院知识产权审判庭法官。

8. 肖冰：《日本与德国职务发明报酬制度的立法比较及其借鉴》，载《电子知识产权》2012年第4期。