对向第三方发送知识产权侵权警告函的法律规制——以我国的诉讼文化为背景

孙 栋

发送知识产权侵权警告函是成本低、效果好的维权手段之一。然而在现实中，因大多数企业缺乏专门人才，常常导致所发送的侵权警告函并不能对知识产权侵权问题作出较为准确的预测或客观的判断。有的企业甚至为了获得竞争优势，故意发送内容失据的警告函，无端指责或怀疑他人侵犯其知识产权。若侵权警告函是向竞争对手的客户或潜在客户发送的，在我国传统诉讼文化的影响下，即便侵权警告函的内容仅为客观描述争议事实或已经发生的诉讼，客户或潜在客户也极有可能对与被指侵权的主体进行交易产生重重顾虑，甚至会拒绝交易，这对客户或潜在客户，以及被指侵权的主体均是一种不正当的利益损害，对这样的侵权警告函应予以法律规制。

一、问题的提起

甲与乙均为电子仪表制造企业，在一次某省电力公司的招标中，甲乙均投标，后甲中标。甲的中标产品具有自动给出电路连接正确与否检测结果的功能，而该自动功能是乙享有专利权的若干专利产品可实现的主要功能，也是乙享有专利权的某专利方法可实现的功能。乙在得知甲中标后，在未取得甲中标产品实物，未对中标产品技术特征和专利的必要技术特征进行比对的情况下，即断定甲的中标产品侵犯了其专利权，于是向法院起诉请求判决甲构成专利侵权并承担侵权责任。在起诉后不久，乙便将甲因被控专利侵权而涉诉的这一客观情况以侵权警告函的形式告知了招标单位某省电力公司，并提示某省电力公司，使用侵权产品也构成对专利权的侵犯，依法应承担侵权责任。某省电力公司接到侵权警告函后立即中止了与甲企业间合同的履行，在甲企业提供了相当数额保证金的情况下，某省电力公司才恢复了合同的履行。诉讼进行过程中，某省电力公司进行了相同产品的第二次招标，产品质优价廉的甲企业未能中标，报价较之高出许多的乙企业却中标。该例是一起真实案例，在前述案例的具体情形下，在我国传统诉讼文化的背景下，乙企业向其竞争对手的客户发送侵权警告函是否有违公平竞争的要求，以及应受怎样的规制是本文要探讨的问题。

二、向第三方发送知识产权侵权警告函的价值及现有制度规则

（一）向第三方发送知识产权侵权警告函的价值

知识产权侵权的判定较为复杂，在很多情况下，行为人并不清楚知晓自身行为已然侵犯他人的知识产权。向侵权行为人、利害关系人或公众发出知识产权侵权警告函能起到提醒和劝诫的作用，可使受函人知晓其行为的违法性，从而避免或停止对相应知识产权的侵犯。相较于诉讼、行政保护等公力救济途径，发送侵权警告函具有效率高、成本低、效用大等优点。在权利人只追求停止侵害，不主张损害赔偿的情况下，侵权警告函的优点尤其明显。通过发送侵权警告函，可使已经发生的侵权行为停止，使潜在的侵权行为不再发生，从而保护防止权利人的利益受损。

对作为第三方的客户和潜在客户或者公众发出的侵权警告函，不仅可以善意提醒相关主体远离侵权产品，避免承担侵权责任，使自身经济利益免受损害，而且可使权利人的潜在市场得以保全。另外，侵权警告函还可起到推定销售者或者使用者具有主观故意的作用，在再审申请人孙俊义与被申请人郑宁侵害实用新型专利权纠纷案中，最高人民法院指出，当事人援引《专利法》第70条的规定，主张“合法来源”抗辩时，如果专利权人能够证明已经向销售商发出了明确记载有专利权和被诉侵权产品的基本情况、侵权比对结果及联系人等信息的警告函，且销售商已经收到该警告函的情况下，原则上可以推定销售商知道其销售的是专利侵权产品。①参见最高人民法院（2014）民申字第1036号民事裁定书。侵权警告函所具有的多重作用对知识产权保护具有积极意义。

（二）现有制度规则

1.我国的有关法律规定

我国并没有专门针对侵权警告函的法律规定。向第三方发送知识产权侵权警告函可能会产生的侵权问题是商誉诋毁，我国《反不正当竞争法》对商誉诋毁的认定作了原则性规定：“经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。”②参见《反不正当竞争法》第14条。由此可见，商誉诋毁的成立须满足捏造、散布“虚伪事实”这一条件，若事实虚伪，则可追究侵权警告函发送者的侵权责任。但在现实中，权利人为规避商誉诋毁责任，一般均会采用非确定性的表述，比如“‘怀疑’侵权”、“‘涉嫌’侵权”、“有充分理由相信‘可能’构成侵权”等，此情形下则很难认定侵权警告函的内容构成捏造、散布“虚伪事实”。对于完全描述客观事实的侵权警告函，比如向第三方发送的声明已经起诉涉嫌侵权人这一客观事实，并提醒第三方销售或使用侵权产品应负的法律责任的侵权警告函，商誉诋毁的有关法律规定则完全不适用。

此外，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定了确认不侵害专利权之诉：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”③参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条。《最高人民法院民事案件案由规定》（2011年）还规定了“确认不侵害商标权纠纷”和“确认不侵害著作权纠纷”两个案由，此说明针对专利权、商标权、著作权的侵权警告，均可通过确认不侵权之诉进行救济。确认不侵权之诉虽可起到排除发函人干扰和威吓的作用，但如果警告函不构成商誉诋毁，则受函人并不能通过该诉获得相应的损害赔偿，并且该途径是以诉讼对抗通知，实乃以劳代逸，受函人通过该程序维护自身权利的成本要远远大于实际收益。对于第三方而言，更加缺少通过该程序排除干扰的动力，在第三方收到警告函后，通常都会为了避免给自身带来不必要的麻烦，中止或终止与被控侵权人的交易，这样做的成本显然低于提起确认不侵权之诉。对于向第三方发送的侵权警告函，确认不侵权之诉制度的实施效果往往大打折扣。

2.域外的有关立法

（1）美国

依美国法，在发专利侵权警告函之前，须考虑一系列的问题。美国法认为，如果发函得当，专利侵权警告函会带来不少益处。但是，发函者必须谨慎，否则，如果发函不当，可能引发两种可能的结果：一是如果函中带有威胁的内容，则可能给相对人提起宣告专利无效之诉、确认不侵权之诉的理由；二是如果发函人存在恶意，如在专利权无效或侵权不成立的情况下依然向竞争者发出警告函，则相对人可提起指控其不正当竞争或侵权赔偿之诉。④See Scott Paiker & Richard Binns, Threatening Patent Infringement Proceedings, Pharmaceutical Law In-sight,September 2006.转引自宁立志、宋攀峰：《专利侵权警告函的法律规制》，载《经济法论丛》第26卷，第91页。

（2）英国

根据英国专利法，向零售商和消费者寄发含有威胁内容的专利侵权警告函的权利人，有可能被产品的制造商根据成文法规定的“‘无根据的威胁’而侵权的诉权”（statutory right of action for‘groundless threats’of infringement）起诉，请求法院签发防止进一步威胁的禁令，并可要求损害赔偿。但是，该法规定有两种寄发专利侵权警告函的行为不构成“无根据的威胁”：其一，专利权人证明其寄发警告函的行为是正当的。只要专利侵权成立，收到警告函的相对人便不能要求禁令或损害赔偿。其二，专利权人可将带有威胁内容的警告函向主要的侵权者（包括制造者、进口者或方法专利的使用者）寄发，而不承担任何责任。但是，如果专利权人巳经尽了最大努力仍难以确定主要侵权者，并在发函的同时做出披露，则法律允许其向主要的侵权者以外的侵权者发出带有威胁内容的警告函。⑤宁立志、宋攀峰：《专利侵权警告函的法律规制》，载《经济法论丛》第26卷，第89-90页。

（3）法国

法国实务上认为，如将竞争者侵害其权利之事实，或疑似侵权之事实传布于竞争者之一般使用者，构成侵害商业信誉。反之，有侵权或疑似侵权之确切事实，而发函警告行为人，不论所指内容是否有据，皆不构成侵害商业信誉。故专利权人发函于竞争者之一般使用者，不论是否属实，皆已构成不正当竞争行为。⑥陈汉仁：《论公平交易法第二十二条妨害营业信誉之禁止》http://www.ntpu.edu.tw/law/paper/06/2001a/9071503b.PDF。转引自梁志文：《论专利权人之侵权警告函》，载《知识产权》2004年第3期，第17页。

3.我国台湾地区

我国台湾地区“公平交易委员会”2005年发布的《对于事业发侵害著作权、商标权或专利权警告函案件之处理原则》的规定，如权利人向竞争对手的客户所发警告函系下列情形之一的，法院可以认定权利人的行为构成不正当竞争：一是若函中内容系以损害特定竞争者为目的，促使竞争者之交易相对人拒绝与该特定竞争者交易，而有限制竞争或妨碍公平竞争之虞者；二是函中内容系以损害竞争者为目的，陈述足以损害竞争者之营业信誉之不实情事者；三是函中内容夸示、扩张其著作权、商标权或专利权范围者，或不实陈述，影射其竞争对手或泛指市场上其它竞争者非法侵害其着作权、商标权或专利权者。⑦参见我国台湾地区“对于事业发侵害著作权、商标权或专利权警告函案件之处理原则”第6、7、8、9条。

从以上域外国家或地区的立法及司法实践来看，对侵权警告函均要求以合法有效的权利存在为基础，以客观谨慎的描述为要件。对于向涉嫌侵权行为人发送的侵权警告函要求较为宽松，向包括客户、潜在客户或公众在内的第三方发送的要求较为严格，法国甚至禁止向第三方发送涉及具体涉嫌侵权行为人的侵权警告函。但这些允许向第三方发送，但应进行限制的规定均有一个共同的特点，即均要求侵权警告函的内容客观、真实，换言之，若侵权警告函的内容客观、真实则不会构成不正当竞争。

完全禁止向第三方发送侵权警告函的做法是不可取的，这样不仅彻底排除了侵权警告函所具有的积极作用，而且也不符合言论自由的基本要求。但倘若允许向第三方发送侵权警告函，在我国特有的诉讼文化背景下，即便侵权警告函的内容完全客观、真实、中立，也仍有构成不正当竞争之虞。

三、我国特有的诉讼文化对向第三方发送的侵权警告函效果的影响

（一）我国诉讼文化对诉讼和被告的偏见

西方的诉讼文化以个人权利平等，尊重和保护个人权利为基本内核，整个法律制度极其重视对个人权利的保护，经过千百年来的发展，西方社会逐渐形成了发达的诉讼机制，通常情况下，人们不仅不会对诉讼产生道德上的批判，反而将诉讼视为公正解决纠纷和保护自身权利最有效的手段。但是我国长期以来受传统文化的影响，对诉讼以及被告有着较为固执的偏见。我国的传统伦理认为，谦让、和气、不争，这既是个人的美德，也是一个地方的良好风尚，而中国古代社会最根本的行为规范——“礼”，也恰恰是用来促进“和谐”，使人世间所有的人都不起冲突、不生争端的。正所谓“礼之用，和为贵”也。因此，在古代中国人看来，道德高尚者不会“滋讼”，风俗淳朴善良之地不会有讼。⑧范忠信、郑定、詹学农著：《情理法与中国人》，中国人民大学出版社1992年版，第169页，转引自胡旭晟：《中国传统诉讼文化的价值取向》，载《中西法律传统》（第二卷），中国政法大学出版社2002年版，第170页。诉讼及被拉入诉讼的对象均被视为不好的或不光彩的。依据古中国这种流行的审美观念，“诉讼”不仅不美，反而恰恰是对美的破坏，用老百姓的话说就是“丑”或“丢丑”。因为，就其本质而言，“诉讼”恰恰是对立双方（原告与被告，或称“两造”）的相互矛盾和冲突。就其表现形式而言，它正是对均衡或“和谐”的打破。⑨胡旭晟：《中国传统诉讼文化的价值取向》，载《中西法律传统》（第二卷），中国政法大学出版社2002年版，第171页。

直到今日，我国民众仍受这种文化所感染，普遍存在着“厌讼”和“抑讼”的心理，通常会在潜意识中认为，一旦发生诉讼或者被诉便违反了“和谐”这一价值取向的要求，是极不好的事情。人们不仅自己不愿主动提起诉讼，对于当被告更是心存芥蒂，在诉讼发生后，成为被告的一方往往心生愤懑，旁观者也会认为被告十有八九输理⑩笔者在与多位法官沟通过程中均发现，法官或多或少都会有一种思维定式，即“如果你完全没有问题，那别人为何要告你？”法官都有如此思维，普通民众可想而知。。

（二）我国特有的诉讼文化对针对的第三方侵权警告函效果的影响

针对第三方的侵权警告函可分为针对特定第三方（即客户或潜在客户）和针对不特定第三方（即社会公众）两类。在发函人完全做到如实陈述、中立客观的情况下，前者的内容可表现为：权利人的权利合法有效；涉嫌侵权人涉嫌构成对权利人权利的侵犯；权利人已就侵权行为向法院提起诉讼或着手提起诉讼；使用或销售侵权产品也构成侵权，应承担侵权责任；权利人将对使用或销售侵权产品行为追究法律责任。后者的内容可表现为：权利人的权利合法有效；权利人发现疑似侵权行为和涉嫌侵权人；权利人已就侵权行为向法院提起诉讼或着手提起诉讼；提醒公众侵权商品会损害自身合法权益。如此的侵权警告函没有任何虚构事实成分，按照现行《反不正当竞争法》，前述内容的侵权警告函均无法被认定为商誉诋毁。因其内容客观中立，仅据此也根本无从判明权利人具有恶意竞争的故意，因此也无法依照《反不正当竞争法》第2条诚实信用的一般条款，认定该发函行为构成其他不正当竞争行为。

在我国特有的诉讼文化背景下，公众普遍对诉讼有抵触心理，对被告或成为被告有较深的偏见。前述第一种情形的侵权警告函在这种固有偏见的作用下，必然会使客户或潜在客户对涉嫌侵权人产生负面评价，也会对自身可能成为侵权被告产生较大顾虑，此时客户或潜在客户便会丧失继续购买涉嫌侵权人产品的兴趣。前述第二种情形的侵权警告函在对诉讼固有偏见的作用下，必会对涉嫌侵权人和其生产的产品造成负面影响，进而使公众购买相应产品的欲望降低。因此，虽然前述两种情形均无法依照现行反不正当竞争法被认定为不正当竞争，但此两种侵权警告函要么告知受函人将会涉诉，成为被告，要么告知受函人购买或使用的产品是已成为或即将成为被告人生产的涉嫌侵权产品。在我国特有的“厌诉”、“抑诉”诉讼文化的作用下，这样的侵权警告函客观上均会产生使被指侵权人或受函人受损的结果，即造成被指侵权人产品销量下降，经济利益受损或受函人不再使用被指侵权产品。此时，损害行为、损害结果、损害行为与损害结果间的因果关系均存在，而法律责任却阙如，对此应进行立法完善。

四、我国诉讼文化背景下对向第三方发送侵权警告函的法律规制

对于侵权警告函避免侵权一般所应具有的内容，我国理论界和实务界已有较多探讨，总体要求是侵权警告函的内容应清楚、明确、真实、客观、中立。向涉嫌侵权人发送的侵权警告函可能引起的不正当竞争问题并不复杂，且有确认不侵权之诉程序可供涉嫌侵权人施行救济。较难界定和处理的是向第三方发送侵权警告函的不正当竞争问题，我们应充分正视和考虑传统诉讼文化下，公众介怀于或惰于成为被告，并且对被告嫌厌的心理，客观判断被指侵权人或受函人受到的损害，以此为基础，进行制度设计。

与我国大陆具有相同诉讼文化背景的我国台湾地区，在其“对于事业发侵害著作权、商标权或专利权警告函案件之处理原则”中，针对向第三方发送侵权警告函的行为做出要求，其中两项操作性较强：其一为，在向第三方发送侵权警告函之前，应“经法院一审判决确属著作权、商标权或专利权受侵害者；经著作权审议及调解委员会调解认定确属著作权受侵害者；将可能侵害专利权之标的物送请专业机构鉴定，取得鉴定报告。”其二为，“发函前事先或同时通知可能侵害之制造商、进口商或代理商，请求排除侵害者。”[11]参见我国台湾地区“对于事业发侵害著作权、商标权或专利权警告函案件之处理原则”第3条。简言之：一是要取得有权机关的结论性文书或鉴定报告；二是要先行通知涉嫌侵权人。

然而，第一个条件过于严苛，如果严格适用，则侵权警告函的高效率性和低成本性便无法得到有效发挥，因此，第一个条件是否应为必须仍有待商榷。第二个条件是必要和值得借鉴的。要求权利人在向第三方发函前先行向涉嫌侵权人发函可给涉嫌侵权人申辩的机会，有利于纠纷事实的澄清，也便于涉嫌侵权人向第三方申明。权利人在向涉嫌侵权人先行发送的警告函中应告知涉嫌侵权人其拟何时、以何种方式、向何人发送侵权警告函。同时，向涉嫌侵权人发送侵权警告函与向第三方发送之间应有合理的时间差，以便涉嫌侵权人准备证据材料和文书，向第三方申明。另外，应允许涉嫌侵权人在获得有权机关确定不侵权的结论性认定后，向已向第三方发送侵权警告函的权利人提起不正当竞争之诉，即便该侵权警告函满足清楚、明确、真实、客观、中立的要求。该不正当竞争之诉的判决应以判令权利人消除给涉嫌侵权人造成的不利影响为主，在涉嫌侵权人能够证明因侵权警告函致使其丧失交易机会时，应判令权利人向涉嫌侵权人赔偿损失。允许涉嫌侵权人在获得不侵权结论后向权利人主张反赔，不仅可以平衡权利人与涉嫌侵权人之间优势对比的悬殊态势，使受损得到填补，还可迫使权利人在发函时尽可能做到谨慎，从而减少滥发侵权警告函的情况发生。

结语

我国反不正当竞争法正在修订中，在可公开见到的2008年10月8日公布的《反不正当竞争法》（征求意见稿）中，第14条被修改为“经营者不得采用对比宣传或者其他方法捏造、散布虚伪事实或者引人误解的信息，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。”较之现行法，增加了“引人误解的信息”这一规定，“引人误解”的行为也会被认定为诋毁商誉，然而此修改方案仍无法解决权利人向第三方发送知识产权侵权警告函所引起的相关问题。考虑到法律的体系性要求，在反不正当竞争法中用大篇幅对相应问题做以规定似不现实，修改现行《反不正当竞争法》的司法解释，增加相应规制的内容是较为方便和快捷的选择。

判断某个行为是否构成不正当竞争，是否会给市场主体造成损害，不能仅仅从现有法律规定的逻辑中推理，还要充分考虑在传统文化影响下相关市场主体的实际心理。应以传统诉讼文化为背景，以受函人心理受影响后的行为为依据，充分核估被指侵权人或受函人所遭受的实际损害，若如此，既更能使我们的反不正当竞争法律制度接“地气”，也更能使纠纷的裁判结果接近实质正义。