专利风险行为管理研究

虞国新，周晓中

（江苏天容集团股份有限公司，江苏 南京 210000）

1 案例分析

专利风险行为，是指在企业所进行的任何与专利有关的行为中，因管理疏忽或处置不当而带来的负面后果或损失的可能性。最近，一个专利权纠纷案例，给人们提供了很好的警示。

国内一家农药企业，从事农药研究开发及生产经营已有45 年历史，现已进入中国农药10 强企业行列。该公司在科研开发方面具有较强实力，是江苏省科学技术厅验收挂牌的工程技术研究中心。在人才方面，有江苏省333 人才工程培养对象2 名；获江苏省333 人才工程突出贡献奖1 人；南京市有突出贡献的中青年专家1 人；获“中国化工青年科技突出贡献奖”2人；获“全国化工优秀科技工作者”2 人。公司的研究成果多次获得国家级、省部级科技奖励，其主导产品无论是产能规模还是技术水平，均位列世界前茅，得到了国内外业界同仁的广泛认可。

10 年前，公司为了充实科研开发队伍，提高核心竞争力，从外部引进了一批从事化工工艺研究开发的科研人员，分配到各项目的研发之中。

磺酰脲类除草剂是该公司的主导产品，在国内外市场有很好的声誉，为了降低生产成本，提高产品质量，简化工艺操作，公司又开展了合成新工艺研究，通过科技人员的不懈努力，终于研究开发出2 个关键中间体的合成新工艺。该新工艺可使产品的生产成本降低10%，三废排放下降20%，并且革除了原先毒性高、危险性大的原料，避免了生产过程中的安全隐患，也减少了操作岗位的毒害，有效的保护了操作工人的健康。

2009 年4 月1 日，公司决定将这一新工艺申请中国发明专利，因此召集项目组负责人、公司知识产权管理人员、专利代理事务所的专利代理人，研究专利申请的方案及程序。专利申请方案中确定了哪些技术关键应该公开，哪些技术诀窍应该保密，避免专利文献一公开，就将公司多年苦心钻研的技术关键拱手送给竞争对手；为了做到集思广益，确定专利申请的程序为：由项目负责人负责起草专利申请文件，起草完后，先由项目研究小组各研究人员会审，提出修改意见，由项目负责人修改后，再交由专利代理人按发明专利申请的规范格式及要求进行修改。然后向国家专利局提交发明专利申请文件。为了保密起见，公司规定，除了项目组人员及知识产权管理人员，其它人员一律不得接触该项专利的申请工作。2009 年4 月15 日，项目负责人将经过项目组全体成员会审并修改后的专利申请文件提交给了专利代理人，请专利代理人再修改后及时提交国家知识产权局。2009 年5 月15 日专利代理事务所向国家知识产权局提交了专利申请文件，并取得了发明专利受理通知书。

以上专利申请方案及申请流程不能说不严密，应该说是无懈可击。

2009 年7-9 月份，该公司在化工生产停产检修期间，按研究开发出的新工艺，投入1000 多万元购置设备及设施，对原生产装置按照新工艺的要求进行改造，将这一研究成果投入了产业化。产业化结果表明，新工艺在产品质量、原料消耗、生产成本、三废排放等方面，达到了预期目标，使目标产品在国内外市场的竞争力进一步加强，有效的巩固了公司这一产品在国内外市场上的地位。

2012 年2 月18 日，国家知识产权局下发了授予这两项发明专利权的通知，并颁发了专利证书。根据公司制定的知识产权奖励办法，项目组成员得到了公司的奖励。

就在公司取得该项专利权后的5 个月，即2012 年7 月12日，国家知识产权局发来了专利无效宣告请求受理通知书，并附上了无效宣告请求人的信息及无效宣告请求的理由。

（1）无效请求人，是一家从事染料生产的企业，该染料生产企业在几年前与该农药生产企业有过经济上的纠纷。

（2）无效请求理由，无效请求人提供了1 份权利人为该染料生产企业的发明专利授权说明书，经过比对，这份发明专利名称与被无效发明专利名称只有两个字的差别，即将“XXXX的合成方法”改为了“XXXX 的制备方法”。

2 份专利是不是侵权，是不是有新颖性，单从专利名称上看并不科学，关键是看权利要求书及说明书的实质内容。经过对2 份专利授权说明书的实质内容进行详细比对发现，染料企业取得的专利授权说明书的内容与农药企业取得的专利授权说明书的内容大同小异，几乎可以说是同出一辙。只是在反应温度，反应时间，投料比等工艺条件的范围上作了一点改动，有的把范围缩小一点，有的是把范围扩大一点，但2 者的范围均有很大的交集。

染料企业要求宣告农药企业的发明专利无效最根本的理由是，染料企业的该专利申请日2009 年4 月28 日，而农药企业的该专利申请日是2009 年5 月15 日（实际上，农药企业的专利申请文件早在2009 年4 月15 日就已完成初稿，交给了专利代理事务所，由于专利事务代理人手头代理申请的专利多，而耽误了一些时间）。另外是授权日，染料企业的该专利授权日2012 年2 月11 日，而农药企业的该专利申请日是2012 年2 月18 日，相差仅仅7 天。但是根据中国专利法，在中国境内申请的专利，专利权是按在先申请原则，即先申请者，拥有专利权，所以染料企业依据这一原则向国家知识产权局提出了宣告农药企业该专利无效的请求。

农药企业接到国家知识产权局寄来的“专利无效宣告请求受理通知书”后，遂与专利代理事务所联系，并按国家知识产权局复审委的要求在1 个月内提交了对该无效宣告请求书面意见陈述书。后来，国家知识产权局又再次来函，通知农药企业将对该专利无效宣告请求事项，召集2 家企业的代表到国家知识产权局复审委进行口审，并确定了口审的时间和地点。

为了维护公司的合法权益，农药企业、染料企业代表按时到国家知识产权局专利复审委员会进行了答辩，农药企业在口审中提供了该专利工艺开发的实验记录，并指出，该专利涉及的产品是农药产品，又是该农药企业的主导产品，为了研究开发这个产品的新工艺，农药企业多年来对该产品的工艺进行了深入、系统的探索，才得到这一项专利技术；而染料企业与农药毫不相干，怎么可能开发农药产品的工艺技术呢？只是这2 家企业原先有过经济纠纷，因此，染料企业申请该项农药专利，而且2 家企业该专利的申请时间、权利要求书和说明书的内容又十分相似，可能是另有隐情。然而，国家知识产权局复审委认为，按照中国专利法，专利权的授予与申请人从事的行业、领域无关，专利权只授予先申请者；至于2 家企业之间的历史纠葛，专利局没有义务也没有必要调查，不影响本专利的无效复审。因此国家知识产权局复审委最终作出了农药企业该专利无效的决定。决定最后指出，不服判决的，可以在15 日内向北京市中级人民法院上诉。

农药企业为了取得该项专利权，又投入人力、财力向北京市中级人民法院上诉，上诉结果仍是维持原判。就这样，本来农药企业的一项原创性科技发明，变成了别人的专利，更严重的是，该项专利所涉及的产品是该农药企业的主导产品，农药企业的该项专利无效后，该农药产品的生产只能使用原先的老生产工艺，对企业的经济效益和长远发展带来了很大影响。

2 启示

该专利权利纠纷案例，给企业知识产权管理工作提出了几点警示：

2.1 企业引进人才须谨防“商业间谍”

当今时代，商业环境的最大特点，是商业竞争日趋激烈，各种商业秘密、技术秘密为商家必争的焦点，“商业间谍”也就应运而生，且愈演愈烈。这些商业间谍一般通过以下的计谋窃取企业的商业秘密：第一，“收买”计。即掌握竞争对手的高层管理者和技术人员、中层干部、熟练操作工或者技工的姓名、住址、联系电话，有的放矢地进行贿赂、收买、剌探、获取所需要的技术、商业秘密。第二，“剌探”计。派人打入竞争对手内部，利用从事的工作及职权范围，剌探一定的技术、商业秘密。第三，“卧底”计。委派有一定技术水平或商业营销能力的员工，到竞争对手处应聘，卧底在竞争对手的关键岗位，窃取技术、商业秘密。第四，“苦肉”计。有意将公司的主要技术骨干或营销骨干，以违反本公司的某项规定、制度为由，进行严肃处理，给予撤职、开除等处分，并大造舆论，有意让竞争对手知道这个信息，然后该“撤职、开除”人员到竞争对手那里应聘，根据其原先的工作特长安排岗位，从而利用工作之便获取技术、商业秘密。因此当今社会，商业间谍无孔不入，如1999 年开始，华北制药集团旗下的维尔康药业的“卧底”分布在江山制药的4 个生产车间，分别对应VC 生产过程中的发酵、提取、转化等4 道工序。直到2001 年年中，江山制药才初步察觉到技术失密事件的存在。正是窃密才使得维尔康制药VC 的生产工艺和技术、质量水平在短时间内迅速赶上了江山制药。

本文中所述的专利权纠纷，单从专利实质内容是农药产品的工艺专利，而2 个申请人一个是农药行业的知名企业，并且生产涉及该专利的这个产品已有多年，另一个则是从事染料生产的企业，与农药行业毫不相干，从未生产过农药产品，也从未申请过农药方面的工艺专利，从经验上推测，染料企业不可能从事农药产品的工艺开发；再从2 件专利的申请时间相差无几，专利权利要求书、说明书内容十分相似可以看出，其中肯定有商业间谍的“影子”，只是现在科技发达，电子邮箱、QQ 传送途径十分便捷，即使会留有痕迹，也可以用U 盘拷贝复制，十分难查，因此，这件专利权纠纷最后只能是“事出有因，查无实据”，农药企业只能吃哑巴亏。因此，企业在引进人才过程中，一定要慎之又慎，谨防引进“商业间谍”。

2.2 企业专利申请工作要缩短准备时间

企业在决定将某项技术创新成果申请专利时，应尽快形成书面申请材料，缩短材料准备时间，降低泄密的风险。本文中说到该农药企业在技术创新成果准备申请专利时，从决定之日到正式提交申请材料，历时一个半月，这就给该项专利的泄密创造了条件，拱手将自己多年潜心研究的成果，让竞争对手在先申请了专利，最后是竹篮打水一场空，反而自己发明的专利还不能在生产中进行应用，教训深刻。

2.3 企业专利申请工作要减少参与人数

企业在决定将某项技术创新成果申请专利时，应尽量减少参与的人数，降低泄密的风险。本文中说到该农药企业在技术创新成果准备申请专利时，项目负责人起草好专利申请文件后，将电子版发给课题组的全体成员审查、修改，然后再提交给专利代理人办理专利申请手续，其本意是为了集思广益，这从专利申请的角度并无不妥，但是当前商业环境竞争激烈，参与的人多，泄密的风险就大，这给“商业间谍”提供了可乘之机。

2.4 企业要加强专利风险行为管理

专利风险管理工作的基本目标是通过一系列的制度和行为规范、应对措施等，降低或消除风险发生的可能性，以及在风险不可避免时尽量减小给企业带来的损失。

专利风险管理工作的重点是对风险行为进行控制，可以从分析与该行为有关的企业内部活动和外部环境入手，找出影响风险发生和风险损失的各类因素和相关主体，在此基础上停止该行为、调整行为方式或提供其他辅助措施等方式来实现风险控制。

从管理层面来讲，其风险主要包括因管理措施缺失或制度不完善、企业决策失误、制度执行不到位、权责不明确等可能给企业带来的损失，例如，专利申请文档的管理不善、研发中的专利权属规定等。

即使专利申请取得了国家知识产权局的专利受理通知书，也不能认为万事大吉、高枕无忧了，要经常通过专利网站检索与该专利内容相关的新专利申请，如发现有新专利申请，要及时查看新专利的申请内容和保护范围，及早准备对策。本文中提到的农药企业在专利管理中，就是犯了这样一个错误，直到接到国家知识产权局的专利无效宣告请求受理通知书，才知道自己的专利技术已被别人先获得了专利权，再想挽回损失，为时已晚，最终失去了专利权。

以上关于专利权纠纷的案例，很有警示意义，也给企业的专利管理人员敲响了警钟。