企业要防范知识产权合同陷阱

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联合国知识产权组织发布的世界知识产权报告显示，2012年中国专利申请数以65.28万件连续第二年居全球首位。但是，国家知识产权局统计显示，我国拥有自主知识产权核心技术的企业，仅占大约万分之三；99%的企业没有申请专利，一些企业甚至靠仿造和假冒生存。

在中国向创新大国的迈进过程中，中国企业该如何看待知识产权问题？为此，《中关村》杂志采访了北京惠诚志霖知识产权代理有限公司合伙人、专利代理人曾迪。

《中关村》：《2013世界知识产权指标》报告指出，2012年全球专利申请总数达235万件，中国知识产权申请量快速增长。中国企业处理知识产权事务有哪些特点？

曾迪：作为一名知识产权领域的从业者，我感觉近几年专利申请量明显增长，就我接触的企业情况，谈谈对这个问题的看法：

首先，企业越来越重视专利。在2010年之前，先要给企业讲什么是专利，专利包括哪些类型，保护期限是多长等这些基础知识，然后再进行技术挖掘和专利申请。近几年，随着国家对专利知识的大力宣传和普及，企业大多设立了专门的知识产权管理岗位（IPR），并已经申请或授权了少量的专利，企业自身对于专利法律、专利流程都有一定的认识，新产品、新技术公开前企业都会进行专利挖掘和申请的流程。因此，对于我国企业，专利不再是个神秘的东西，而是一种好用的工具。

其次，企业对专利申请有的重质有的重量。我在北京和江苏走访过很多企业，企业负责人或技术总工对于申请专利有着明确的需求，同时出现两个极端化的现象，一部分企业认为有专利并且专利越多越好，对于专利的保护范围和稳定性并不看重，容易导致专利授权众多但可用性差，一有维权行为专利就可能被无效掉；另一部分企业认为，专利有就可以，没必要分层保护，所有技术塞到一个专利里面，拥有一个大而全的发明专利，容易被规避，也无法维权使用。从专利维权的角度看，专利获得授权并保持专利权利要求的稳定性是非常重要的，在保证专利获取数量的同时，也应注意权利要求的保护范围，提高质量。

《中关村》：近日，有媒体报道，一些西班牙企业对中国企业多年经营的披肩产品进行抢注专利、商标权，然后对中国企业进行打压，使得华商糊里糊涂地成为侵权者，如何防止此类问题发生？

曾迪：由于专利权和商标权是分国别保护的，比如在中国有商标、但美国法律不承认，在美国有专利、在中国也不能维权，因此，中国企业在国内外市场，均应提前做好知识产权的布局：

商标的布局，比如要进入澳洲市场销售，先检索一下这个商标在澳洲有无注册，如果有可以谈判把它买过来、或者换一个商标，如果没有把商标在澳洲注册了。

专利布局，首先在中国要做好专利申请，对于可能进入外国市场的产品技术要及时提交PCT国际申请（在北京国家专利局就可以提出），同时对可能进入的外国市场进行检索，找到相关领域的专利，在我们的产品上做一些技术规避，使其不侵犯外国市场现有的专利权。

《中关村》：中国企业容易掉进哪些类型的知识产权合同陷阱里？如何防范这些风险？

曾迪：合同本身由《合同法》规制，原有的合同法中有债务合同、买卖合同、承揽合同、租赁合同等，并没有知识产权合同这一类，而随着知识产权的兴起，越来越多知识产权专用的合同或合同条款出现，法律规定散见于《专利法》、《商标法》、《著作权法》、《反不正当竞争法》等法律法规及司法解释中。常见的知识产权相关的合同，有知识产权委托开发合同、合作开发合同、销售合同、购买合同、转让合同、许可合同等。

根据诉讼的实务经验，我们看到很多知识产权合同中的陷阱，今天集中谈几个常见的问题：

第一，知识产权归属。委托开发合同中，按我们普通的理解，一方出钱一方出技术，那么技术成果应当归于出钱一方，但恰恰相反，法律规定知识产权归属首先看合同约定，合同里没写就推定归属被委托方即出技术方，因而在很多委托开发合同中，技术方故意不对知识产权归属做约定，导致法律推定的情形，使出资方失去相应的权利。

第二，权利瑕疵担保。涉及设计、加工、研发的知识产权的合同中，必然包含技术来源、标识来源、文字来源，合同双方往往按照买卖合同习惯约定条款，但忽视了交付的智力成果是否侵犯第三人知识产权的问题，这个也需要重视并进行约定，双方提供给对方的技术、文字、图片均应承诺是合法并有权使用的，这个在法律上交“权利瑕疵担保”，否则谁提供的侵权内容谁应当承担相应责任。这方面提前在合同中，以书面形式约定清楚，有利于双方的合作。

第三，单方变更生效。合同应当是双方意愿的公平体现，往往一方设置陷阱时，会在一堆条款中加入“对XX事项的变更，乙方通知甲方，自乙方发出通知之日起3日内甲方应予以答复，过期不答复的视为甲方确认”，这种条款貌似公平，其实给予一方单方变更合同内容的权利。从律师的角度来说，合同确立了就具有较强约束力，不应随意变更，也不应给予一方变更的权利，否则合同条款处于不稳定的状态，难以履行，对于现有合同的任何变更双方可另行签订补充协议或条款。

第四，知识产权衍生权利归属。双方履行完知识产权合同后，仍可以对智力成果进一步研发，对于后续研发取得的成果，比如委托研发合同履行完毕后，出资方申请了专利并计划新产品上市，技术方继续研发更优化的产品并销售给第三方，第三方将更优化的产品上市，就会打乱出资方的市场战略造成很大的损失，因此对于衍生权利的归属应当提前约定。

《中关村》：有些中国企业自主品牌的创新力还不强，模仿的成分较多。在知识产权层面，这会导致什么问题？

曾迪：很多企业发展初期会有模仿的行为，如果使用的是公有领域的技术没有问题，如果使用的是他人专利技术，则有可能构成侵权，依据我国法律，专利侵权的后果是，首先是停止侵权行为（停止生产），其次是赔偿损失（数额一般1-100万元不等），第三是消除影响（在报刊上登载侵权的声明），对一个企业来说后果还是比较严重的。

我的建议是，产品研发阶段和上市前，还是要在销售的国家做专利检索，看是否侵犯他人专利权，能够规避的修改设计进行规避，无法规避的可联系对方看能否取得许可或直接采用专利无效策略。

普通侵权会赔偿结案，但专利侵权会停止生产、阻断销路、赔偿损失、损害商誉，对企业的经验风险危害更大，应当慎重对待。

《中关村》：中国企业如何防范来自国外的知识产权争议风险？

曾迪：防范来自国外知识产权的争议风险，需要从预警和布局两个方面入手：

从预防来说，企业对产品的相关技术在国外的专利申请情况要有所掌握，并分析出可能构成威胁的专利，以采取规避或无效的策略，在知识产权领域叫做“预警机制”，我国现在支持企业建立海外预警制度，并每年给予一定的政策补贴，从技术指导和资金上都给予大力支持，企业可以去各地区的科委网站上查询了解。

从布局来看，上面也谈到了，国内企业进入外国市场前，最好先对进入产品在该国的知识产权进行布局，企业首先立足于在中国做好专利申请，尽可能有质有量得获得专利授权，对于可能进入外国市场的产品技术要及时提交PCT国际申请（在北京国家专利局就可以提出），在产品进入外国市场前先占领技术门槛（专利），结合专利预警的策略，用专利为产品保驾护航。