美国云计算专利侵权规则及对我国的借鉴意义

文 / 尹锋林 / 曹鹏飞 / 中国科学院大学

美国云计算专利侵权规则及对我国的借鉴意义

文 / 尹锋林 / 曹鹏飞 / 中国科学院大学

云计算专利大多是方法专利，且这些专利方法通常需要多方参与，并具有跨国实施特点。目前美国云计算专利侵权纠纷的焦点集中于以下这个问题：即在多个独立主体共同实施云计算专利全部技术特征的情况下，云计算服务提供商是否构成引诱侵权？在这个问题上，美国联邦巡回上诉法院通过对BMC案和Akamai案的审理，经历了一个由否定到肯定的过程。

美国是云计算服务的主要发源地和快速增长地。由于美国良好的知识产权保护环境，美国互联网企业特别重视通过专利制度保护其云计算技术，因此，虽然云计算产业发展时间还很短，但是在美国还是产生了一些云计算专利1由于学界尚未对“云计算”的概念及范围达成普遍共识，因此，本文所称的“云计算专利”亦非一个严格意义上的法律概念，仅是为了行文和理解方便，故用“云计算专利”代指与云计算或类似概念相关的专利。纠纷案件。通过分析美国云计算专利侵权案件，发现由于云计算专利自身固有的特点和云计算应用的快速发展，云计算专利侵权诉讼也越来越表现出与传统专利侵权的显著差异和区别。研究和分析云计算专利的特点和美国云计算专利侵权规则，对我国解决类似问题具有重要借鉴意义。

一、云计算专利的特点

与传统专利侵权相比，云计算专利侵权诉讼之所以具有显著差异，根本原因是云计算专利本身具有区别于其他技术的固有特点。云计算专利的特点如下：

第一，云计算专利主要是方法专利。云计算概念主要是互联网商业模式或理念的创新，其本身并未涉及多少硬件技术的创新，也未产生多少新产品。云计算服务主要是综合统筹利用现有的软硬件资源及信息向用户提供服务，云计算技术主要是在现有网络技术基础上的电子数据的传输、存储、分析技术，其技术创新主要涉及数据传输、存储、分析方法与方式的创新，因此，云计算专利亦主要是方法发明专利。方法发明可以分为三种类型：一是加工方法；二是作业方法；三是使用方法【1】。大多数云计算专利可以划归为作业方法发明或使用方法发明。

第二，云计算专利技术需要多个主体实施。实施传统方法专利技术，通常只需要一个主体即可完成该方法专利技术的全部技术特征或步骤。而云计算专利技术的实施则不同，通常需要云计算服务提供商和用户的共同参与才能实现该方法专利技术的全部技术特征。在云计算专利技术的实施的过程中，从用户的使用行为来分析，可以大致分为两种主要实施模式：一是，云计算服务提供商直接向终端用户提供一种平台或者服务，多个终端用户同时使用云计算服务提供商所提供的平台或者服务，这种模式的主要参与者为云计算服务提供商和用户双方主体，完成一个完整的云计算专利技术行为，通常需要云计算服务提供商和用户双方主体的共同参与；二是，云计算平台提供商提供基础平台，为云计算服务提供商搭建云环境，云计算服务提供商租用该基础平台，并在该平台上搭建软件应用环境，为终端用户提供应用服务，这种模式的参与者为云计算平台提供商、云计算服务提供商和终端用户三方主体，在这种情况下，完成一个云计算专利技术的全部行为，则通常需要三方主体的共同参与【2】。由以上两种典型的云计算技术的实施模式可以看出，实施云计算专利技术通常需要多方主体共同参与，而不再仅仅是由单方主体参与的实施专利的行为，这在云计算专利的侵权认定中增加了一定难度。

第三，云计算专利是在互联网环境下实施的方法发明。由于互联网具有全球性和分布性特点，而大多数云计算专利又是方法发明，实施云计算专利技术需要在互联网上完成全部专利发明步骤，因此，在互联网环境下实施云计算专利技术的表现形式亦多种多样，异彩纷呈。具体而言，根据实施地域和参与主体的不同，其表现形式主要有以下六种：一是，多个主体共同完成云计算专利的全部技术特征，且完成行为全部发生在国内；二是，多个主体共同完成云计算专利的全部技术特征，且完成行为部分发生在国内，部分发生在国外；三是，多个主体共同完成云计算专利的全部技术特征，且完成行为全部发生在国外，但云计算服务提供商面向国内用户提供云计算服务接口；四是，云计算专利的全部技术特征由单个主体完成，且完成行为全部发生在国内；五是，云计算专利的全部技术特征由单个主体完成，且完成行为部分发生在国内，部分发生在国外；六是，云计算专利的全部技术特征由单个主体完成，且完成行为全部发生在国外，但云计算服务提供商面向国内用户提供云计算服务接口。上述第四种行为，在各国专利法中通常都认为属于专利侵权行为，基本上没有争议；但是对其他五种形式的专利技术实施行为应如何定性，则是摆在传统专利制度面前的一道难题，需要认真加以分析和对待。

美国专利直接侵权属于严格责任（strict-liability）或无过错责任，只要行为人实施了专利的全部技术要素即可构成侵权。

二、美国云计算专利侵权规则

由于美国在世界上最早进行云计算开发并提供服务，因此，美国也较早遇到了云计算专利侵权纠纷。美国《专利法》271条将专利侵权行为划分为三种：一是直接侵权（Direct Infringement），二是帮助侵权（Contributory Infringement），三是引诱侵权（Induced Infringement）。

直接侵权规定于美国《专利法》271条（a）款，该款规定：除本法另有规定的以外，任何人未经权利人许可而制造、使用、许诺销售或销售专利发明，或者向美国进口专利发明，构成专利侵权。同时，根据美国法院对直接侵权的解释，必须是由一个人全部实施了专利的技术特征，才能构成直接侵权。当然，“一个人实施”又包括由本人直接实施、由本人的代理人实施或者在本人指挥、控制之下的人实施等三种情况。美国法院之所以对直接侵权做出如此解释，主要是因为专利直接侵权属于严格责任（strict-liability）或无过错责任，只要行为人实施了专利的全部技术要素即可构成侵权，而不需要专利权人证明行为人具有主观过错。在未证明行为具有主观故意的情况下，如果法院认为多个人实施专利的全部技术特征即可构成专利侵权，那么就极有可能伤及那些进行常规活动或业务行为的无辜的人。虽然法院的上述解释有可能放纵多个人合谋共同实施专利全部技术特征的行为，但“两害相权取其轻”，所以美国法院认为只有一个人实施了专利的全部技术特征才能构成专利直接侵权。前述第四种实施云计算专利技术的表现形式，即“云计算专利的全部技术特征由单个主体完成，且完成行为全部发生在国内”的情形，由于专利的全部技术特征是由一个人在美国境内实施的，因此，美国法院均认为该种行为可以依据美国《专利法》271条（a）款，构成直接侵权。

帮助侵权规定于美国《专利法》271条（c）款，该款规定：任何人在美国许诺销售、销售或向美国进口专利机器、制造品、结合物或组合物的一个部件，或者用以实施专利方法的材料或设备，而该部件、材料或设备是构成专利发明的重要部分，同时，该人明知该部件、材料或设备是为了侵犯该专利权而特别制造或特别改造，且该部件、材料或设备不是实质上适用于非侵权用途的常规物品或商品，则该人应作为帮助侵权人承担责任。由于云计算专利技术主要涉及方法或步骤，即使涉及到计算机或通信部件、设备，通常也是常规的部件或设备，因此，美国《专利法》271条（c）款意义下的云计算专利帮助侵权行为尚较少。

引诱侵权规定于美国《专利法》271条（b）款，该款规定：任何人积极诱导侵犯专利权的，应当作为侵权人承担责任。在美国，引诱侵权与帮助侵权被统称为间接侵权。美国之所以区分直接侵权和间接侵权，主要原因在于直接侵权与间接侵权的构成要件不同。专利直接侵权采取严格责任原则；专利间接侵权，则需要行为人具有侵权的主观故意。因此，在美国权利人主张被告构成引诱侵权需要证明被告有诱导他人侵权的特别目的。

由于云计算专利技术的特点，目前美国云计算专利侵权纠纷的焦点集中在以下这个问题：即在多个独立主体共同完成云计算专利全部技术特征的情况下，云计算服务提供商是否构成引诱侵权？在这个问题上，美国联邦巡回上诉法院经历了一个由否定到肯定的过程。

2007年，在BMC Rescources, Inc. v. Paymentech, LP.案2BMC Rescources, Inc. v. Paymentech, LP., 498 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2007).中，美国联邦巡回上诉法院对引诱侵权问题采取了严格限制的原则。在该案中，BMC公司拥有的专利是一项方法专利，通过该专利，银行客户可以不输入账号而仅通过声音指令银行向收款单位转账支付一定数额的款项。BMC公司在银行网络上实施该专利方法后，Paymentech则作为第三方向一些商户提供支撑服务。Paymentech提供支撑服务的方式是：银行客户首先向商户打电话发出语音付款指令，商户收集到银行客户的付款指令的语音信息后通过网络传递给Paymentech，Paymentech再将该语音信息通过网络传递给相关银行，相关银行对语音信息进行分析后进行转账支付，并将该账户的变动情况信息反馈给Paymentech，Paymentech则将该信息传递给商户，商户相应地再将该信息传递给银行客户。由此可见，Paymentech仅是实施了BMC公司方法专利的部分步骤，但对一些商户获取声音转账支付却起到了关键作用。BMC公司认为Paymentech构成专利侵权，Paymentech则否定专利侵权，该案经德克萨斯北区联邦地区法院审理后被上诉到联邦巡回上诉法院。该案的关键焦点是Paymentech是否构成引诱侵权？联邦巡回上诉法院在该案中认为，诱导侵权的行为需要导致直接侵权的后果才能构成专利法意义上引诱侵权，而直接侵权则必须由单一行为人实施了专利的全部技术特征才能构成，所以，专利权人要证明被告构成引诱侵权，就必须证明有一个单独的行为人实施了专利的全部技术特征。在该案中，没有任何一个独立的主体，比如银行、商户、银行客户或银行网络管理者，均未实施专利的全部技术特征，均不能构成直接侵权，因此，联邦巡回上诉法院认为Paymentech不能构成引诱侵权。

2012年8月底，在云计算服务蓬勃发展、云计算专利侵权纠纷快速增长的情况下，美国联邦巡回上诉法院在两件云计算专利侵权纠纷的合并判决中3Akamai Tech., Inc. v. Limelight Networks, Inc. and McKesson Tech., Inc. v. Epic Sys. Corp. (Fed. Cir. 2012) (En Banc).，否定了BMC案中所阐述的引诱侵权判断规则，重新确立大大有利于云计算专利权人的新的引诱侵权的侵权判断规则。在Akamai Tech., Inc. v. Limelight Networks Inc.案中，被告实施了方法专利中的某几个步骤，并诱导其他主体实施了该专利中剩余的其他步骤；在McKesson Tech., Inc. v. Epic Sys. Corp.案中，被告没有实施方法专利中的任何步骤，而是诱导其他主体共同实施了方法专利中的全部步骤，但没有任何一个单独的主体实施专利的全部步骤。显然，根据BMC案所阐述的规则，上述两个案件中的被告均不能被认定为构成引诱侵权，但这次联邦巡回上诉法院却以全座判决（En Banc）的形式推翻了BMC规则。美国联邦巡回上诉法院认为法院先前确立的如下两个规则仍然是正确的：（1）被告承担引诱侵权责任需要原告证明直接侵权的存在；（2）只有单一主体实施了构成侵权的全部必要行为，才存在直接侵权责任。但是，联邦巡回上诉法院认为BMC案就此推导出的“引诱侵权需要原告证明至少有一个单一主体实施了全部技术特征”的结论却是错误的。

美国联邦巡回上诉法院认为，原告为了让被告承担引诱侵权责任而证明存在直接侵权的证据标准，与原告为了证明被告构成直接侵权的证据标准相比，二者并不相同。如果被告故意地诱导多人实施侵犯专利权的必要行为并且被诱导者整体实际实施了侵犯专利权的行为，那么就没有理由因为没有单个的被诱导者实施直接侵权行为的全部要素而使被告免除引诱侵权的责任。质言之，被告故意诱导多人共同实施方法专利的全部步骤，与被告诱导一人实施方法专利的全部步骤相比，二者对专利权人的影响是相同的。因此，无论从法律条文还是从立法政策而言，均无理由对二者行为进行区别对待；特别是，没有任何理由认为后者应承担侵权责任，而前者却不承担侵权责任。另外，被告自己实施构成方法专利的某些步骤并诱导他人实施剩余步骤的行为，与被告诱导一人实施方法专利的全部步骤相比，二者对专利权人的影响亦是相同的。在后者情形下被告未参与实施专利直接侵权的任何行为，而在前者情形下被告则参与实施了专利直接侵权的部分行为，显然前者行为比后者行为更严重，如果按照BMC案所阐释的规则认为前者不构成侵权，而后者构成侵权，那么这种观点明显是荒谬的。

因此，美国联邦巡回上诉法院重新界定了《专利法》271条（b）款所规定的引诱侵权的构成要件，即需要同时具备以下三个条件：（1）被告需要知道原告专利权的存在；（2）被告诱导他人实施专利技术的技术要素；（3）一名或多名被诱导者，单独、共同或者与被告共同实施了专利技术的全部技术要素。

被告故意诱导多人共同实施方法专利的全部步骤，与被告诱导一人实施方法专利的全部步骤相比，二者对专利权人的影响是相同的。

当然，根据美国联邦巡回上诉法院的规则，目前仅能够比较明确地解决前述六种实施云计算专利技术表现形式中的第一种和第四种形式，即“多个主体共同实施云计算专利的全部技术特征，且实施行为全部发生在国内”和“云计算专利的全部技术特征由单个主体实施，且实施行为全部发生在国内”这两种情形。而其他四种实施云计算专利技术的表现形式，由于涉及专利法的域外效力与适用问题，且尚未发现美国法院有关跨国云计算专利侵权纠纷的案件，因此，关于这四种实施云计算专利技术形式的美国专利侵权规则尚有待进一步观察。

三、对我国的借鉴意义

近年来，中国云计算应用和服务增长迅猛，我国的云计算专利申请量亦逐年增加。可以预见，随着云计算产业竞争的白热化和国内外公司在我国云计算知识产权布局的加速，我国云计算专利侵权纠纷案件必然会由无到有，并呈现快速增长之势。因此，在政策和规则层面，如何未雨绸缪，从促进我国云计算产业发展出发，通过借鉴国外相关经验，构建适合我国产业发展的云计算专利侵权规则，则是摆在我们面前的一项重要课题。

首先，应该对我国云计算专利布局情况进行系统分析。美国联邦巡回上诉法院对云计算专利保护先抑后扬的态度，一方面说明了司法机关对新技术挑战有一个反复认识和判断的过程；另一方面也隐含着通过司法途径保护美国云计算产业全球竞争力的政策考量。我国司法机关在应对云计算挑战时，亦应充分考虑我国相关司法规则和政策可能给云计算产业带来的冲击和影响。而只有认真研究云计算专利整体趋势、主要竞争对手、主要技术保护区域、核心技术、技术热点或空白点以及关键发明人等情况，全面掌握我国云计算专利发展态势和布局，司法机关才能构建出适合我国国情并有利于云计算产业发展的专利侵权规则。

其次，对于诱导一人实施云计算专利全部技术要素的行为可以认定为专利侵权。我国法律和司法实践对专利引诱侵权和帮助侵权问题是谨慎的。我国《专利法》未对引诱侵权和帮助侵权问题做出规定。2009年最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（征求意见稿）第16条规定了与美国《专利法》271条（c）款相类似的帮助侵权认定规则，但是在随后最高法院的正式司法解释中删除了该条，当然更未涉及到引诱侵权问题。客观地讲，法律及司法解释的谨慎态度是符合我国的发展实际的，但是我们亦应看到我国科技水平的长足进步，并应适当提升我国专利的司法保护水平。2010年7月1日生效的《侵权责任法》第9条规定：“教唆、帮助他人实施侵权行为的，应当与行为人承担连带责任。”根据该条规定，如果被告诱导一个主体实施专利技术的全部技术特征，即教唆他人实施专利侵权行为，那么法院即可判令被告与被诱导者承担连带侵权责任。

再次，对于诱导多人共同实施云计算专利全部技术要素的行为以及跨国实施云计算专利的行为暂不宜认定为专利侵权。考虑到我国云计算技术的发展现状，我国对于诱导多人共同实施云计算专利全部技术要素的行为，不妨参考美国BMC案标准，即如果多个被诱导者的共同行为不能被认定为专利侵权，那么诱导者本人的引诱行为也不能被认为构成专利侵权。另外，考虑到美国尚无明确的跨国实施云计算专利技术的侵权判断规则，我国目前也无需对此问题做出明确规定。当然，考虑到我国在司法实践中对云计算专利的实际保护范围比美国窄很多，我国公司在撰写云计算专利权利要求时就应慎重对待，尽量避免将权利要求撰写成可以多方参与的方法专利。

参考文献

【1】尹新天.专利权的保护【M】.2版.北京：知识产权出版社，173.

【2】杨松城.云计算环境下的专利保护问题【J】.电子知识产权，2012（12）.

*本文受国家社科基金 2011 年重大项目（项目号 11&ZD179）、国家社科基金 2011 年青年项目（项目号 11CFX024）和国家知识产权局2013年软课题项目（项目号SS13-B-12）支持。