显著性考（下）写在《商标法》颁布30周年之后

文 / 刘丽娟 / 北京外国语大学法学院

显著性考（下）写在《商标法》颁布30周年之后

文 / 刘丽娟 / 北京外国语大学法学院

摘要：显著性是商标法的基石性制度，对其认识却一直不甚清晰，商标法诸多问题的解决依靠对显著性更细致入微的理解。探讨了两种显著性：固有和获得，分析其各自独有的问题以及两者的关系，如非文字标识的固有显著性如何认定？通用标识如何认定？臆造性标识保护是否受到商品类别的限制，“第二含义”如何认定？以及“第二含义”适用范围的扩张，两种显著性在商标法中的不同功能等。对基础制度进行细微化梳理，帮助人们理解当前商标保护中各种困难问题，找到适当的解决方案。

关键词：显著性;第二含义;臆造性标识;美学功能性

（接上期）

二、获得显著性

（一）制度对象：描述性标识和类描述性标识

获得显著性制度，为某一特定类别的标识，提供了一种特殊的法律地位，此类标识是描述性标识。

描述性标识，直接描述商品的质量、原料、功能、用途、重量、数量等特点，被认为无固有显著性，但可以取得“第二含义”弥补，获得显著性。虽被称为描述性，但其特殊地位，并非仅仅因为其描述了商品，因通用性、暗示性标识也在一定程度上描述商品。判断描述性标识的关键，在于标识与商品类别之间联系的紧密程度，并以之与通用标识和暗示性标识区分：联系最紧密的，是通用标识，如84对于肝炎消毒液12.江苏爱特福药物保健品有限公司与北京地坛医院上诉案，(2002)民三终字第1号。，XXL对于服装；联系较密切的，是描述性标识，如“纯净”之于水、“小肥羊”之于涮羊肉馆；有联系但不密切的，是暗示性标识，如“舒肤佳”之于香皂、“飘柔”之于洗发水。

还有一些标识，可称为“类描述性标识”。它们有与描述性标识类似的法律地位，诸如单色13.Qualitex Company v. Jacobson Products Company, Inc., 514 U.S. 159 (1995).、姓名14.参见Mary LaFrance. Undersanding Trademark Law[M].LexisNexis.2009: 61. 但我国并不将姓名统一视作描述性标识，而认为姓名可能固有显著性，参见黄晖.商标法【M】.北京：法律出版社，2004：64。、商品外观15.. Warmart案中，美国联邦最高法院认为之所以商品外观获得商标保护以取得“第二含义”为前提，是因为消费者不会直接以此类标识区分来源，而一般将其视作商品的装饰。Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc., 529 U.S. 205 (2000).等，也被认为无固有显著性，可取得“第二含义”获得显著性。虽然有论者将之也归类为描述性标识，但这些标识不具有固有显著性的原因，并非与商品之间联系过于密切，它们常常与商品类别毫无关系，即是臆造的或任意的，比如，黄绿色与干洗衬垫13间不存在任何紧密的联系，而且也是一种独特而不常见的设计。因此，它们的认定标准不同于描述性标识，但由于具有类似于描述性标识的法律地位，本文称之为“类描述性标识”。下文对于描述性标志的论述，同样适用于类描述性标识。

根据一些法官们的阐述，之所以给予上述标识以类似描述性标识的法律地位，是因为消费者一般将其视为商品的装饰，不以之识别商品 。15笔者认为，这种说法颇为武断，因为大多数附着于商品外观的设计，包括颜色、包装、装潢等等，都既有装饰价值，又有识别价值。尤其当企业率先采用一种独特的颜色、包装或装潢时，对消费者而言，其识别来源的价值甚至会超过装饰价值。因此，类描述性标识，与其说是一种基于特定标准而划定的类别，不如说意味着一种法律地位，真正的决定性因素，是立法者的利益衡量：所有不应仅凭使用获得商标保护、但可以取得“第二含义”获得商标保护的标识，都可划入此类。

（二）制度目标：保护消费者免受误导

该制度的目标是对因无固有显著性而拒绝直接保护的描述性标识，在其建立起“第二含义”后给予保护。此项保护的目的和正当性，在于保护消费者免受误导：“第二含义”意味着该标识已在相关公众中建立起实际的市场指向力，确切地指向某一商品来源，这时如仍拒绝保护，任由他人随意使用，就会导致消费者陷入错误认识而购买。

学界流行的说法是，获得显著性制度是为了保护标识上已建立的商誉。笔者不太认同此观点。虽然对于取得“第二含义”的标识进行保护，确实客观上保护了该标识上积累的商誉，但并不能将保护商誉视为本制度的主要目标或正当性基础。因商誉有不同范围和不同程度，有世界范围，也有街道范围;有极为熟悉并喜爱，也有知晓但不熟等等，商誉是个范围和程度都不确定的词汇。所有商标制度，可以说都是在保护商誉。对于一项具体制度而言，这种含义模糊笼统的说法，难以准确描述该制度的制度定位，难以指引制度的具体操作，也难以辨认制度的边界。笔者认为，对此类本该留在公有领域的标识的保护之所以变得必要，是因为不保护就会导致消费者对商品来源发生混淆，将他人商品当成取得“第二含义”者的商品而购买，是为了保护消费者免受误导。

因此，对描述性标识而言，是否先使用无关紧要，重要的是先取得“第二含义”，即先建立实际的市场指向力。当先使用者与先取得“第二含义”者发生矛盾，比如后使用者先知名，先取得第二含义者获得商标专有权，先使用者仅能保留某种先使用抗辩权。

（三）如何认识“第二含义”

正如“显著性光谱”起源于且主要用于对文字商标的分类，“第二含义”也源于文字标识，指字典含义之外的第二种含义。虽有以上语源，但“第二含义”的本质是实际的来源指向力，即消费者已经将该标识对应于某确定的商品来源。16.参见美国《反不正当竞争法重述》（Restatement of Unfair Competition）对“第二含义”的定义。一旦建立了实际的来源指向力，对消费者而言，其标识商品来源的意义其实已不是次于词典含义的第二种含义，而成为首要的含义，即消费者只要看到某类商品上的该标识，会直接将之对应于某确定的商品来源，而不会首先想起其词典含义。

商标法中有若干与知名度相关的制度，如驰名商标、知名商品、有一定影响的商标等，“第二含义”也表现为一定的知名度，与上述概念有何关联和区别？

1. 用以认定“知名”商标的“第二含义”

《反不正当竞争法》第5条第2项规定了未注册商标对他人仿冒性使用行为的禁止，前提是“知名”。这里的“知名”，指具有了实际的市场识别力，其实就是“第二含义”。这时的“第二含义”无对知名地域广度的统一要求，并非一定要在省级、市级、县级以上知名。其核心是原告商标在被告地域内是否已具有了“第二含义”。我国现在流行的以市级以上、省级以上等层级门槛认定“知名”的方式，意在明晰门槛的高度，似乎简单易行，实际背离了此项制度的初衷，个案中多有不公，也造成理论上的困扰。17.笔者在另一篇文章中对此有详细论述，请参看刘丽娟.论自然使用的商标的利益安排【J】.知识产权,2013(3): 12-19。相关内容，本文不再赘述。

2.用以获得注册的“第二含义”

“第二含义”用于获得注册（《商标法》第11条第2项）时，是否有统一的地域要求呢？有观点认为以注册为目标的“第二含义”的认定范围，应等同于驰名商标认定的地域范围，是全国或全国大多数地区【7】。这个地域要求显然远远高于《反不正当竞争法》第5条第2项反仿冒的“知名”门槛所要求的地域广度，其原因应是注册会授予全国性的独占权，有权在全国范围禁止他人的可能混淆的使用，自应要求在全国范围具有“第二含义”。日本学者也有同样观点【8】。

3. “驰名”门槛高于“第二含义”

就知名“地域广度”而言，驰名商标需要在全国大多数范围驰名。也就是说，驰名商标是个全国性概念，保护也及于全国，仅有局部性的知名度不足以成为“驰名商标”【9】411-412。而“第二含义”代表着一种消费者对该标识的认知状态，即将该标识对应于一个确定商品来源，可发生于各种地域范围，一省、一市、一县、一镇都皆可取得第二含义。根本上说，驰名商标代表着相对确定的知名高度，“第二含义”一般并不代表确定的知名高度。

即使是在全国范围的“第二含义”，其与“驰名商标”仍有知名“程度”的区别：“驰名商标”有熟知要求【7】117，而取得“第二含义”仅仅意味着公众将该标识对应于特定的商品来源，并不要求“熟知”或具有“好感”等。因此，即使在相同地域，具有“第二含义”和“驰名”也不是一回事18.Grupo Gigante S.A. de C.V. v. Dallo& Co., 391 F.ed 1088, p1097. 在这个著名案例中，法官认为，一个外国商标引用《巴黎公约》的“驰名商标”制度到美国获得保护，该商标在美国某地域已经取得“第二含义”具有很强的说服力，但不足以认定为“驰名商标”，还必须证明在美国已有实质数量的消费者对该商标达到熟悉程度。，驰名商标意味着更高的知名度和声誉。

三、两个显著性的关系

1. 区别

虽都被称为显著性，但两个显著性呈现出完全不同的状态。

固有显著性，是对于标识将来能够区分某类商品的预测，是对其区别力的预测。法律之所以需要预测标识未来区别某类商品的能力，而不等待其在市场上的实际表现再作决定，如前文所论，是商标先占确权的需要。

获得显著性虽也被称为显著性，但并非对区别力的预测，而是指市场上真正具有了识别力，标识实际指向了确定的商品来源。获得显著性是对标识具有了实际识别力的判断和认可，是对不具有区别力的标识的一种弥补政策，往往意味着一定程度的知名度。保护获得显著性的商标，体现了法律对市场实际状况的尊重。这些标识，可能是未通过固有显著性审查但企业仍将之作为商标使用，但更多的，是企业根本未将其作为商标，却逐渐产生了识别力，如商品的包装装潢等。因此，获得显著性制度，使得商标保护不但远远超出了传统的“商标”标识范畴，而且与企业是否将之作为商标使用的主观意志分离。

获得显著性的标识，可作为商标保护，但未必能获得注册，可保护与可注册不完全重合，前者范围远大于后者。注册受到技术手段等的限制，总是将某些种类的商标排斥在外，比如商业外观，非指具体文字、图案或色彩，而指整体的外观，由于其保护难以落实到具体标识，难以注册；这种整体的外观经过长期使用完全可能取得“第二含义”，即消费者一看到某种特征的外观，就认为其属于某特定的来源，只要不具有功能性，就应该保护，而这种保护又是反混淆意义上的，属于商标保护。

依逻辑而论，两个显著性，得其一即可保护，两者的关系应是“或者”而非“并且”。获得显著性针对的应是无固有显著性的标识。案件中，或者讨论是否固有显著性，或者讨论在没有固有显著性的情况下是否获得了显著性，而不应讨论固有显著性的标识取得“第二含义”即获得了显著性问题。但这种逻辑关系只适用于使用制国家，注册制国家颇为不同。以我国而言，所有未注册商标，包括固有显著性标识，禁止他人使用（不包括对注册的禁止）的前提是“知名”（《反不正当竞争法》第5条第2项），“知名”指实际的市场指向力，而“第二含义”已逐渐成为实际市场指向力的代名词，“第二含义”的适用场合扩张至所有需要借助“市场实际指向力”进行分析的场合。也是因此，产生了“第二含义”在我国成为所有未注册商标禁止他人使用行为的前提。我国司法实践中，常会出现诸如某商品外观非常独特，固有显著性，且经过长期使用，取得了“第二含义”因此应予以保护的提法，19.意大利费列罗公司与蒙特莎食品有限公司再审案，（2006）民三提字第3号。案中，法官认为费列罗公司巧克力独特的外包装固有显著性，且经过长期使用，已使相关公众将该包装装潢与费列罗公司巧克力产品联系起来，因此，属于“特有“包装装潢。这种提法并无逻辑问题，而是“第二含义”一词在长期使用中含义发生以上偏移所致，这也应是德国《商标与商业标识保护法》第4条关于未注册商标获得商标专用权的前提“Verkehrsgeltung”（英文直译“public recognition”）被意译为“第二含义”并受到广泛认可的原因【7】。

有观点认为“消费者会认为注册商标是在标识来源，都固有显著性；未注册商标，消费者一般不会认为其在标识来源，必须具有第二含义方可作为商标保护。”20.参见Vibrant Sales, Inc. v. New Body Technique, Inc., 652 F.2d 299, 303-304 (1981).此观点高估了消费者对注册标记的敏感度。真实的消费者不是商标专家，对各种标记的认知模糊，既不会绝对地认为所有添加了注册标记的都是商标，如消费者不会认为“咖啡伴侣”是商标，即使右侧添加了注册标记，而主要是依靠“雀巢”商标识别来源；也不会自动排除未注册商标，如消费者对于超市货架上玲琅满目的商品，往往以商品包装外形识别，而不仔细辨认商标。此观点以是否注册代替市场上真实的消费者认知，用错了标准。何况获得注册的不止固有显著性标识，无固有显著性标识，在取得“第二含义”后也可获得注册。当然，随着公众对商标标记或 TM的敏感度增加，公众开始习惯于寻找附有商标标记的标识并以之识别商品。即使如此，加注商标标记，也仅是提高了相关公众以之识别商品的可能，而非必然，相关公众的实际认知仍是固有显著性的唯一判断依据。上述观点虽在使用制国家中明显不正确，但在注册制国家似乎倒说得通，我国注册程序严格，很难撤销，这意味着只要获得注册，其固有显著性的认定基本成为定局；而且我国对未注册商标确实需要获得“第二含义”（确定的市场指向力）方能禁止他人在其知名区域内的使用。

2.显著性与标识类型

显著性判断中有两种传统。在欧共体，显著性的判断一向不与标识类型挂钩，不论是文字、图形、亦或数字，不统一预设某种类型的标识有或没有固有显著性，而是在个案中，根据标识具体图样，联系商品类型判断，关键是以相关公众的一般注意力，是否可能以该标识区分商品，即所谓“同等审查原则”【10】。而美国有整体否定某些特殊类型标识的固有显著性的传统，比如姓名、单色、商品外观等。

商标保护客体一直呈扩张之势，面对新的类型，上述两种传统的分歧非常明显。如就商品外观而言，美国联邦最高法院在2000年Warmart案15中明确，商品外观是商品本身，消费者一般不会以之区分商品来源，不固有显著性，在无功能性的前提下，必须取得“第二含义”方能给予商标保护。此态度得到美国大多数联邦巡回上述法院的支持。而欧共体法院在包括宝洁公司系列洗衣片案在内的若干案件中却一再表示：“此类标识（洗衣片的形状）的检验标准与其他种类的商标相同，并不要求更为严格的标准，但由于消费者并不习惯将商品的外形作为识别出处的标志，比起图文商标，产品外形商标产生显著性的难度显然更难”。就颜色而言，欧共体也持同样态度，单色，只要能被公众认为可以表示特定的出处，就可以被认为具有显著性，但没有经过使用就具有显著性的可能性非常小【10】471，474。也就是说，欧共体虽然认为商品外观、单色等固有显著性可能性较小，但只是门槛提高而已，而非全面否定其固有显著性。

两种做法中，美国方案偏重效率，难免牺牲个案公正。因为有些商品外观如此独特以致于消费者主要以外观而非商标区分来源，而要求建立“第二含义”对商家来说是相当高的市场成功要求和举证责任要求，难免不公。欧共体方案关注个案公平，但法官必须对无数的商品外观是否具有固有显著性进行分析，其显著性判断甚至不同于一般文字商标的显著性判断，而商品外观还总是伴随着非功能性分析，既困难，效率又低下。就我国来说，明显追随了美国模式。如在《商标审查标准》中，明确将单色排除出去。再如，我国2010年“晨光案”21.宁波微亚达制笔有限公司与上海中韩晨光文具制造有限公司再审案，(2010)民提字第16号。将“形状构造类装潢”统一划入无固有显著性行列，必须取得“第二含义”方可予以商标保护。

3.显著性与美学功能性

功能性的内涵和判断标准历经发展。最初的功能性，指的是技术功能性，不过是为了避免借商标权无限期垄断技术，让技术留在门槛高、期限短的专利法领域，判断标准主要是该设计是否为实现某种技术效果所必须，或者影响着产品的成本或质量。22.Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S. 844 (1982).功能性逐渐扩张至非技术领域，引入了美学功能性。

美学功能性的最大难点在于：什么是美学功能性？美国1938年《侵权法重述》如此规定美学功能性：“当消费者购买某商品主要是因其美丽的外观，那些着力于增强该商品美感的设计，就具有功能性，因其有助于商品所要达到的目标。”因此，美学功能性的最初作用是将工业品外观设计排除出商标保护。该标准在个别案件中为法官所实践。23.Pagliero et al. v. Wallace China Co., Limited，198 F.2d 339（1952）.该案中，法官认为当美感为该类商品的“基本消费需求”（basic consumer demand），而某设计对于该商品是“商业成功的重要原因”时，这种设计就具有美学功能性，不能获得商标保护，因此拒绝对瓷器的精美外观给予商标保护，即使已经建立起第二含义。问题是，依照此标准，拒绝以商标法保护富有美感的商品外观设计，但却对少有美感的外观设计授予商标保护，结果不合常理，因此遭到几乎所有法院的拒绝【11】320,【12】27。权威商标法学者J. Thomas McCarthy认为，单纯美化性的外观没有固有显著性，但可通过取得“第二含义”获得显著性，即使该外观获得消费者的特别喜爱而使其具有了竞争优势，也不应改变上述结论，从而拒绝美学功能性概念【13】。

在美国联邦最高法院于Qulitex案13和Trafix案24.Traffix Devices, Inc., v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23(2001).中接连表态后，“是否为竞争必须”逐渐成为美学功能性的主流标准，核心是该设计对于某类商品是否会带来无关商誉的竞争优势。至此，美学功能性含义及制度目标相比1938年《侵权法重述》的规定发生根本性变化，已不再是为了将工业品外观设计排除出商标保护，而在于有些外观虽无技术上的功能，但其对于本行业竞争如此重要，将之私有，会导致其他企业陷入与商誉无关的重大不利地位，从而需要将这些外观彻底排除于商标法保护。13以此为标准，已经出现诸多被认为具有美学功能性的判例，如红色对于治疗心脏病药物、绿色于田野机械、黑色于发动机、蓝色于肥料（肥料主要成分为氮，氮呈蓝色）、心形之于项坠等。

此种美学功能性同样面对质疑，“为竞争所必需”同样也是“通用标识”的判断标准，就上述被认定的具有美学功能性的外观或颜色而言，也可将之认定为通用标识，同样能达到彻底拒绝商标保护的效果。很多被认为属于通用标识而拒绝保护的案例，其他法院完全可能以具有功能性拒绝保护，反之亦然【11】600。美学功能性有何必要？

著名商标法学者Graeme B. Dinwoodie教授提出：显著性以消费者是否以之识别来源为唯一标准，不得垄断必备资源等竞争性考量则留给功能性【11】501-508。倘如此界定显著性，则那些能识别来源却因其“竞争所必须”不能予以商标保护的设计，确需建立一个美学功能性制度拒绝商标保护。但此观点只是一种学者构想的理想模型，低估了竞争性考量对显著性光谱分类的现实影响，比如，描述性标识与暗示性标识实质都带有某种对商品的描述性，对区分起决定作用的仍是对竞争的影响，即该标识对同行业的企业参与竞争的重要性程度，或者是否有充分的替代性标识。通用标识与描述性标志的区分，竞争性考量和相关各方的利益衡量同样占重要地位，并不仅仅是从消费者的认知来判断的。若将竞争性考量排除出显著性判断，则会从根本上动摇显著性的制度框架。

因此，美学功能性的存在价值一再遭受质疑，最近的案子中，第五联邦巡回上述法院再次坚持自己的拒绝。25.Board of Supervisors for Louisiana State University v. Smack Apparel Co., 550 F.3D 465 (2008).本文认为，第一种美学功能性，确有自身独立的制度目标和判断标准，核心是将美感的设计留在外观设计专利领域，不以商标保护，本质是拒绝以多种法律重复保护外观设计。但这种拒绝多重保护的思维缺乏足够的正当性，已逐渐被抛弃；第二种美学功能性，虽克服了上述问题，制度目标具有足够的正当性，但商标法中已有显著性制度中的通用标识制度解决此问题，且该理论在实施中引起混乱，26.比如，未经许可将Audi和Volkswagen商标使用在自己生产的汽车零件上的被告，声称原告两商标是消费者购买本商品的主要原因，从而具有美学功能性，AU-Tomotive Gold, Inc. v. Volkswagen of America, Inc., 457 F.3d 1062(2006)；另一案中，被告在其生产的T恤上使用了原告大学联盟足球比赛的标识，声称这些标识具有美学功能性而不构成侵权。Board of Supervisors for Louisiana State Univ. v. Smack Apparel Co., 550 F.3d 465(2008).两案中，法官都未支持被告的功能性抗辩。无独立存在的必要和价值。

结语

商标法在各种时代所面临的各种困惑，似乎都是因对基本问题的认识不足。商标本身的符号性使得其保护理念与著作权专利权大相径庭，究竟为何保护这个符号？这个符号获得保护应具备何种条件？商标保护范围扩大，将一些非符号的外观（如商品外观、包装、颜色等）引入商标保护，如何在对这些非符号进行符号性保护的同时，防止以商标名义进行专利权式、著作权式的保护，种种貌似新问题的解决，都依靠对基本制度的既准确又灵活的把握，本文探讨显著性，正是这样一种努力。

参考文献

【7】北京市第一中级人民法院知识产权庭. 商标确权行政审判疑难问题研究【M】.知识产权出版社, 2008:6.

【8】（日）田村善之. 日本知识产权法【M】.周超、李雨峰、李希同译. 北京：知识产权出版社，2011：112。

【9】孔祥俊. 商标与不正当竞争法——原理和判例【M】.北京：法律出版社，2009：411-412。

【10】李明德, 闫文军, 黄晖, 郃中林. 欧盟知识产权法【M】.北京：法律出版社，2010：464-476.

【11】Graeme B. Dinwoodie.Reconceptualizing the Inherent Distinctiveness of Product Design Trade Dress【J】.75 N.C.L. Rev. 471: 320.

【12】Mary LaFrance. Understanding Trademark Law【M】. LexisNexis, 2009:27.

【13】J. Thomas McCarthy. McCarthy on Taademarks and Unfair Competition【M】. 2009: §7:81.