浅谈无效程序中对引入新证据的限制针对权利要求进行合并式修改的情形

文 / 武兵 / 北京东方亿思知识产权代理有限公司

浅谈无效程序中对引入新证据的限制针对权利要求进行合并式修改的情形

文 / 武兵 / 北京东方亿思知识产权代理有限公司

摘要：在无效宣告程序中，针对专利权人以合并方式修改权利要求的情形，请求人可以在提出无效宣告请求之日起一个月的期限之外补充新证据。审查指南并未对此进行更详细的规定。但在实践中，有些合并式修改权利要求的情形并不符合设立允许请求人补充新证据的上述规定的初衷。以案例出发，阐述对允许针对合并式修改权利要求补充证据的理解以及对补充证据的接受标准进行探讨。

关键词：无效宣告程序；举证期限；新证据；权利要求；合并方式修改

一、前言

在无效宣告审查程序中，请求人的举证期限受到严格限制，通常只能在提出无效宣告请求之日起一个月内补充证据。请求人在一个月后补充证据且能够被合议组接受的例外之一是“针对专利权人以合并方式修改的权利要求或者提交的反证，请求人在专利复审委员会指定的期限内补充证据，并在该期限内结合该证据具体说明相关无效理由的”12006版《审查指南》第四部分第三章第4.3.1节，374页。。

《审查指南》对上述补充证据的情形并未作出更具体的规定，针对专利权人对权利要求作出合并式修改的情形，上述允许补充证据的规定究竟出于程序考虑还是实体考虑？请求人针对该合并式修改得到的权利要求所提交的证据应该全部接受还是应该区分具体情形来判断能否接受？本文将以一个无效宣告请求案例为基础对上述问题进行分析。

二、案例介绍

某案中，授权公告文本包括三个权利要求，其中，权利要求1为独立权利要求，包括技术特征a、b。权利要求2、3均为引用权利要求1的从属权利要求，其中，权利要求2的附加技术特征为c、d，权利要求3的附加技术特征为e。请求人在提出无效宣告请求时主张证据1结合公知常识评价权利要求1的创造性；权利要求2的附加技术特征c被证据1公开，d为本领域公知常识，因此不具备创造性；权利要求3的附加技术特征e为本领域公知常识，因此不具备创造性。专利权人在指定期限内对权利要求进行了修改，删除原权利要求1，将权利要求2上升为新的权利要求1，原权利要求3引用新的权利要求1而成为新的权利要求2。请求人在指定期限内（已超过提出无效宣告请求之日起一个月）补充证据2，主张证据1、证据2结合公知常识评价新权利要求1的创造性，认为其中的技术特征c被证据2公开；新权利要求2的附加技术特征e为本领域公知常识，因此也不具备创造性。

在本案口头审理过程中，请求人认为新权利要求2是通过将原权利要求2、3合并获得，新权利要求2的技术方案包括a、b、c、d、e，评价其创造性的证据组合方式为证据1、证据2结合公知常识。因此，证据2属于针对合并式修改的权利要求补充提交的新证据，符合审查指南的相关规定，应当予以接受。

三、《审查指南》对举证期限的限制性规定

无效宣告请求通常是由专利侵权诉讼中的被控侵权人提出，其目的在于使专利侵权纠纷案件中止处理或者中止诉讼。2《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第九条规定，人民法院受理的侵权实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期限内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼。由于受到侵权诉讼中答辩期限3《民事诉讼法》第一百一十三条规定，人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告在收到之日起十五日内提出答辩状。的严格限制，被控侵权人往往来不及准备无效请求书并充分考虑请求宣告专利权无效所依据的理由和证据。因此，请求人随后要求增加理由和补充证据的情况时有发生。为了允许请求人适当地增加理由或者补充证据，同时防止请求人通过不断补充证据以拖延程序，《专利法实施细则》将请求人的举证期限规定为提出无效宣告请求之日起一个月内。4《专利法实施细则》第六十七条规定，在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由和补充证据，逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会不予考虑。

在无效宣告请求审查程序中，无论《专利法实施细则》还是《审查指南》均对请求人的举证期限做出了严格限制。即使允许请求人针对专利权人以合并式修改得到的权利要求补充证据，也应当严格把握相关证据的接受标准。

四、对允许针对合并式修改权利要求补充证据的理解

在上述证据“关门”时间的严格限制下，《审查指南》也对请求人在举证期限之外补充证据规定了本文开头部分提及的例外情形。之所以允许请求人在一个月后补充证据的原因在于，在这种情况下，合并后的权利要求可能出现新的技术特征组合或技术方案，请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内不可能预先知晓这些特征组合或技术方案。因此，请求人补充证据不应该受该一个月期限的限制。5摘自“媒体聚焦>2006>无效宣告程序中提出或补充理由和证据的规定（上）”，[2013-5-20]. http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2006/200804/ t20080401_362442.html。

由于专利权人有权针对请求人提出的无效宣告请求在指定期限内以删除、合并、删除技术方案三种方式62010版《专利审查指南》第四部分第第三章第4.6.2节，385页。对权利要求进行修改，而通过合并式修改得到的权利要求可能会出现新的技术特征组合或技术方案，导致该权利要求的修改方向具有不确定性，请求人对这种修改缺乏明确预判并且不可能在提出无效请求时针对所有可能出现的新的技术内容进行评价。为避免请求人可能因专利权人以合并方式修改权利要求而致使无效宣告请求所依据的证据及其组合方式不再适用，但又因期限限制丧失补充证据的机会，而不允许请求人针对该合并式修改补充证据将导致双方当事人在无效程序的地位明显不对等，因此在充分保证双方当事人权利并兼顾公平的前提下，针对专利权人以合并方式修改权利要求而可能导致出现新的技术特征组合或技术方案的情形，给予了请求人补充证据在时间上的宽限。

正如上文所述，允许请求人针对专利权人以合并方式修改的权利要求补充新证据的目的在于对请求人可能受到损害的实体权利进行救济，而不是在程序上延长请求人的举证期限。因此，当请求人在专利权人对权利要求以合并方式进行修改的情况下补充新证据时，应当严格把握接受新证据的标准。但在实际操作过程中，通常认为只要专利权人对权利要求进行了合并式修改，请求人就可以针对该修改得到的权利要求补充证据，这样的观点和做法源于权利要求的合并式修改必然会引入新的技术方案。但是，正是由于采用合并式修改得到的权利要求所要求保护的技术方案必然是未出现在原权利要求书中的技术方案，以“是否出现新的技术方案”作为补充提交的新证据能否被接受的标准显然不符合《审查指南》中关于“允许请求人针对合并式修改得到的权利要求补充证据”的设立初衷，也会使上述规定形同虚设。

五、对补充证据的接受标准的探讨

笔者认为，在判断补充证据能否接受时，应当遵循的根本原则是该新证据是否是针对合并式修改所引入的新的技术内容提出的，即该合并式修改可能会使请求人的实体权利受到损害，不允许请求人引入新证据会导致不公平、不合理。为了准确适用上述原则，至少可以从以下两个方面进行考虑。

首先，合并式修改得到的权利要求所涉及的技术特征组合或技术方案是否超出了请求人在举证期限内所依据证据的预期。只有超出请求人预期的权利要求的修改才有可能对请求人的实体权利造成损害，不对请求人在举证期限上给予一定的宽限会明显不公。判断合并式修改得到的权利要求是否超出请求人预期通常可以考察请求人主张的现有证据组合方式是否已经涵盖新权利要求的全部技术特征。例如，独立权利要求1要求保护一种自行车，权利要求2和权利要求3分别从属于权利要求1并且分别限定了自行车包括车铃和车后座。请求人主张证据1结合公知常识评价权利要求1的创造性，权利要求2和3的附加技术特征均被证据1公开。专利权人对权利要求进行修改，删除权利要求1，将权利要求2和3合并形成新的权利要求1。在这种情况下，请求人所主张的证据1结合公知常识的证据组合方式实际上已经涵盖了通过合并式修改得到的新权利要求1，也就是说，该新的权利要求1已经落入请求人对权利要求可能修改方向的预期之中，请求人依据原有证据组合方式足以评价新权利要求1的创造性。因此，这种情况不宜归入允许请求人针对合并式修改得到的权利要求补充证据的情形。

其次，请求人补充的证据是否是针对合并式修改所引入的新的技术内容所提出的。例如，合并式修改通常会引入未出现在原权利要求书中的技术特征组合，如果这些技术特征之间具有关联性，通过合并式修改出现在同一技术方案中时会因为彼此之间的密切联系而带来不同于这些技术特征单独具有的作用，并且具有相应的技术效果，则针对该特征组合补充的证据通常应当考虑。如权利要求1为独立权利要求，权利要求2、3均为引用权利要求1的从属权利要求，其附加技术特征分别为a和b。请求人在提出无效宣告请求时主张权利要求1相对于证据1不具有新颖性，权利要求2、3的附加技术特征分别被证据2、3公开，不具备创造性。专利权人删除原权利要求1，将权利要求2、3合并为新的权利要求1，并且技术特征a和b共同形成新的特征组合a+b，该特征组合a+b未被证据2、3披露并且具有相应的技术效果。如果请求人针对该合并式修改得到的新权利要求1引入证据4，并且该证据4是针对新出现的特征组合a+b提出，则该证据4应当被接受；如果证据4仅是针对新权利要求1中与特征组合a+b无关的其他技术特征提出，则证据4不宜被接受。

六、关于本案情形的再讨论

就本文第二部分所例举的案例而言，请求人提出无效宣告请求时主张证据1结合公知常识评价权利要求1的创造性；权利要求2的附加技术特征c被证据1公开，d为本领域公知常识，因此不具备创造性；权利要求3的附加技术特征e为本领域公知常识，因此不具备创造性。就合并式修改得到的新权利要求2而言，请求人主张的原有证据组合方式，即证据1结合公知常识足以评价新权利要求2的创造性。因此，专利权人采用合并式修改对权利要求可能产生的修改方向已经落入请求人在提出无效宣告请求时的预期之内。另外，请求人补充提交的证据2仅用于证明新权利要求2中的技术特征c（即，原权利要求2中的技术特征c）被该证据2公开，而对因合并式修改所引入的新的技术特征组合c+d+e没有做出任何说明，针对技术特征d和e的证据和理由与请求人提交无效宣告请求时的主张相同。综上所述，请求人补充的证据2并不属于审查指南所规定的针对合并式修改的权利要求补充并应当被接受的情形。

七、结论

在无效宣告请求审查程序中，无论《专利法实施细则》还是《审查指南》均对请求人的举证期限做出了严格限制。即使允许请求人针对专利权人以合并式修改得到的权利要求补充证据，也应当严格把握相关证据的接受标准。在具体判断中，应当重点考虑专利权人进行合并式修改所得到的权利要求是否落入请求人在举证期限内所依据证据的预期之内，并且请求人补充的证据是否针对合并式修改所引入的新的技术内容提出，而不应当将《审查指南》中关于允许请求人针对专利权人以合并式修改得到的权利要求补充证据的情形简单地理解为程序规定，应当从实体上对该规定进行把握。