论最高院对于无效修改的裁定

韩建伟 梁丽超

《审查指南》中对于无效过程中的权利要求书的修改作出了如下规定：“修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除”，并且在实际的无效案件审理过程中，专利复审委员会（简称为复审委）也是按照该规定执行。在一件专利无效行政纠纷案中，北京市高级人民法院（简称为北京市高院）认为，除这几种修改方式之外还可以采用其他的修改方式，只要符合专利法和专利法实施细则中对于在无效案件中对权利要求修改的规定即可。最高人民法院（简称为最高院）支持了北京市高院的决定。本文分析了北京市高院作出决定和最高院作出裁定的原因，以及从专利权确权的角度分析了这样的决定和裁定是否会导致相关法律问题的出现。

专利复审委员会就其与江苏先声药物研究有限公司（简称为江苏先声公司）、南京先声药物研究有限公司（简称为南京先声公司）、第三人李平的专利无效行政纠纷案【（2011）知行字第17号】申请再审。

对于此再审申请，最高院予以驳回。最高院认为：“专利无效宣告程序中，权利要求书的修改在满足修改原则的前提下，其修改方式一般情况下限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除三种方式，但并未绝对排除其他修改方式”。

基本案情介绍

上海家化医药科技有限公司（以下简称家化公司）于2003年9月19日向国家知识产权局提交了名称为“氨氯地平、厄贝沙坦复方制剂”的发明专利申请（即本案专利），并于2006年8月23日被公告授权。

本案专利授权公告的权利要求1如下：“1、一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶10-30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物”。本案专利说明书第三部分“试验结果”表5（第9页）的“9种剂量组合及相应的剂量比”中有1：30的内容。该部分“复方对血压的影响”中有如下描述：“氨氯地平1mg/kg与不同剂量的厄贝沙坦组合，仅在厄贝沙坦为30mg/kg时才呈现稳定持续的降压效应”；说明书第四部分“分析与结论”（第10页）中有“氨氯地平1mg/kg与厄贝沙坦30mg/kg的组方因降压效果稳定持久，用药剂量较小，故推荐为最佳剂量组合”的内容。本案专利说明书第10页及第11页片剂制备实施例1和实施例2分别公开了氨氯地平2.500mg与厄贝沙坦75.000mg的组合以及氨氯地平5.000mg与厄贝沙坦150.000mg的组合。

针对本案专利权，李平向专利复审委员会提出无效宣告请求。2009年9月29日，专利复审委员会进行口头审理，家化公司当庭提交了权利要求书的修改文本，其中将本案专利权利要求1中的比例“1∶10-30”修改为“1∶30”。2009年12月14日，专利复审委员会作出第14275号无效宣告请求审查决定（以下简称第14275号决定），认定家化公司提交的权利要求修改文本超出原权利要求书和说明书记载的范围，并且对该反映比例关系的技术特征进行修改也不属于无效宣告程序中允许的修改方式，因此不予接受。故在原授权文本的基础上以权利要求得不到说明书支持为由宣告本案专利全部无效。家化公司不服，提起行政诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持第14275号决定。家化公司不服，提起上诉。二审诉讼期间，江苏先声公司、南京先声公司因受让本案专利而承继家化公司的诉讼地位。北京市高级人民法院二审认为，家化公司在无效宣告程序中对专利要求的修改符合相关规定，判决撤销第14275号决定，责令专利复审委员会重新作出决定。专利复审委员会不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2011年10月8日裁定驳回了专利复审委员会的再审申请。

最高人民法院认为：本案中，1：30的比值是专利权人在原说明书中明确推荐的最佳剂量比，将权利要求修改为1：30既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，更未扩大原专利的保护范围。如果按照专利复审委员会的观点，仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改，使得在本案中对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性。况且，《审查指南》规定在满足相关修改原则的前提下，修改方式一般情况下限于前述三种，并未绝对排除其他修改方式。二审判决认定修改符合《审查指南》的规定并无不当，专利复审委员会对《审查指南》中关于无效过程中修改的要求解释过于严格，其申诉理由不予支持。

法院和复审委的冲突在哪？

北京市高院和最高院认为复审委员的做法缺乏合理性的依据是专利法第三十三条：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”，以及，专利法实施细则第六十八条：“在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围”。复审委员会对于无效过程中的修改的判断所依据的是《审查指南》（2006）中的规定：“发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称。（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围。（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征”。其中的（2）（3）与专利法以及实施细则中的规定相同的，比较重要的不同在于审查指南中增加了（4），这导致了审查指南中规定的修改方式相对于专利法和实施细则更加严格。

《审查指南》的首页就记载了：“根据中华人民共和国专利法实施细则，制定审查指南”。这是依据于专利法实施细则的第一百二十一条：“国务院专利行政部门根据专利法和本细则制定专利审查指南”。由此可见，《审查指南》是根据专利法和实施细则制定的，因此，如果《审查指南》和专利法及实施细则存在冲突，那么应该以专利法和实施细则为准。

因此，北京市高院的决定和最高院的裁定从这个角度上看是符合法律规定的。

北京市高院的决定和最高院的裁定会不会导致其他问题？

在专利法中，对于发明专利确权是一个行政程序，即对于专利权的授予是由国务院专利行政部门来执行的。关于这一点在专利法第三十八条和第三十九条中做了如下规定：“专利法第三十八条 发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回。专利法第三十九条 发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，有国务院专利行政部分作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书”。

在确权过程中，对于可能涉及到的司法程序在专利法中有如下规定：“专利法第四十一条 专利申请人对专利复审委员会的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉”。

通过上述法条可以看出，在专利权的确权的过程中，法院并没有直接授予专利权的权利，其有的权利也仅仅是撤销专利复审委员会的复审决定。

并且，在此还需要强调一点，按照专利法中的规定，发明专利授权的取得必须是要经过国务院专利行政部门的实质审查的。

回到本案中来，本案存在上述争议的原因在于：上述权利要求1中的“1∶30”并没有出现在授权文本的权利要求书中。如果授权文本的权利要求包括如下的权利要求，那么该修改就不会产生争议了：

1、一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶10-30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。

2、根据权利要求1所述的复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。

上述的权利要求2是经过实质审查程序获取授权的，这是符合专利法规定的。

最高人民法院支持了北京市高院的决定，那么，本案将由复审委重新作出无效宣告决定。假定复审委在重新作出的无效宣告决定中维持了专利权有效，那么，该有效的权利要求1为：

一种复方制剂，其特征在于该制剂是以重量比组成为1∶30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的盐和厄贝沙坦为活性成份组成的药物组合物。

需要注意的是，该专利权是没有经过实质审查程序的。这就导致了一个问题，该专利的专利权并不是国务院专利行政部门授予的，而是间接由法院授予的。根据之前对专利法的分析可知，法院是没有授予专利权的权利的。因此，从这个角度上讲，北京市高院的决定以及最高院的裁定可能会导致与专利法冲突的结果出现。该结果的出现，可能是对目前专利法的确权程序的挑战。

总结

复审委员会主要的职责是在复审程序中判断驳回决定是否合法，以及在无效程序中判断专利权是被无效还是被维持。对于复审的案件，如果复审请求人对权利要求进行了修改，复审委员可以将其发回到国务院专利行政部门再次进行实质审查，而在无效阶段，复审委员则没有将案件的发回国务院专利行政部门重新审查的权利。我猜测，《审查指南》中规定的无效宣告程序的修改原则“一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征“的制定的出发点也是为了防止未经过实质审查的技术方案通过复审委而获得授权。因此，我认为《审查指南》中的该原则是合理也是合法的。

从另一个方面上讲，这可能会导致对专利权人的不公，这也是法院撤销无效宣告请求决定的原因之一。考虑到这个问题，我想可能需要进一步完善专利法，例如，引入对授权案件的重新审查程序，或者赋予法院认定专利权无效或者授予专利权的权利。当然，这只是我的一个比较片面的想法，合理与否？合法与否？还需要更进一步的探讨。