商业秘密案件中秘密性的举证责任问题研究以美国司法判例为视角

文 / 张晓莉 / 华东政法大学

商业秘密案件中秘密性的举证责任问题研究以美国司法判例为视角

文 / 张晓莉 / 华东政法大学

商业秘密纠纷通常是审理难度较大的案件，对秘密性要件的举证责任分配是其中一个难题。美国法院在长期的商业秘密案件审理过程中形成了较为体系化的举证责任分配规则。在秘密性的举证责任问题上不应适用举证责任倒置规则，而应当适用“谁主张，谁举证”原则，由原告首先承担举证责任。待其阐明争议信息内容以及对争议信息的获取所投入的努力后，举证责任转移至被告，被告可就原告所主张的信息是否已为公众知悉或者容易获得进行抗辩。

商业秘密 秘密性 举证责任分配 不为公众知悉

一、引言

商业秘密纠纷向来是司法实践中裁判难度较大的案件，其审理难点在于商业秘密认定困难以及侵权认定困难【1】。通常在审理知识产权案件时首先需要明确权利状态，商业秘密权不同于由国家行政机关授权的专利权与商标权，也不同于作品创作完成后自动产生的著作权，其权利状态具有不确定性，需要对商业秘密的构成进行认定。为确定争议技术是否属于商业秘密，法官必须根据现有法律规定，查明原告主张的技术或经营秘密是否满足价值性、秘密性、必要保密措施这三个要件。

在案件审理过程中，法院需要收集与诉争信息以及对比信息有关的证据。而商业秘密案件的证据具有隐蔽性、技术性，而且当事人双方的举证能力和对证据的掌握范围差别很大。因此法院应当通过合理设置证明标准和公平分配当事人的举证责任，达到既尽可能地接近事实真相，又不使任何一方负担过重的举证责任的目

注 释的，以实现公平正义的诉讼价值追求。

在商业秘密的三个构成要件中，对秘密性要件的举证责任分配最为困难。长期以来，实务中的主导性观点是：如果被告以原告主张保护的信息不具有秘密性抗辩，应当由被告承担相关信息已经为公众所知悉的证明责任，即实行举证责任倒置。笔者并不认同这一观点，遂查阅了相关资料，发现在商业秘密举证责任方面学者已有研究1，其中也有文章涉及秘密性要件2。但是学界更为关注的是侵权认定时的举证责任分配，尚无专门针对秘密性举证责任问题的研究。故本文将以美国判例为视角，意图厘清商业秘密案件中法官对原被告双方就秘密性要件进行论证时的举证责任的分配，以期为司法实践提供参考。

二、举证责任的首次分配

（一）“谁主张，谁举证”原则

1.如应魏：论侵犯商业秘密案件中举证责任的分配问题，载《经济与法》，2008年8月（下旬刊）；高静：略论商业秘密的认定及举证问题——汕头东南公司侵犯商业秘密案评析，载《科技与法律》，2010年第4期；江苏省高级人民法院民三庭：商业秘密知识产权案件若干问题研究，载《法律适用》2010年第2、3期等。

2.如祝建军、韩中节：侵害商业秘密案件基本问题研究，载《科技与法律》，2009年第1期；武静：商业秘密侵权纠纷案件的举证责任，载《人民司法》，2007年3月（上半月）；于海燕：商业秘密侵权诉讼举证问题探析，载《法律适用》2007年第8期等。

所谓秘密性是指不为公众所知悉3。有学者提出，商业秘密不为公众所知悉是一个消极事实，依照证据法规则，应由主张积极事实的一方进行举证，因此，原告无须就商业秘密具有秘密性进行举证【2】。而实务中的做法是如果被告以原告主张保护的信息不具有秘密性抗辩，应当由被告承担相关信息已经为公众所知悉的证明责任【3】，即实行举证责任倒置【1】。

所谓举证责任倒置是指在当事人的某一方可能因职权或某种优势掌握或接近证据、有条件或有能力提供证据而另一方远离或无条件提供这些证据的特定情况下，法官可以免除远离证据的一方主张者的举证责任，而加之于另一方当事人，使之承担不能举证所导致的败诉风险【4】。举证责任倒置作为一般证明责任的例外，实际上是对正置结果的局部修正，也可以说是证明责任的第二次分配【5】。

笔者认为，对于商业秘密案件而言，对秘密性的证明不应当采取举证责任倒置规则，仍应适用“谁主张，谁举证”原则，理由如下：

首先，举证责任倒置仅在有限的范围内适用。我国《民事诉讼法》明确指出了举证责任倒置适用的七种情形4 ，其中包括 “因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任”。姑且不论该条款是否可延及适用到商业秘密侵权认定的举证责任分配问题上，但商业秘密构成的认定断然不在此列。

其次，争议信息是由原告在经营过程中获取的，事实上原告离证据更为接近，其完全有能力证明主张的信息是其经过反复测试或者研发获取的，且不为行业中的相关人员广泛知晓。

最后，对被告施加过重的举证责任可能产生原告

注 释滥诉的后果。此外，如果在秘密性证明问题上采取举证责任倒置规则，被告想要胜诉，必须首先在法庭上披露自己的技术和经营信息。一旦这样，诉讼可能成为经营者探析竞争对手虚实的工具，其后果显然是不利的。

（二）权利人应当证明的事实

尽管商业秘密案件仍然应当采取“谁主张，谁举证”原则，但是原告不应承担全部的证明责任，首次分配给原告的举证责任在阐明了主张的商业秘密的具体范围以及为获取该商业秘密而付出的努力后即告完成。

1. 争议信息的范围

要确定原告所主张的信息是否构成商业秘密，由于原告是诉讼发起人，又是商业秘密的创造者与持有者，其更了解争议信息。因此原告必须提供材料来说明所主张信息的具体内容，并且解释秘密点，即具体哪一项内容是与现有技术相区别，且能够带来经济价值的。

在ELECTRO-CRAFT案5中，上诉法院指出，为了确定争议内容是否构成商业秘密，必须首先确定原告ECC公司所主张的商业秘密是什么。上诉法院认为原告没有说明其使用的无刷电机的具体特征，如尺寸、公差等，因而未履行阐释其要求保护的商业秘密的具体范围的举证责任。此外，由于原告没有对争议内容进行限定，地区法院做出的认定构成商业秘密的判决无效。而同样在该案中，对于原告的另一项主张（即对动圈式电机的尺寸、公差、粘合剂以及制造过程享有商业秘密），法院认为该主张足够明确，从而可以对争议内容进行认定，以确定是否给予商业秘密保护。

而商业秘密的客体既可以是独立的技术，也可以是各项公知技术的组合。Amoco案6法院认为，由那些单独是公知内容的元素组成的工艺也有可能构成商业秘密，只要这些元素的组合能够满足商业秘密的构成条件。而原告必须就该组合的特殊性以及其不为同行业其他人所知悉提供证据。因此如果原告主张的商业秘密是现有知识的组合，那么原告就需要对具体的组合方式进行释明。

3. 我国《反不正当竞争法》第10条第3款规定：“本条所称的商业秘密，是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。”

4.参见我国《关于民事诉讼证据的若干规定》第4条。

5.See ELECTRO-CRAFT CORPORATION v. CONTEROLLED MOTION, INC., 332 N.W.2d 890, 897-898 (Minn. 1983).

6.See Amoco Production Co. v. Laird, 622 N.E.2d 912, 919-920 (Ind. 1993).商业秘密。

三、举证责任的转移

2. 获取该信息所付出的努力

美国统一商业秘密法中对秘密性的界定是“不为公众知悉或者容易获得”【6】。不为公众知悉或容易获得是消极事实，证明消极事实是一项困难的工作。但原告仍然至少应当提供证据说明他的技术或经营信息与公知知识不同，这些差异是原告通过时间、精力和金钱的投入获取的，只有这样才能初步说明该行业的相关公众不知悉或者不能轻易获取原告主张商业秘密的信息。

审理Amoco案的印第安纳上诉法院认为，要确定一项工艺是否容易获得，必须看通过合法手段获取该信息所需要花费的时间、精力和金钱。而证明该信息不为公众知悉的证明责任应当由主张存在商业秘密的一方（即原告）承担。

事实上，美国法院在裁判时十分注重原告证明其获取争议信息的方式的证据。例如在Computer Care案7中，原告Computer Care公司是一家提供“自动提示信”服务的企业，其在诉讼中主张被告侵犯了包括多触发器系统在内的五项个别技术和一项整体技术的商业秘密。地区法院审理后认定原告的主张成立。而审理该案的第七巡回上诉法院则认为原告没有提供任何证据证明多触发器系统不为该行业的其他企业所公知；原告也没有提供任何证据证明其在确认多触发器系统更加优越这一问题上花费了时间和金钱。因此根据伊利诺伊斯法，原告使用的多触发器系统不是受保护的商业秘密。

在VALCO CINCINNATI案8中，原告为证明其主张的技术为商业秘密，提供证据证明其在产品材质的选择上投入了时间、精力和金钱，只有在经过细致考虑、测试和实验论证，确保该材料能够达到预期的效果并且能使该部件和整个产品都能稳定运行后才会决定使用。而这样的测试通常需要经过多个产品周期，花费几年的时间才能完成。因此在没有其他证据表明原告使用的材料是行业内的公知选择的情况下，法院认为争议技术是

注 释

在原告履行完首次分配的举证责任后，举证责任即转移给被告，被告应提供证据以支持对原告主张的抗辩。由于秘密性要件包含不为相关人员普遍知悉和容易获得两个方面的内容，因此本部分就这两个方面进行展开，介绍被告可进行抗辩的切入点。

（一）已为相关公众知悉

1. 技术信息公开

技术信息公开可能有多种渠道，其中最常见的包括参考文献公开和展览、使用公开。

如果被告能够证明原告主张的信息已在各种参考文献中公开，那么争议技术就不具备秘密性。参考文献包括指导手册、教科书、专利文献等。例如在TGC案9中，手套的无缝拼接（seamless-palm）技术已经在两项专利中予以公开。而与原告主张的“五片模式（fivepiece pattern）”相似的技术也已由他人获得专利授权。因此法院认为任何在专利文献中公开的信息都是公知技术，不能成为商业秘密，故驳回了原告对该项技术的诉请。

公开展览或者使用包含商业秘密的产品或技术可能导致秘密性的丧失。但是只向部分人开放不属于公开披露，比如在K-2 SKI案10中，原告K-2公司曾经在华盛顿举行的一次会议中公开展览了承载诉争商业秘密的雪橇。但是被告的员工没有出席该会议，也没有其他雪橇制造商出席。因此法院认为该展示行为不属于公开披露。

2. 行业惯常做法

当争议信息为某一行业的通行做法时，该信息不具有秘密性。例如在WILSON案11中，食品加工行业的专家证人指出，原告主张的商业秘密实质上是干法炼制过程（dry-rendering process）。原告认为其技术不是干法炼制，因为干法炼制的目的是从动物血管的脂肪中取出残渣，从而获得提炼过的脂肪。而原告主张的工艺其

7.See Computer Care v. Service Systems Enterprise, INC. and Larry Aronson, 982 F.2d 1063, 1072 (7th Cir. 1992).

8.See VALCO CINCINNATI, INC., v. N&D MACHINING SERVICE, INC., 24 Ohio St.3d 41, 46 (1986).

9.See TGC CORRPORATION v. HTM SPORTS, B.V., 896 F. Supp. 751, 757 (E.D. Tenn. 1995).

10.See K-2 SKI CO., INC v. HEAD SKI CO., INC, 506 F.2d 471, 474 (9th Cir. 1974).

11.See WILSON CERTIFIED FOODS, INC. v. FAIRBURY FOOD PRODUCTS, INC., et al., 370 f. Supp. 1081, 1083 (D. Neb. 1974).最终产物不是脂肪。但是尽管两者的最终产物不同，其基本原理在食品加工业已经被讨论了几十年，是行业的公知技术。因而法院认为原告主张的该项工艺不能满足秘密性的要件。

如果争议信息并没在原被告双方所处的行业中被大量使用，而在相近行业中被广泛使用，该信息仍然不具备秘密性。TGC案中，原告公司首先在高尔夫手套行业中使用了无缝拼接技术，而这一技术在工作手套生产中已经被广为使用，法院因此指出首次在某一行业中使用一项技术并不表明该项技术具有秘密性。此外，针对原告主张的另一项技术秘密，在手套设计行业工作了许多年的专家证人表示，任何熟练的工人都知道如何切割材料能使得皮革延展至拇指的后部，以使手套戴起来舒适不变形，因而该技术是行业公知的，不是商业秘密，法院最终采纳的专家证人的意见。

（二）相关公众易于获得

1. 可以被直接观察

美国反不正当竞争法第三次重述中指明，公开销售或者展示的产品如果可以通过实验轻易破解其中的技术诀窍，那么该产品特征就不具有秘密性【7】。

审理TGC案的田纳西州东区联邦地方法院认为如果产品的物理特征可以被直接观察或者可以被轻易获得或复制，那么该产品特征就不是商业秘密。具体到该案事实，即使人们先前不了解原告在手套拇指部位的缝合技术，但是在看过原告产品后不需要花费任何的时间进行反向工程就知道如何制作该手套，因此这一设计环节不能构成商业秘密。

当然并非在任何场合下展示产品都可能导致技术秘密的泄露，如果产品是不容易被反向工程的，那么公开销售产品也不会导致秘密性丧失，可口可乐配方的案例就是一个很好的解释，该配方自1886年在美国亚特兰大诞生以来，已处于保密状态长达120年之久。期间许多化学家都曾为破解可口可乐的饮料配方付出了艰辛的努力，但是至今仍未有人能制造出与可口可乐同样口感的产品。

2. 易于独立研发

如果争议信息可以被行业中的其他人通过独立研发轻易取得，那么该信息不具有秘密性。例如在Jeffrey WESTON案12中，原告在开发PDR程序过程中投入了大量时间、金钱和努力，而其他人即使获取了原告的程序，通过短期课程、录像和培训手册仍无法获悉该程序的实质内容。因此法院认为他人在没有实质性投入的情况下难以获知原告的信息，故原告主张的信息具有秘密性。

四、举证责任的履行方式

原被告双方为履行举证责任，应当提供相应的证据证明各自的主张。通常包括提供信息载体和专家证人作证两种方式。

（一）提供信息载体

原告需要对所主张构成商业秘密的信息的秘密点进行阐明，还需要证明其为获取该信息进行了投入，为证明上述事实，原告可以提供产品设计图、生产说明书、产品实物、比对产品实物、实验室研发记录、电脑信息记录等证据。

在上述证据中，产品说明书是较为特殊的证据，美国俄亥俄州最高法院曾在VALCO CINCINNATI案中根据产品说明书中限定的公差判定争议信息具有秘密性。该案中，原告为证明商业秘密存在提供了产品说明书，由于原告在产品中使用了独特的部件，因此为了使产品正常运行必须将该部件的公差值限定在一个非常严格的范围，而该范围是在原告反复测试和实验后得出的，因此法院认定这些信息不为公众知悉。

诉讼中，被告的目的是举证证明争议信息已为公众所知悉或者容易获得，因此其可以提供相应的参考文献，包括专利文献、技术手册、参考书、教材等等，还可以提供对比的产品实物或说明书、设计图等材料。

（二）专家证人

为履行举证责任，原告要证明其技术方案是非公知技术或者不能被轻易获得。但由于待证事实是消极事

注 释

12.See Jeffrey WESTON v. Richard L. BUCKLEY, 677 N.E.2d 1089, 1092 (Ind. 1997).实，原告不可能穷尽所有相关书籍或者公开出版物等资料。而法官并非技术专业人士，往往难以准确判断商业秘密是否构成或者争议技术与比对技术是否相似等技术问题。因此在美国司法审判中较常使用的是专家证人证言机制，即由双方当事人各自聘请技术专家，对争议的技术问题进行解释和判断。

比如在J&K COMPUTER案13中，被告的专家证人Nicholas提供了证明争议软件是商业秘密的标准。他指出，两个程序员分别编写的应收账款软件不可能像原被告双方软件那样的相似。被告的专家证人认为尽管任何两个应收账款软件都有相似的结果和逻辑，但是每一条程序应当是不同的。原被告双方的专家证人都认为双方当事人的软件是相似的。原告的专家证人Johnson提供了证明软件抄袭的标准，同时进而又指出原告的应收账款软件是独特的，并且在任何教科书或者资料书中都无法找到。由于专家证人的证言，法院认为争议软件构成商业秘密。

五、结语

由于原告是诉讼的发起人，且原告易于取得争议信息是否具有秘密性的相关证据，所以举证责任的分配应当遵循“谁主张，谁举证”原则。原告必须对争议信息的内容以及获取争议信息过程中付出的努力进行证明。当原告证明完上述要点后，举证责任转移到被告，被告需就争议信息已为公众所知或者易于获得的事实提供证明。美国司法实践中举证责任的履行方式一般包括提供信息载体以及专家证人作证两种方式，其中专家证人的意见在难以找到有利证据的情况下具有相当强的说服力，但我国若要借鉴美国审判经验，则要加强对专家证人证言真实性的管控。通过原被告双方的举证，以及对举证过程中各自证据的质证，争议信息是否具有秘密性这一事实将变得更加清晰。

【1】江苏省高级人民法院民三庭.商业秘密知识产权案件若干问题研究【J】.法律适用，2010(2)(3):157-162.

【2】于海燕.商业秘密侵权诉讼举证问题探析【J】.法律适用，2007(8):71-74.

【3】北京市第一中级人民法院知识产权庭.知识产权审判分类案件综述【M】.北京:知识产权出版社,2008:180.

【4】蒋红莲.商业秘密法律救济制度研究——以美、德、日及TRIPS相关法律为参照【D】.上海:华东政法大学，2009.

【5】 李浩.民事证明责任研究【M】.北京:法律出版社,2003: 165.

【6】Uniform Trade Secrets Act with 1985 Amendments, Section 1(4)(i).

【7】Restatement Third, Unfair Competition, § 39(f) (1995).

注 释

13.See J&K COMPUTER SYSTEMS, INC. v. Douglas T. PARRISH, 642 P.2d 732, 735 (1982).