eBay案与美国专利救济制度的变化

郭羽佼 闫文军

摘要：eBay案是近年来美国专利制度改革中的重要案例，美国联邦最高法院通过此案重树了要件检验原则，对美国的专利救济制度做出了重大的调整。文章介绍了eBay案的案情，比较了eBay案前后美国法院在专利诉讼中适用永久禁令的不同标准，并在此基础上分析了美国提高专利诉讼中永久禁令适用标准的背景、深层原因，并对此案做出评价。

关键词：eBay案；专利救济；永久禁令；四要件检验原则；衡平法则

中图分类号：D913 文献标识码：A文章编号：1009-2374（2012）03-0019-03

一、eBay案的背景

根据世界知识产权组织(WIPO)发布《2007年专利报告》，全球专利活动在1960年之前发展缓慢，1960年之后专利制度的应用开始加速，到1980年以后进入快速发展期；自1995年以来，全球专利申请量的年均增幅为4.7%，其中2005年全球专利申请总量接近166万件，比2004年增加7%。“专利丛林”现象出现在大众面前。“专利丛林”现象和社会鼓励专利的相关政策有关，但同时也有着历史的必然性。随着科学技术发展和社会分工的不断细化，技术的创新正朝着微观的方向发展，大部分的发明创造是借鉴、利用前人的成就进而作出的改进或者创新。过去一个专利就覆盖了整个产品的现象已经被颠覆。一件产品中往往充斥着大量的分属不同专利人的专利权利，要实现一个专利产品的商业化，就需要开辟一条穿越丛林的道路。人们认为穿越专利丛林的难度导致了专利的使用不足的问题，表现为：第一，取得专利许可的交易成本加大。第二，大量的改进专利成为问题专利而得不到实施。第三，专利诉讼增多。据统计，美国在1980～1990年间，专利诉讼数量由4000多件增长到8000多件。与此同时，在专利林立的现状下还出现了“专利渔翁”的现象——有一些公司投机性地收购专利，特别是那些破产公司的专利，形成自己的“专利包”，通过起诉他人侵权以获得高昂的专利费或巨额和解赔偿，被形象的称之为“专利渔翁”。这些问题由以激励创新为目的的专利制度引起，最终成为了创新路上的障碍。面对新的环境人们开始重新审视专利制度，开始探讨专利的保护强度和创新之间的关系，在具体的案件当中，专利权利人和专利使用者之间的利益衡平成为了人们思考和关注的焦点。

二、eBay案案情

eBay其主要产品为：网上拍卖、电子商务、购物商场。MercExchange公司是一家拥有数件专利的小公司，其中包括eBay案涉及的“在线拍卖”的商业方法专利。在eBay案发生之前，两家公司曾就“在线拍卖”的技术许可进行协商，但最终谈判失败。2001年，MercExchange公司向法院起诉，指控eBay公司使用的“立刻购买”在线交易方法侵犯了它的上述商业方法专利。2003年地区法院作出判决，认定eBay公司构成了侵权，判决eBay作出3500万美元的损害赔偿，但拒绝发布永久禁令。联邦巡回上诉法院审理此案，一方面维持了地方法院对损害赔偿的判决，另一方面推翻了地方法院的判决，签发了永久禁令。eBay公司不服联邦巡回法院签发永久禁令的判决，向联邦最高法院提起诉状，并指出巡回法院一旦认定侵权即签发禁令的做法是错误的。最高法院2006年5月做出了最终判决，推翻了联邦巡回上诉法院的二审判决，将案件发回地区法院重审，要求地区法院依据传统衡平法原则中禁令的“四要件检验标准”，而不是所谓的“一般规则”来决定申请人是否能够获得永久禁令救济。

最高法院总结：拒绝或签发永久禁令应当依照地方法院的公正判断，四要件检验原则应当在专利侵权诉讼中同等的适用。最高法院指出，地方法院和联邦巡回法院都错误的适用了衡平法原则。地方法院的错误在于，在拒绝永久禁令时，没有严格的使用衡平法原则上，简单的将原告曾经与被告协商许可，和原告自身未使用该专利作为拒绝颁布禁令的理由是不合适的。而巡回上诉法院的错误在于，将禁令的颁布绝对化，专利法第283条明确规定要“依照衡平法原则”发出禁令，法院就应当按照传统的衡平法原则来权衡是否发出永久禁令。因此，最高法院撤消了巡回法院的判决，并将案件发回重审以便地方法院能根据事实判断是否签发永久禁令。最高法院的大法官肯尼迪等认为，永久禁令是一种重要的针对专利侵权的传统救济方法。但现在的环境与当初不同了，过去在大部分案件中签发永久禁令的做法已经不再合适了。商业方法专利的迅速扩张、大量的专门许可专利的实体的出现、复合发明等专利环境中出现的新问题，都应当成为目前地方法院在个案中判断是否签发永久禁令的考虑因素。

至此，eBay案的判决改变了联邦巡回法院建立的，一旦发现侵权即签发禁令的做法。人们甚至大胆地预测最高法院在eBay发生的态度转变与以往一样，预示着美国对专利制度钟摆似变化从亲专利的最高点摆向了另外一边。

三、eBay案后制度的变化

（一）eBay案件后，联邦巡回上诉法院和各地方法院均重新确立了四要素检验原则，在更多的案件中驳回了永久禁令的颁布请求。禁令与侵权认定绑定的模式得到了改变

2006年8月美国得克萨斯州地方法院宣判微软和Autodesk在一起专利诉讼案中败诉，责令两公司向原告Z4Technologies公司支付共计1.58亿美元的赔偿金，但未支持原告的禁令请求。在这个与eBay案类似的案件中，陪审团认定Z4 Technologies公司拥有的两项方法专利有效且微软操作系统侵害了这两项专利。但有效的专利以及侵权事实的存在并不能必然推定原告受到了不可弥补的损害。首先，微软没有生产产品启动系统，也没有单独销售、分销或许可第三人使用，因此与Z4之间并不构成直接的竞争关系。其次，微软使用的侵权产品仅是微软操作系统一小部分功能元件，因此购买微软的用户不可能为使用Z4的专利产品而购买微软产品，进而减损Z4的利益。同时，Z4并不能证明金钱赔偿不足以弥补自身损失，虽然专利权是一种排他权，但不意味着金钱赔偿是不适当的，只有当侵权产品影响了专利权人的商誉或独占了市场时才会发生损失无法计算的情形。衡量双方困境，若发布禁令，微软必须花费大量的时间和金钱对系统进行重新设计，使众多电脑系统的制造和零售商蒙受巨大损失。基于微软产品的普及性，禁令会导致公共利益的损害。而对于Z4，非核心的一小部分元件侵权，通过金钱赔偿足以弥补损失。

通过此案可以看出，在新的案件发生后，法院在签发禁令的问题上都会进行四要件检验原则进行分析，即在认定侵权和获得损害赔偿的基础上，要获得禁令的救济必须满足四个要件：（1）原告已经遭受了不可弥补的损害，有合法的权利请求。（2）未来侵害是逼近的，而且损害赔偿是“不充分”的。（3）被告遵守禁令所承受的困难并非不成比例地大于原告由禁令获得的收益。（何为不成比例的大于在有关专利案例中存在着判断上的不同观点，联邦上诉法院基于市场自由理论认为，虽然永久禁令给被告带来的困难大于被告所获得的收益，但这种差距实际上是给予原告的谈判成本，是无可厚非的。但在eBay案中，肯尼迪大法官提出，如果专利权人确实是在利用禁令向专利使用人敲竹杠，则不应颁布永久禁令。）（4）符合“公共利益”。原告想要获得禁令的救济就必须承担比“一般规则”下更多的证明责任。这无疑会给原告带来负担，迫使其更加慎重地对待专利诉讼，而不是将专利侵权诉讼作为对其百利无一害的进攻利器。

（二）另一方面，人们担心的导致戏剧性的爆炸性反应并没有出现

对eBay案后的研究显示，eBay案后的两年中法院在多于72%认定了侵权和有效性的案件中签发了禁令，地方法院在2008年2月至2009年10月公布的判决的研究表明，法院在提到了26个eBay案的判决中有17个案件签发了永久禁令，而仅在9个案件中拒绝了永久禁令。eBay后的三年中，地方法院在76%的案件中签发了永久禁令——与专利权人感到害怕的落差相去甚远。事实上，大多数最新的资料显示，eBay案后，这样的高签发率已经持续了五年，地方法院在75%的专利案件中签发了永久禁令。

这些数据说明，eBay案后的判例打破了之前的预言。专利权人与侵权人有直接竞争关系，基本上都得到了禁令救济。法院更倾向于签发禁令给实际实施专利的专利所有人。未实施专利的专利所有人通常得不到禁令。同时，那些实施专利或者将专利许可给有关系的公司的公司更倾向于被认为与侵权者有直接的竞争关系。此外，一些法院明确地拒绝了将许可意图作为考虑的因素，认为不能因为原告有许可专利的意愿而拒绝永久禁令。

通过以上分析，可以得到下列结论：（1）在多数案例中，地方法院仍然会签发永久禁令；（2）通常当专利权人与侵权者恰好是市场直接竞争对手情况下法院会签发永久禁令；（3）通常如果专利权人并没有实际实施专利的商业行为，法院会拒绝签发永久禁令；（4）其它因素，例如故意侵权、侵权专利只是一项复杂发明的组成部分、专利权人有进行专利许可的意愿以及未来侵权的可能性并不能明显地预示专利侵权是否会导致颁发永久禁令。

四、eBay的历史意义

最高院对eBay案的判决对美国专利侵权救济具有重要的意义。此案的判决否定了联邦巡回上诉法院长期坚持的颁布永久禁令“一般规则”化的做法，恢复了传统的衡平法原则在专利侵权案件永久禁令颁布中的适用，成为了美国专利制度发展史上的转折点。

首先，这样的变化也是技术发展所要求的人们对权利人与技术使用者以及消费者之间的利益衡平的结果。在过去，一个专利或少数几个专利就覆盖一个产品的状态下，法院倾向于保护专利权利人的利益，一旦认定侵权就颁布永久禁令，有利于专利权人权利的确认，迫使人们重视专利的价值。但如今，在某些一个产品上就聚集了相当多的专利的领域，专利的使用者常常无法像过去一样绕开许多他人享有专利权利的技术，其技术商业化的难度已经是过去的倍数，在这种情况下，法院一旦颁布禁令，其产品商业化的成本将会成倍的增长，从而达到不合理的程度。在专利密集的领域，专利的高强度保护，实际上加剧了专利技术商业化的困难，一定程度上加剧了专利利用不足、资源浪费的现象。eBay案后法院利用自由裁量权拒绝签发禁令，就相当于将过去权利人通过诉讼所获得的谈判成本减去了，使美国专利侵权救济重回理性的限制状态。

其次，重新确立四要件检验原则，限制永久禁令的颁布打击了“专利渔翁”，确保良性的专利竞争。在eBay案之前，“专利渔翁”现象愈演愈烈，对于“专利渔翁公司”来说，永久禁令是一种提高其在授权许可谈判时议价的工具。在面对侵权诉讼时，“专利渔翁”作为原告其诉讼成本与财务风险更小，其最坏的情况是损失律师费和失去专利权，而最好的情况则可获得大量的损害赔偿，而相比之下，永久禁令会迫使被告公司的产品退出市场。为了避免这样的结果，被告公司通常不得不接受高额的专利许可费用。学者们认为正是专利侵权诉讼中的禁令制度本身的一些缺陷导致了制度规则的误用或滥用，成为了危害专利制度促进竞争和创新宗旨的合法工具。而通过eBay案重塑四要件检验原则，修正了已有制度的弊端，通过增加颁布禁令制度的灵活性，减少了专利渔翁通过专利诉讼来敲竹杠的机会。

第三，美国法院对地方法院颁布禁令的自由裁量权的调整是有限度和谨慎的。调整后的地方法院的自由裁量权仅仅是恢复到了与其他侵权案件中同等的签发禁令的裁量权。这样的调整范围既能起到修正过度强化保护、抑制专利“专利渔翁”现象的作用，又能保证制度不会重新偏向新的一面，即过度保护专利使用者的利益。对于专利制度的长远发展和刺激创新都有着重要的意义。

五、结语

永久禁令是专利侵权的一种程序救济方式，对拒绝永久禁令的研究有利于加深我们对美国专利制度的发展方向的认识。我国有着和美国不同的国情，在专利制度上我们有了相对完整的制度，但在制度的使用效率上有着很大的差距。美国拒绝禁令的情形的分类分析，以及这种对侵权救济进行限制的制度变化对我国都有着重要的借鉴意义。法院对eBay案的判决正是美国对美国专利救济制度的一次重要的调整行为，研究eBay案是研究近年来美国专利制度改革的最好的出发点。要完全研究专利侵权的救济，还应该结合损害赔偿等方面进行分析，并对研究拒绝禁令造成的结果进行研究，最终总结出这种制度的作用和效果。

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作者简介：郭羽佼（1987-），女，四川人，中国科学院研究生院人文学院硕士研究生，研究方向：民商法、知识产权法；闫文军（1967-），男，中国科学院研究生院副教授，博士。

（责任编辑：周加转）