美国网络服务商商标协助侵权责任的认定——基于Tiffany公司诉eBay公司案的分析

杨建锋

(上海海洋大学经济管理学院，上海 201306)

美国网络服务商商标协助侵权责任的认定
——基于Tiffany公司诉eBay公司案的分析

杨建锋

(上海海洋大学经济管理学院，上海 201306)

Tiffany公司诉eBay公司案中，美国法院判定网络服务商应当承担商标协助侵权责任的基础是其具有合理的获知能力，即已知或应知具体的第三人的侵权行为，而不仅仅是总体获知侵权行为的存在。如果已知或应知第三人的侵权行为而继续为其提供服务则应承担侵权责任，反之则无需承担侵权责任;但如果对第三人的侵权行为有意视而不见，则仍应承担侵权责任。本案判决对美国的网络交易发展产生重要影响。目前我国对于网络服务商的侵权责任认定存在分歧，本案的判决对我国有一定的借鉴意义。

网络服务商;商标;协助侵权责任

美国法院审理利用互联网侵犯商标权案件所要处理的一个重要问题就是，除了利用网站平台出售仿冒他人商标商品者应承担商标侵权责任之外，提供网站销售平台服务的运营商是否也应该以及如何承担商标侵权责任。美国法院认为，两者的责任性质并不相同，前者应承担直接侵权责任(direct infringement)，后者如果承担责任则应以间接侵权责任(secondary infringement)认定。间接商标侵权责任的实质是由直接商标侵权人之外的主体承担连带责任。在AT＆T诉Winback案①42 F.3d 1421，1433－34(3d Cir.1994)。中联邦第三巡回法院指出作为商标成文法的兰哈姆法包含了间接侵权责任，它源于普通法中的不公平竞争侵权与侵权成文法［1］。间接商标侵权责任又分为两类:一类是协助侵权责任(contributory Infringement)，适用于引诱他人侵权或者有意为他人提供侵权条件的行为;另一种是代理侵权责任(vicarious infringement)，适用于被告从侵权行为中获利，特别是在其有能力控制直接侵权行为的情况下。②Procter＆Gamble Co.v.Haugen，317 F.3d 1121(10th Cir.2003)。美国不公平竞争法重述(第三次)中规定，如果实施人故意诱使第三方实施侵权行为，或者行为人未采取合理预防措施阻止可预见的第三人的侵权行为，适用协助侵权责任。③Restatement(Third)of Unfair Competition§26。涉及网络销售平台服务商责任的案件一般只涉及认定其是否应承担协助侵权责任。2010年4月联邦第二巡回上诉法院判决的Tiffany公司诉eBay公司案④TIFFANY(NJ)INC.v.eBAY INC.600 F.3d 93(2010)。是美国近几年来处理的网络商标侵权案中最具影响力的案件之一。本案审理法院对网络平台服务商承担协助商标侵权责任的认定基础与范围作出了较为全面的论证。鉴于近年来我国互联网类似的商标侵权案件多有发生，网站销售平台服务商的责任问题受到广泛关注，本文通过对该案的分析，希望能为我国更全面地思考这一问题提供一定的借鉴思路。

一、Tiffany公司诉eBay公司案情简介

本案原告Tiffany公司是美国著名的珠宝商，其生产销售的珠宝饰品所使用的Tiffany商标已经获得注册并具有很高的知名度。被告eBay公司是美国著名的网络商业公司，也是革新网络销售方式的主要开拓者之一。早在2004年原告就提起诉讼，指控被告允许他人在其在线拍卖网站上销售大量假冒Tiffany商标的银饰品。原告要求被告承担直接与间接商标侵权责任、不公平竞争、发布虚假广告以及商标淡化责任。就直接与间接商标侵权责任的指控，原告认为在被告网站上发布虚假信息并出售假冒Tiffany商标的卖家须承担商标直接侵权责任，而被告已被告知此类侵权问题的存在，因此有义务对侵权行为进行调查并加以控制，特别是对卖家发布五项以上使用Tiffany商标的出售列表信息预先就应拒绝并同时告知原告，一旦认定卖家进行此类侵权行为，应当立即中止卖家的行为。被告回应认为，应由原告而非被告负责监控网站销售假冒商标商品的行为，如发现侵权行为应由原告告知被告。被告主张事实上一旦被告获知有卖家发布存在潜在侵权可能的列表信息，被告会立即予以删除。本案原被告实际上都支持应制止利用网络销售平台实施商标侵权行为，双方争议的核心问题是应当由谁承担维护商标权的责任。美国纽约南部地区(以下简称地区法院)在一审审理中认定被告不承担商标直接与间接侵权责任。①Tiffany(NJ)Inc.v.eBay，Inc.，576 F.Supp.2d 463(S.D.N.Y.2008)。在上诉审中，美国第二巡回上诉法院(以下简称上诉法院)又做了进一步的分析，最终支持了地区法院的认定。

二、排除适用商标直接侵权责任的理由

原告首先指控被告应当承担直接商标侵权责任，基本依据是美国兰哈姆法第32条(1)，即注册商标的所有者可以起诉未获其许可而使用其商标的人。②Section 32(1)of the Lanham Act，15 U.S.C.§1114(1)。原告认为被告在三种情况下构成直接侵权:一是在其网站上使用了Tiffany商标名称，宣传可以拍卖出售Tiffany品牌的银饰品;二是被告在google与yahoo等搜索网站上购买了赞助链接，用于发布被告交易平台上包含Tiffany商标的各类商品交易信息;三是将被告的行为类比为商店雇员销售侵权商品，因而应同商店共同承担侵权责任。被告主张其行为是“说明性的合理使用作为”(Nominative fair use)，认为其有权告知买家网络交易平台上交易商品的信息，本身并没有直接将侵权物品销售给买家，因此不应承担连带的直接侵权责任。

地区法院指出，美国法院将商标直接侵权责任认定归纳为两步法测试，第一步测试是原告的商标是否有效并得到保护，第二步是被告使用商标的行为是否会引起对商品来源的混淆。③Savin，391 F.3d at 456(describing a two prong test for trademark infringement);Virgin Enters v.Nawab，335 F.3d 141，146(2d Cir.2003)。本案中双方对第一步要求并无争议。针对第二步测试，地区法院认为根据商标法规定，商标所有者不能阻止他人对其商标采取描述性的使用，只要这种使用不会造成消费者发生混淆而导致认为其与商标所有者存在特殊关系。地区法院认为本案中被告的行为属于说明性的合理使用，理由在于:首先，被告已经证明借助使用Tiffany商标是为了对涉及交易带有原告商标的银饰品作出准确的描述和辨别;其次，被告使用原告Tiffany商标的目的也仅仅限定在为辨别商品而作出的必要使用，除此并无其他的使用;再次，被告证明它使用Tiffany商标并没有暗示它同作为商标持有人的原告具有特殊的紧密关系，如赞助或授权销售关系等，不会造成对商品来源的混淆，不应承担商标直接侵权责任。因此，法院否定了原告对被告行为构成商标直接侵权的指控。

三、商标协助侵权责任的认定基础: Inwood测试法

美国最早讨论商标协助侵权责任的案件是1982年最高法院审理的Inwood Laboratories诉Ives Laboratories stated(简称Inwood案)。④456 U.S.844，853－854(1982)。该案中最高法院提出一个观点:如果制造商或分销商有意诱导第三人侵犯商标权，或者已知或应知第三人正利用其提供的产品侵犯他人商标权，而继续向其提供产品，该制造商或分销商应当对该第三人侵犯商标权的行为承担连带责任。这一观点后来被称之为Inwood测试法，其目的是扩大商标侵权责任承担者的范围，使其不仅局限于侵权使用商标者。根据该法，如果制造商不控制他人利用其制造的商品所进行的侵权行为，则也应承担责任。Inwood测试法具有重要影响，成为此后多起商标协助侵权责任认定的基本依据。①Cartier Int’l B.V.v.Liu，No.02 Civ.7926(TPG)，2003 WL 1900852，at*3(S.D.N.Y.Apr.17.(2003);Grant Airmass Corp.v.Gaymar Indus.，Inc.，645 F.Supp.1507，1511(S.D.N.Y.1986);Power Test Petroleum Distribs.v.Manhattan＆Queens Fuel Corp.，556 F.Supp.392，395(S.D.N.Y.1982)。

本案审理中，地区法院指出尽管Inwood案针对的是产品制造商，但也可以适用于本案中的服务提供商。法院需要认定作为网络销售平台服务商的被告，对他人利用其网站销售假货是否应承担协助侵权责任。按照Inwood测试法应区分两种侵权情况:一是服务商有意诱使第三人进行商标侵权行为;二是已知或应知第三人行为构成商标侵权，服务商仍向其提供服务。由于原告并未指控被告存在第一种侵权情况，地区法院仅就第二种情况进行了分析。

(一)已知或应知后立即停止提供服务

原告提出被告作为网络拍卖平台服务商，在已知或应知其网站被他人用于销售侵犯原告商标权商品的情况下仍继续提供服务，应承担协助侵权责任。地区法院认为，原告曾向被告发函告知其发布的某些交易列表信息中包含假货，被告在一旦获知受到投诉的列表信息不能确保真实的情况下，能够立即停止继续发布并迅速删除，同时会对卖家与买家都做出警告，终止收取刊发列表信息的费用，使得买家无法直接再购买受到质疑的商品。因此，地区法院认定被告能够及时终止发布虚假广告信息，因而不应再承担协助侵权责任。上诉法院支持了地区法院的认定。

(二)对已知或应知卖家商标侵权行为的认定

本案中最为关键的问题是被告对卖家商标侵权行为获知程度与承担协助侵权责任的关系。被告已知或应知有买家在其网站上遍布着假冒Tiffany商标的商品，一方面是因为被告能够运用网络交易平台软件准确地获知最终用户是否遭受侵权行为，另一方面，被告连续多年填写的购买计划书表明承认其网站所发布的交易信息中的商品包含一些假货，被告曾也收到过成千上万份买家的投诉信，被告知道有买家在其网站购买了仿冒Tiffany商标的假货。原告认为这些证据表明被告已经知道其交易网站上遍布销售Tiffany冒牌货的行为，但仍然为销售假货的卖家提供服务，因此应承担协助侵权责任。地区法院指出，原告的控告是让被告仅仅因为存在侵权行为的事实(infringement in air)就承担协助侵权责任。认定的关键应当是被告对其网站上存在商标侵权事实的总体获知(general knowledge)是否充分满足Inwood测试法中对“已知或应知的”的获知认定标准。地区法院认为结论是否定的，因为Inwood测试法表述的是要求产品制造商在已知或应知第三人进行商标侵权行为，而继续向其提供产品，此种获知不是总体获知，而应是具体获知。本案中被告没有能力充分掌握所删除列表信息之外其他列表信息中的商标侵权行为，而被告只有在能够获知具体侵权行为以及侵权人的情况下仍继续提供服务，才应当承担协助商标侵权责任。对此原告应提供更多的证据加以证明，但是原告并未实现举证。

上诉审中，原告提出地区法院认定的依据并无法律明确规定，因而是错误的。上诉法院认为原告提出问题的核心应该是，如果将所有的信息加以集中，是否能够让被告注意到存在的具体商标侵权行为。如果可以这样，而被告又没有去做，则应当承担商标协助侵权责任。上诉法院指出如果协助商标侵权责任得以成立，则网络服务商已知或应知的不应仅限于其提供的拍卖平台会被用于销售侵权商品，还需要获知发布的特定列表信息会包含侵权商品。上诉法院认为原告对Inwood测试法的解释过于宽泛，是将协助侵权行为的成立条件界定为认定被告已知或应知其服务会被第三人进一步用于侵权行为，即只需证明被告对侵权证据(无论是直接还是非直接证据)是总体获知，而无需具体获知。

上诉法院为说明原告所做解释的错误，进一步分析了Inwood案，指出最高法院将已知或应知作为认定协助商标侵权责任测试的要件之一时，明确拒绝仅以该要件作为认定侵权的全部要件。此外上诉法院还引证了著名的Sony版权案②Sony Corp.of America v.16 Universal City Studios，Inc.，464 U.S.417(1984)。中最高法院曾提出的观点，即“如果被告所制造和销售的装备既可以用于侵权用途，也可以用于根本不构成侵权的其他用途，则需要对其应具有的知悉程度进行衡量。”上诉法院认为这一解释也能够支持地区法院的认定而不是原告的观点。上诉法院还指出，Sony案中最高法院也曾根据Inwood案的讨论，认为Sony公司并没有故意引诱其客户侵权使用原告版权作品，它也并未向它所知的特定个人提供产品让其实施侵犯原告版权的行为。因此如果将Inwood案的测试法适用于Sony版权案，Sony公司也许应该已知某些人购买其产品后会用于侵犯他人版权的行为，但这一事实并不能作为构成协助侵权的充分要件。这也说明原告所作解释过于宽泛。

此外，上诉法院还指出，原告发给被告的建议函与“购买计划书”本身并不能确认具体的可能会销售仿冒Tiffany商标银饰品的卖家。尽管被告所使用的软件系统(NOCs)以及买家的投诉函可以让被告能够获知具体的销售冒牌货的卖家，但是被告随后已立即删除此类卖家的列表信息，并中止了为继续销售假货的卖家提供网络服务。由于原告不能证明被告在已知或应知具体销售仿冒Tiffany商标商品的卖家后继续为其提供服务。上诉法院支持了地区法院的观点，认定被告并不承担协助商标侵权责任。

(三)故意视而不见的责任(Willful Blindness)

在对被告获知程度认定的问题上，原告还提出如果只有被告在被告知出现具体侵权列表信息的情况下才承担责任，被告就不会有动力主动清除网站上的此类列表信息。原告认为这等于要求原告以及与之有类似情况的销售商必须得无时无刻地监视被告的网站，这是众多商标所有者根本无法做到的。

对此观点，上诉法院首先指出法院本身无法对现有法律作出修改，以对各方的利益做出更好的平衡。但是上诉法院认为市场的私权力量能够为被告以及类似的企业提供有力的激励，最大限度地减少其网站被用来销售冒牌货的行为。被告在众多买家投诉买到假冒Tiffany商标的商品后，由于担心这会导致网站用户的减少，必然会对侵权信息加以清除，事实上被告为此已经花费了上千万美元。上诉法院与地区法院都认为，如果被告有合理理由怀疑在其网站上某列表信息涉及了侵犯Tiffany商标权的情况，但对此却有意视而不见，不对侵权行为进行确认，这足以满足Inwood测试法中“已知或应知”的获知要件，①Hard Rock Café，955 F.2d at 1149。服务商因此应承担协助商标侵权责任，这种责任也被称为故意视而不见的责任。由于本案被告只是在总体上获知网站存在Tiffany冒牌货的列表信息与销售行为，这种获知根据Inwood测试法不足以使其承担责任，不构成有意视而不见的责任。即使原告已向被告发出通知告知存在侵权问题，仍需要判断该通知是否足以让被告获知具体的侵权行为。

四、对本案的评论及对我国的借鉴意义

(一)对本案的评论

本案是美国互联网经济发展过程中出现的一起具有重要影响的案件，案件审理过程与判决结果都受到了普遍关注。从法律层面上，原告诉求的实质是试图改变美国商标协助侵权责任的现有法律认定规则。通过本案的审理，法院将Inwood测试法所确立的协助侵权认定标准适用范围由传统的产品制造扩展至网络服务领域，较为明确地界定了网络服务商的法律责任承担要件。本判决表明，网络服务商对第三人商标侵权行为的获知程度对其是否应承担协助侵权责任至关重要。法院的基本观点是:对网络服务商对他人侵权行为的获知能力的要求应当是合理的，即应当是已知或应知具体的第三人利用网站实施的商标侵权行为，且如能随后立即终止提供服务则无需承担协助侵权责任，因此网络服务商本身不承担搜寻第三人侵权证据的积极义务。但是网络服务商如果对第三人的侵权行为有意视而不见，则仍应承担侵权责任。可以认为，法院是将网络服务商承担协助侵权责任的关键要件限定在对侵权行为的合理获知能力。但是法院也坦承现行法律没有对网络服务商与商标权人的监管责任作出理想的平衡，也没有对网络服务商有意视而不见的责任作出更为具体的阐述，因而网络服务商承担商标协助侵权责任仍需进一步厘清界限，可以预想今后会继续出现一些新的争端案件。

从现实层面来看，本案的判决结果体现了美国司法界对网络服务商的支持态度，业界认为此案判决对于促进网络经济发展具有重要意义。“如果是原告胜诉，网络经济将陷于停滞”［2］，“如果中介机构必须承担起维持商标权利保护的负担，许多互联网服务供应商将采取简单的方法并删除任何张贴信息，即使这些信息远非可疑。这样的结果将沉重地打击在线交易的发展”［3］。因此，这一结果受到了网络服务提供商、交易客户以及消费者的欢迎。但是另一方面，本案也凸显了商标权利人在未来网络经济发展中仍将面临巨大的维权压力，判决结果意味着只有能认定被告主观上有鼓励他人侵权的恶意才导致其承担协助侵权责任，原告需要对此承担举证责任。这对众多持有知名商标的销售商而言，意味着将独自承担积极搜寻网络商标侵权证据的监督责任与沉重成本，这将难以有效遏制不断增多的网络商标侵权现象。

从国际层面看，美国法院审理本案的前后，欧洲一些法院作出了相反的判决结果。法国法院曾下令eBay公司向LVHM公司支付6 100万美元，用以赔偿其网站上销售 LV冒牌货所造成的损失［4］。德国上诉法庭裁定eBay必须采取必要措施，防范假劳力士手表在其网站上出售［5］。可见，无论是法国和德国法院采取的立场都认为eBay有积极义务防止他人在其网站上销售假冒商品，这与美国法院的判决完全相反。这种不同国家判决结果的冲突也将成为网络经济全球化扩展过程所要面临的问题［6］。

(二)对我国的借鉴意义

近年来网络商标侵权行为在我国也大量出现，以淘宝为代表的网络交易平台服务商不断成为众多商标侵权诉讼案件的被告。综观我国法院对多起淘宝商标侵权案的判决，可以看到2011年4月前各地法院都基本认定淘宝已尽合理义务，不应承担协助侵权责任。①此类典型案件判决可参见波马公司诉淘宝网等网络商店商标侵权案。但在2011年4月上海审结的淘宝侵权二审案中，法院首次作出了要求淘宝承担侵权责任的判决。②即上海市第一中级人民法院审理的衣念(上海)时装贸易有限公司与袁惠文、浙江淘宝网络有限公司侵犯商标专用权纠纷一案。这表明我国法院对网络服务商承担商标协助侵权责任的认识出现了分歧。

就前期判定淘宝不承担商标协助侵权责任的司法判决来看，法院认定结论与美国的法院判决具有高度的一致性。从审判依据看，我国法院主要引用了《商标法》第52条第二款，《商标法实施条例》第50条第(二)项，《民法通则》第130条以及《互联网信息服务管理办法》第15、16条等有关法律规定。我国法院认为，网络服务商应当承担协助侵权责任的基础在于违反上述这些法律规定所设定的义务，包括事前审查义务和事后补救义务，同时也明确支持网络服务商应当承担的是合理义务。事前审查义务方面，法院认定要求网络服务商审查网络商店的身份、制定售假制裁规则并在显著的地方予以公布是合理的。事后补救义务方面，法院支持网络服务商在商标权利人或第三人提出网络商店售假并证实后应承担积极删除相关信息的义务。在侵权行为的获知能力方面，法院支持只有商标权人指出网络商店的侵权事实，并提交相应的证据证实，网络服务商才有义务删除相关的信息，不要求网络服务商审查网络商店所售商品商标的合法性。最新判定淘宝应承担商标侵权责任的判决所提出的理由是，“淘宝网仍存在大量被投诉侵权的商品信息，淘宝公司对相关商品信息仅通过删除链接的方式予以处理，未能有效防止侵权，其在主观上具有过错，在客观上放任了侵权行为的重复发生，应承担共同侵权责任”。可以看出，较之以前，法院要求淘宝承担了更为严格的网络商标侵权监管责任，包括积极搜寻侵权证据与制止侵权行为的义务。

值得思考的是，尽管我国法院审理淘宝商标侵权案所依据的法律并无显著差别，但是却得出了不同的认定结论。主要的法律原因在于不同法院对商标协助侵权责任的认识存在不同。《商标法》第50条第二款是法院判决淘宝公司是否应承担商标协助侵权责任的基本依据。该款规定“故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的，侵犯注册商标专用权”。此款包含的责任性质属于商标协助侵权。但是，依据这一条款认定网络商标协助侵权责任还存在一些问题。首先，此款列举了具体的协助商标侵权行为“仓储、运输、邮寄、隐匿”，提供网络平台销售服务是否属于这些具体行为，还需要对法律作出广义解释。其次，该款对构成协助侵权的要件规定过于简要。“故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供……便利条件的”这一表述中“故意”与“提供便利条件”缺少更为具体的界定。作为上位法的《民法通则》对协助侵权构成要件也没有更为具体的表述。新近出台的《侵权责任法》第36条规定了专门针对网络服务提供者的侵权责任，明确了网络服务商应承担事前审查义务和事后补救义务。但是对于网络服务商对网络用户的侵权行为是具体获知还是一般性的了解，并没有做出更为明确的规定，这也容易导致此种情况下对网络服务商的责任界定的不同理解，由此产生不同判决结果在所难免。相比之下，美国司法审判使用Inwood测试法，将协助侵权责任区分为故意诱使第三方实施侵权行为以及未采取合理预防措施阻止可预见的第三人的侵权行为两种情况。在本文所分析的Tiffany公司诉eBay公司案中，又具体地将网络服务商的责任限定在合理的获知能力界限内，即必须是对具体的第三人侵权行为已知或应知，如继续提供服务则构成侵权责任，反之则无需承担责任。如果已知或应知的仅仅是侵权行为的存在，而无法获知具体的侵权行为和侵权人，则不满足认定“已知或应知”的内在法律要求;但是对第三人的侵权行为有意视而不见，应认为构成应承担侵权责任的“已知与应知”，这种法理认定能够进一步明确网络服务商的协助侵权责任。美国法院对于 Tiffany公司诉eBay公司案的判决对我国的今后立法完善与司法判决的统一或许有一定的参考意义。

［1］Ginsburg Jane C.Trademark and Unfair Competition Law:Cases and Materials［M］.10 edition.［S.l.］: Foundation Press，2010.

［2］Auction Websites Hang in Legal Limbo By David Kravets，Wired News［EB/OL］.［2011－06－15］.http://www.eff.org/press/mentions/2008/12/4－0.

［3］Jewelry Company Quest to Expand Trademark Law Could Quash Internet Commerce［EB/OL］.［2011－06－15］.http://www.eff.org/press/archives/2008/12/03.

［4］Court sides with LVMH over eBay［EB/OL］.［2011－06－15］.http://www.nytimes.com/2008/06/30/technology/30iht-lvmh.4.14109529.html.

［5］eBay Sued for Bogus Rolex Auctions［EB/OL］.［2011－06－15］.http://www.ecommercetimes.com/story/9770.html.

［6］杨建锋.商标注册国际协调制度构建之法理探析［J］.重庆理工大学学报:社会科学，2010(7):18－19.

Abstract:In the case of Tiffany company prosecuting eBay company，The base，in which the court of US judges that the network service provider should undertakes the trademark assisting tortuous liability，has reasonable learning ability，namely it knew or knew more about the infringing act of the third side in detail，and not only there is the infringing act learned in general.If it knew or knew about and continued to provide the service for provider then it should undertake the tortuous liability.Otherwise it is unnecessary to undertake the tortuous liability.But it has a mind to turn a blind eye for the infringing act of the third side then it should still undertake the tortuous liability.The judging of case results in important effects for network trade development of US.At present，there is the difference between tortious liability undertaking in network service provider of our country.This adjudicate has a certain mirror significance for our country.

Key words:network service provider;trademark;assisting tortious liability;known or knew about

Assertion of Trademark Assisting Tortious Liability for Network Service Provider in America——A case analysis based on Tiffany company prosecuting eBay company

YANG Jian-feng
(School of Economics and Management，Shanghai Ocean University，Shanghai 201306，China)

D996.1

A

1674－8425(2011)12－0017－06

2011－10－25

上海市教育委员会科研创新项目09YZ283阶段性成果之一，并得到上海海洋大学人文社科项目、博士科研启动基金以及上海市教委重点学科食品经济管理(J50703)资助支持。

杨建锋(1977—)，男，山东济南人，法学博士，副教授，研究方向:国际贸易法与知识产权法。

(责任编辑 王烈琦)