专利宣告无效后被诉侵权人权益的维护

路剑锋/文

专利宣告无效后被诉侵权人权益的维护

路剑锋/文

结合最高人民法院的一些实际判例，根据人民法院认定侵权的生效判决日与专利复审委员会宣告专利权无效的无效决定的作出日之间不同的先后关系，分析探讨被法院判决认定侵权的被诉侵权人在何种情况下可以向执行法院申请中止执行、终结执行或向最高人民法院申请再审，最大限度地维护自身的正当权益。

专利无效 无效决定 生效判决 追溯力 中止执行 终结执行

《专利法》第47条规定：宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。1.2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》。

实践当中，当专利权人主张其权利，向人民法院提起专利侵权诉讼后，一旦该专利侵权诉讼启动，被诉侵权人出于自我保护的目的，通常也会针对涉案专利向专利复审委员会提起专利无效宣告请求，专利无效宣告请求被受理后，被诉侵权人通常会请求受理专利侵权纠纷的法院中止诉讼。但在很多情况下，人民法院并不中止诉讼。此时，就有可能产生人民法院判决被诉侵权人侵权成立，而专利复审委员会却宣告涉案专利权无效的情况。涉案专利被宣告无效，专利权人主张其权利的基础就不存在了，但实践当中，时常会有专利权人一方面利用行政诉讼拖延专利无效决定效力最终确定的时间，另一方面抓紧向执行法院申请强制执行。而根据《专利法》第47条第2款的规定，无效决定对专利权无效前已执行的判决不具有追溯力，从而使得被诉侵权人的权益受到损害。针对上述情况，被诉侵权人如何处理能够最大限度地维护自身的权益，人民法院如何处理能够兼顾诉讼效率和公平，值得探讨。下面结合最高人民法院的一些实际判例，根据人民法院认定侵权的生效判决日与专利复审委员会宣告专利权无效的无效决定作出日之间不同的先后关系进行分析探讨。

一、专利权无效决定的作出早于生效判决

（一）无效决定的效力已最终确定

如果宣告专利权全部无效的无效决定的效力已最终确定——即当事人自收到该决定之日起三个月期满未向人民法院起诉或该无效决定被生效的行政判决维持，因涉案专利已经被专利复审委员会的无效宣告请求审查决定书宣告全部无效，且该无效决定的效力已经最终确定，依照《专利法》第47条第1款之规定，涉案专利的专利权应视为自始即不存在，此时，被诉侵权人应据此请求审理专利侵权纠纷的人民法院驳回专利权人的诉讼请求。

（二）无效决定的效力尚未最终确定

如果宣告专利权全部无效的无效决定的效力尚未最终确定——即尚在起诉、上诉期内或当事人针对该无效决定提起的行政诉讼尚未审理完毕，此时，除非通过技术对比、现有技术抗辩等其他事由能够作出被控侵权物不构成专利侵权的认定，一般应当中止专利侵权案件的审理，待无效决定效力最终确定后继续审理。

万虹公司诉平治公司等侵犯其专利权一案2.最高人民法院（2009）民申字第1573号民事裁定书。为符合此种情形的典型案例，该案的基本案情如下：万虹公司于2008年10月25日以平治公司、新诺亚舟公司、创新诺亚舟公司为被告提起侵犯专利权诉讼。广东省深圳市中级人民法院于2009年2月25日作出一审判决，判决三被告承担侵权责任。三被告不服提出上诉。广东省高级人民法院二审查明，专利复审委员会于2009年6月24日作出第13590号无效宣告请求审查决定书，宣告涉案专利权全部无效。万虹公司以专利权人已针对上述决定提起行政诉讼为由向二审法院申请中止审理。广东省高级人民法院以涉案专利已被宣告全部无效为由，判决撤销一审判决，并驳回万虹公司的全部诉讼请求。万虹公司不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院查明，北京市第一中级人民法院于2009年7月2日受理专利权人针对第13590号无效宣告请求审查决定提起的行政诉讼，且北京市第一中级人民法院尚未审结上述行政案件。最高人民法院于2009年12月8日作出裁定，指令广东省高级人民法院再审。

最高人民法院在裁定中认为，对于专利复审委员会作出宣告专利权无效的决定，如果当事人自收到该无效决定之日起三个月期满仍未向人民法院起诉或该决定被生效的行政裁判维持后效力才最终确定。本案中，涉案专利虽然被专利复审委员会第13590号无效宣告请求审查决定宣告全部无效，但专利权人已经针对该决定在法定期限内提起行政诉讼，北京市第一中级人民法院对此已经立案受理，该决定的效力尚未最终确定。在此情况下，再审申请人向二审法院申请中止审理，二审法院以涉案专利已经被第13590号无效宣告请求审查决定宣告全部无效为由直接判决驳回申请再审人的全部诉讼请求，属于适用法律错误。

笔者认为，针对此种情形，最高人民法院从公平和对生效判决稳定性的角度出发，指令广东高院再审，认为广东高院应当中止诉讼，待无效决定的效力最终确定后继续审理，此种做法有其合理性。但实践当中，对于专利权人申请法院作出了财产保全、证据保全、诉前停止侵权等裁定，而上述裁定可能严重干扰正常生产秩序的情况下，鉴于专利复审委员会作出的无效决定的稳定性、权威性较高和行政机关行政决定的公定力原则，广东省高院的做法也不失为兼顾公平与效率的较佳选择。而且，即使上述无效决定最终被撤销，专利权人也可以据此申请再审，获得救济，对专利权人最终的实体权利影响不大。

二、专利权无效决定的作出晚于生效判决

（一）无效决定的效力已最终确定

如果宣告专利权全部无效的无效决定的效力已最终确定，而且生效判决尚未执行完毕，此时，被判决承担侵权责任的被诉侵权人有两种处理方式：

1．如生效判决已进入执行程序，被诉侵权人（被执行人）可以以 《民事诉讼法》第233条第（六）项 “人民法院认为应当终结执行的其他情形”为依据向执行法院申请终结执行。

2008年4月，天津市高级人民法院对一专利侵权案件作出终审判决，认定被告侵权成立。2008年6月，专利复审委员会宣告该专利无效。2008年9月，专利权人申请强制执行，被告以专利权被宣告无效为由提出异议。专利权人以《专利法》第47条第2款为由，坚持认为法院应当强制执行。2008年12月，北京市第一中级人民法院维持专利复审委员会决定，无效决定效力最终确定。2009年，该法院就以上案件向最高人民法院请示，最高人民法院答复（以下称“最高人民法院对天津市高级人民法院的答复”）3.最高人民法院（2009）民三他字第13号答复。指出：当事人以发生法律效力的宣告专利权全部无效的决定为依据，申请终结执行专利权无效前人民法院作出但尚未执行或者尚未执行完毕的专利侵权的判决，人民法院经审查属实的，应当裁定终结执行。

2．被诉侵权人可以向最高人民法院申请再审，获得完整的救济。

马学军诉深圳市智聪科技发展有限公司侵犯其专利权一案4.最高人民法院（2009）民申字第1448号民事裁定书。为符合此种情形的典型案例，该案的基本案情如下：2008年10月24日广东省高级人民法院作出终审判决5.广东省高级人民法院（2008）粤高法民三终字第35号民事判决书。，认定被告侵权成立。2009年4月23日专利复审委员会作出第13229号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利全部无效。对此，当事人均未在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起诉讼。本案二审判决认定的5万元赔偿款尚未支付给专利权人，且被诉侵权人已经向执行法院提出异议。2009年9月，被诉侵权人向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2009年10月29日做出裁定，指令广东省高级人民法院再审。

最高人民法院在裁定中认为，涉案专利权已经被专利复审委员会的13229号无效决定宣告全部无效，该无效决定的效力已最终确定，且第13229号无效决定作出前二审判决尚未执行，根据《专利法》第47条的规定，宣告专利权无效的决定对于本案原审民事判决具有追溯力。

上述两种处理方式，对于被诉侵权人而言，申请终结执行效率较高。当被诉侵权人主要考虑经济方面的因素时 （即只需达到不用赔偿的目的），申请终结执行是首选方案，但由于申请终结执行只能达到终结执行的效果，如果被执行人除了经济方面的因素外，对声誉等因素也较为看重，则通过申请终结执行不能达到其目的。被诉侵权人如想获得完整的救济（包括认定不侵权），则仍需向最高人民法院申请再审，而申请再审程序及指令再审后下级法院的再审程序耗时较长，此时，被诉侵权人可以通过一面申请终结执行一面申请再审来解决耗时长的问题。

（二）无效决定的效力尚未最终确定

如果宣告专利权全部无效的无效决定的效力尚未最终确定，而且生效判决尚未执行完毕，此时，被判决承担侵权责任的被诉侵权人也有两种处理方式：

1．如生效判决已进入执行程序，被诉侵权人（被执行人）可以《民事诉讼法》第232条第（六）项 “人民法院认为应当中止执行的其他情形”为依据向执行法院申请中止执行，待无效决定的效力最终确定后再向执行法院申请终结执行。

但是由于法律针对此种情形并未明确规定执行法院应当中止执行，加之人民法院出于结案效率及结案周期的要求，往往也不愿意中止。因此，最高人民法院针对此种情形最好能够出台一类似于“最高人民法院对天津市高级人民法院的答复”的指导意见，例如可以规定：当事人以效力尚未最终确定的宣告专利权全部无效的决定为依据，申请中止执行人民法院作出的但尚未执行或者尚未执行完毕的专利侵权的判决，人民法院经审查属实的，应当裁定中止执行，待无效决定的效力最终确定后再继续执行或终结执行。

2.被诉侵权人向最高人民法院申请再审。

朱春生等诉深圳市宝安区新安雅天威装饰材料店侵犯其专利权一案为符合此种情形的典型案例，该案的基本案情如下：2009年2月18日江西省高级人民法院作出终审判决6.江西省高级人民法院（2008）赣民三终字第30号民事判决书。，认定被告侵权成立。2009年2月23日专利复审委员会作出第12936号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利全部无效，专利权人不服，提起行政诉讼。2009年7月，被诉侵权人向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2009年10月29日裁定驳回申请再审人的再审申请7.最高人民法院（2009）民申字第808号民事裁定书。。最高人民法院在裁定中认为，目前，专利复审委员会作出的第12936号无效决定还处于行政诉讼程序，属于效力待定状态。申请再审人以该无效决定宣告涉案专利权全部无效为由申请再审缺乏基础，其提出申请再审的理由不能成立。但若上述宣告专利权无效的决定被生效判决维持后，申请再审人可依法提出终结执行。

然而，在符合此种情形的另一案例中，最高人民法院在森萨塔电子技术有限公司诉万宝冷机集团广州电器有限公司侵犯其专利权一案中却给出了截然不同的处理结果。该案的基本案情如下：2007年12月14日北京市高级人民法院作出终审判决8.北京市高级人民法院（2007）高民终字第1597号民事判决书。，认定被告侵权成立。2007年12月26日专利复审委员会作出第10954号无效宣告请求审查决定，宣告涉案专利全部无效。专利权人不服，提起行政诉讼。2009年6月15日，北京市高级人民法院作出行政判决9.北京市高级人民法院（2009）高行终字第520号行政判决书。，维持上述无效决定，该无效决定效力最终确定。2008年4月，被诉侵权人向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2009年10月14日裁定本案指令北京市高级人民法院再审10.最高人民法院（2008）民申字第28号民事裁定书。。最高人民法院在裁定中认为，虽然认定构成专利侵权的民事判决是在宣告专利权无效的决定生效之前作出，但因该民事判决尚未执行，根据《专利法》第47条的规定，宣告专利权无效的决定对于本案原审民事判决具有追溯力。

上述两个案例，被诉侵权人提出再审申请时，宣告专利权无效的无效决定均处于行政诉讼阶段，最终的效力均处于待定状态。所不同的是，在朱春生等诉新安雅天威装饰材料店一案中，最高人民法院并未等待无效决定的效力最终确定就驳回了申请再审人的再审申请；而在森萨塔公司诉万宝冷机集团广州电器公司一案中，最高人民法院是在等待北京市高院的二审行政判决作出后，即无效决定的效力最终确定后才作出裁定。

在朱春生等诉新安雅天威装饰材料店一案中，最高人民法院以无效决定尚属于效力待定状态为由对申请再审人的再审申请不予支持，而是指出若上述宣告专利权无效的决定被生效判决维持后，申请再审人可依法向执行法院申请终结执行。笔者认为，此种处理方式存在不足之处，原因在于：一方面，无效决定效力最终确定前，如果执行法院不予准许中止执行，专利权人很有可能利用这段时间抢执行，最终导致被诉侵权人被强制执行，而根据《专利法》第47条的规定，即使此后无效决定生效，也不具备追溯力，对于被诉侵权人显然是不公平的；另一方面，也剥夺了被诉侵权人通过申请再审获得完整救济的权利。

为解决上述弊端，笔者提出以下几点建议：（1）最高人民法院出台类似于“最高人民法院对天津市高级人民法院的答复”的指导意见，允许当事人以效力尚未最终确定的宣告专利权全部无效的决定为依据，申请中止执行人民法院作出的但尚未执行或者尚未执行完毕的专利侵权的判决，待无效决定效力最终确定后，被执行人可按照上面所述申请终结执行或申请再审。（2）最高人民法院不应以无效决定还处于效力待定状态而驳回申请再审人的再审申请，而应待无效决定效力最终确定后再进行审理，但此种做法仍需执行法院的配合，即在申请再审程序终结前不能强制执行。

三、结束语

为了维护经济秩序稳定性、降低法院和专利管理机关处理专利侵权纠纷的难度，《专利法》第47条第2款规定：宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但为了防止专利权人滥用该条款，导致被诉侵权人的正当权益受到损害，笔者建议：（1）将该条款中的“宣告专利权无效前”解释为专利复审委员会决定作出日前，只要在此时间点之前，侵权判决尚未执行或者尚未执行完毕的，此后效力最终确定的无效决定就具有追溯力；反之，如果将其解释为无效决定效力最终确定日前，则会纵容专利权人利用后续的无效决定的司法审查，尽量拖延无效决定效力最终确定的时间，利用上述时间抢执行，滥用执行。（2）对该条款中的“已执行”作限缩性解释，将其解释为已经支付给申请执行人后才是该条款中所称的“已执行”。如果对“已执行”作此解释，那么在专利权可能被专利复审委员会无效的情况下，执行法院可以将被执行款提存存放在法院账户，待专利权效力确定后，如专利权维持有效，将被执行款转交申请执行人；反之，专利权被无效后，将被执行款回转给被执行人，既不影响法院执行局的办案效率，又不失公平。EIP

（作者单位：国家知识产权局专利复审委员会机械申诉处）