中国申请人向国外申请专利的可能途径——以德国为例

程文婷/文

2007年，中国国内生产总值超过德国并成为世界上最大的对外贸易国家。自此，中国企业参加德国汉诺威等展会遭遇知识产权执法、查抄等事件的数量迅速上升，到2009年达到48起之多。这些事件不仅使参展的中国企业遭受经济损失，也使“中国制造”的形象在全世界的聚光灯下遭受损害。

参加展会的企业只有事先得到相关的知识产权授权，才能有效保护自己的权利。一方面，展览公开可能会破坏发明创造的新颖性，从而不能获得专利授权；另一方面，在展会开始前没有获得有效授权（注册商标、专利或外观设计等）的产品更容易被诉知识产权侵权。由于专利具有地域性，只有在特定国家（地区）获得授权之后才能在那里得到相应的保护。因此，中国的企业或个人要想让自己的发明创造在其他国家（地区）获得保护，必须向这些国家（地区）提出专利申请。不仅参加展会的企业应当如此，以德国为目标市场的一般企业也应如此。

作为获得保护的第一步，本文将比较在德国申请专利的几种可能途径，供相关申请人参考。以德国为例，不仅因为我国企业曾密集地在德国展会因知识产权侵权等原因遭遇查抄，损失巨大，更因为中国申请人向外申请专利时，在德国获得专利授权的途径在整个欧洲甚至全世界都是最复杂而完善的，因而具有代表性。

一、保密审查

保密审查是对在中国完成的发明或实用新型向外申请专利的第一步。《专利法》第三次修改后，按照第20条第1款的规定，对于在中国完成的发明创造，申请人向外国申请专利时需要报经我国主管机构（专利局）进行保密审查。这一规定改变了原《专利法》必须首先申请中国国内专利再向外申请的做法。为此，《专利法实施细则》和《专利审查指南》也做了配套的修改，主要涉及向外申请专利时保密审查请求的提出和向外申请专利的审批。

不经保密审查，可能导致国内不予授权或者已授权专利被宣告无效的后果。按照新《专利法》规定，对于在中国完成的发明或者实用新型1.根据《专利法实施细则》第8条第1款规定，专利法第二十条所称在中国完成的发明或者实用新型，是指技术方案的实质性内容在中国境内完成的发明或者实用新型。，不管申请人先在中国申请专利而后向其他国家 （地区）申请专利，还是先向外申请专利而后又回到中国申请专利，如果有证据证明该专利申请未经专利局保密审查就已经向外申请，那么对其在中国的专利申请不予授权；已经授权的专利申请，未经保密审查而向其他国家（地区）申请专利的，可以宣告专利无效。

《专利法实施细则》第8条规定了保密审查的流程：直接向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当事先向国务院专利行政部门提出请求，并详细说明其技术方案；向国务院专利行政部门申请专利后拟向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请的，应当在向外国申请专利或者向有关国外机构提交PCT国际申请前向国务院专利行政部门提出请求。需要注意的是向国务院专利行政部门提交PCT国际申请的，视为同时提出了保密审查请求。也就是说，通过《专利合作条约》途径申请专利时，如果通过中国专利局提交国际申请，可以省略保密审查程序。

二、专利申请的途径

在经过保密审查之后，申请人就可以开始向国外申请专利了。通常向国外申请专利的途径有两种：《巴黎公约》途径和 《专利合作条约》（简称PCT）途径。

1.《巴黎公约》途径

《巴黎公约》并没有专门规定统一的专利申请程序，申请人仍然需要在希望得到保护的国家分别申请专利。《巴黎公约》对向外申请专利提供的唯一便利就在于其有关“优先权”的规定：已经在一个成员国正式提出了发明专利、实用新型专利、外观设计或商标注册申请的申请人，在其他成员国提出同样的申请时，应该在规定期限内享有优先权。发明专利和实用新型的优先权申请期限为12个月，外观设计和商标的优先权申请期限则为6个月。在 《与贸易有关的知识产权协定》（简称TRIPs协定）签订之后，根据相关规定，优先权申请的适用范围从《巴黎公约》的缔约国扩展到所有的世界贸易组织（WTO）成员，如图1所示。

图1 《巴黎公约》途径申请示意图

在欧洲，由于区域性的《欧洲专利公约》的存在，申请人可以直接向欧洲专利局提交欧洲专利申请。欧洲专利是根据《欧洲专利公约》授予的，是指定的成员国专利的集合，其侵权、无效和异议程序均受指定的成员国法律的管辖，具有和成员国专利相同的效力。由于《欧洲专利公约》承认了优先权原则，《巴黎公约》途径同样适用于授予欧洲专利，但程序有所不同，如图2所示。

图2 《巴黎公约》-欧洲专利申请途径示意图

可见，通过《巴黎公约》途径，专利权人可以在优先权日起12个月内向德国提交专利申请，依据德国国内法获得德国专利；也可以自优先权日起12个月内向欧洲专利局提交欧洲专利申请，依据《欧洲专利公约》获得欧洲专利授权，然后再指定德国作为欧洲专利的生效国。后者获得的指定德国的欧洲专利和直接在德国申请的德国专利在效力上完全一致。

2.PCT途径

PCT申请分为国际阶段和国内阶段。在国际阶段，PCT指定的受理局对国际专利申请进行形式审查、国际检索和国际初步审查。在国内阶段，由被指定的PCT成员国审查决定是否授予该国的专利。PCT申请的基本要求是申请人要在优先权日起12个月内向PCT指定的国际局提交国际申请，完成国际检索和国际初步审查，在优先权日起30个月 （有些国家/地区）可以延长至31个月）2.一般而言，进入国家阶段的时间是30个月，而个别国家/地区也可以延长到自优先权日起31个月。例如，通过《欧洲专利公约》进入欧洲的期限和通过非洲地区工业产权组织(ARIPO)进入非洲地区阶段的期限均为自优先权日起31个月。对于进入国家/地区阶段期限的详细信息，以PCT网页上的“进入国家/地区阶段的期限”表为准。内指定其想获得专利权的国家，进入该国的国家阶段，提交实审。审查合格后，由该国授予专利。如图3所示。

图3 PCT申请途径示意图

PCT国际申请进入欧洲后，有两种情况：有些国家可以既申请欧洲专利，又申请该国专利，而在另一些国家只能申请欧洲专利。这是因为德国、英国、瑞典和西班牙等国有自己的检索和审查机构，申请人可以直接通过PCT途径向这些国家提交专利申请。相反，法国、爱尔兰、意大利和荷兰等国在申请时并不进行实质性的审查，而只是简单的登记，因此只能依靠欧洲专利局进行专利检索和审查。也就是说，在这些国家，独立的国家申请路径被关闭了。图4是一个比较。

图4 PCT-欧洲专利申请途径示意图

可见，已在其他国家获得优先权的专利要想在法国得到保护，只能通过欧洲专利局授予欧洲专利，然后指定法国为生效国家。而在德国，如前所述，既可以直接在完成PCT国际申请后通过德国专利局进入国家阶段，也可以通过授予欧洲专利进入德国。

三、不同申请途径的比较

由上述分析可见，在通过《巴黎公约》途径和PCT途径申请时，都有直接申请德国专利和申请欧洲专利后指定其在德国生效两种方式。因此可以将申请程序分为以下四种，见表1。

通过上表的比较可以看出，通过《巴黎公约》途径，在优先权期限内直接向德国专利局递交德国专利申请是最简单的程序，所花费的时间也是最短的；通过PCT途径获得欧洲专利，然后指定德国为生效国是最繁琐的。但事实并非如此。

申请人在申请专利时不仅需要考虑程序是否繁琐，还要考虑申请的成本，包括申请费用、翻译费以及代理费等等。而这些费用又需要与申请人申请的整体目标，即申请人希望其技术获得专利保护的地域范围相协调，如表2所示。

PCT途径较《巴黎公约》所提供的优先权申请来说，在费用和程序上具有一定的优势：一份申请，以一种语言（中文)，向一个受理局（国家知识产权局)提出。但PCT国际申请的优势是通过申请的规模效应体现出来的，即：一份申请指定的国家越多，优势越明显。如果申请人仅仅想在德国申请专利，并希望迅速获得授权，通过《巴黎公约》途径直接申请德国专利是较好的选择。同理，如果申请人只想在欧洲范围内获得专利保护，可以通过《巴黎公约》途径在优先权期限内直接提交欧洲专利申请。

例如，申请欧洲专利的申请费为105.这是直接通过巴黎公约途径进入欧洲时的费用。如果通过PCT程序，已经在国际受理局（非欧洲专利局）进行了检索，那么在欧洲专利局补充检索的费用是915欧元。欧元，检索费1105欧元5.这是直接通过巴黎公约途径进入欧洲时的费用。如果通过PCT程序，已经在国际受理局（非欧洲专利局）进行了检索，那么在欧洲专利局补充检索的费用是915欧元。，审查费1480欧元，指定国费525欧元。6.这里是从2010年4月1日起执行的欧洲专利局申请官费。而申请德国专利的收费标准是申请费60欧元（网上申请减为50欧元），检索费250欧元，审查费350欧元，如已递交检索申请，减为150欧元。可见，如果申请人只想在德国获得专利保护的话，直接申请德国专利要比申请欧洲专利然后指定德国进行保护的费用低得多。一般而言，如果申请人希望指定三个以上的欧洲国家，申请欧洲专利会比单独提交三项申请更加经济。

表1 各种申请程序的主要内容（以德国为例）

如果申请人想在欧洲国家和其他非欧洲国家获得专利保护，提交PCT申请可以体现其集中化申请程序的优势。同时，在进入国家阶段之前，PCT提供了30个月的“缓冲期”，申请人可以对发明的经济价值及获得专利的可能性进行更加准确的估计，重新规划申请的国家，有效管理申请费用。申请人也可以有更多的时间观察产品的市场潜力，准备高质量的译文供进入国家阶段使用。通过PCT途径的初审进入欧洲之后，可以再根据希望在欧洲获得保护的国家的数量选择直接申请德国专利，或者申请欧洲专利后指定德国为生效国。

四、代理和翻译问题

另外，在以上申请程序中还有一些共同的问题需要关注。首先是代理。无论是申请德国专利还是申请欧洲专利，第三国申请人都需要代理。具体而言，非《欧洲专利公约》缔约国居民在申请欧洲专利时一定要由专业的代理人来代理。非德国居民在德国申请专利时有两种选择：聘请德国律师、专利律师、专利代理人办理，或者委托其他欧盟成员国或欧洲经济区成员国人员办理，但须由德国律师作为邮寄信件联系人。因此，本文建议在通过《欧洲专利公约》申请专利时采用第二种方案。因为如果已经委托了其他成员国的专利律师或其他人员申请欧洲专利，就可以由其统一代理全部申请，而无需在德国另行委托。另外，如果中国企业在德国设立了公司、分支机构和代表处，就可通过以上机构申请专利，而无需委托代理。

其次，是提交专利的语言要求，即是否需要提交官方译本。直接通过德国专利局申请德国专利时，申请书可使用其它语言，但三个月内应补交经过公证的德语译文。欧洲专利本质上是在指定《欧洲专利公约》成员国生效的成员国国内专利的集合。获得授权后，根据各指定国的规定，一般都需要将此项欧洲专利的全部内容翻译成该国的语言，以便此项欧洲专利在该国生效。因此，在欧洲申请专利的翻译费用十分昂贵。对此，《伦敦协定》7.即《适用〈欧洲专利公约〉第65条的协定》，签署于2000年10月17日，是《欧洲专利公约》的一个任择性协定。缔约国可以选择《协定》是否在本国生效，但必须由英国、法国和德国通过才能生效。2008年5月1日起，该《协定》已在英国、法国、德国、瑞士、瑞典和丹麦等15个EPC缔约国生效。为欧洲专利授权之后进入指定国阶段的翻译提供了经济的方案。《伦敦协定》第1条规定了在其生效后有关欧洲专利的翻译问题。其中，任何官方语言中含有欧洲专利局官方语言 （英语、德语、法语三者之一）的《欧洲专利公约》缔约国可以取消欧洲专利的翻译要求。缔约国官方语言不包括任何欧洲专利局官方语言的，有权要求将欧洲专利申请的权利要求书翻译成该国指定的任何一种欧洲专利局官方语言。此外，这些国家还可以要求将欧洲专利申请的说明书翻译成其指定的欧洲专利局的官方语言之一；此种情况下，当成员国未指定时，则视为可以使用欧洲专利局的任何一种官方语言。《伦敦协定》将大幅降低占欧洲专利申请总费用约45%的翻译费用，其实施将为每件欧洲专利的申请节省约3 000欧元的费用。

五、小结

本文以德国为例，分析了和比较了中国申请人在国外获得专利保护的可能途径。建议申请人能够根据自身整体的专利布局要求，尤其是希望获得保护的国家范围，来选择专利申请的途径。通过总结，一般有以下四种模式供选择：

1.如果申请人希望自己的发明创造仅在一个或两个欧洲国家获得专利保护，可以直接根据《巴黎公约》的规定，在优先权日起12个月内向该国提交申请。

2.如果想在三个以上欧洲国家获得专利保护，那么可以在《巴黎公约》规定的优先权日起12个月内向欧洲专利局提交欧洲专利申请，并指定希望得到保护的成员国使专利权生效。

3.如果想在一个欧洲国家和其他的非欧洲国家获得保护，可以通过PCT提交国际申请，在优先权日起30个月内指定该国，进入国家阶段。

4.如果想在多个欧洲国家和多个非欧洲国家获得专利保护，可以通过PCT提交国际申请，通过欧洲专利局进入地区阶段，申请欧洲专利，然后再指定希望得到保护的成员国使专利权生效。

以上的选择列举了在德国申请专利的可能途径，是在国外申请专利最完整的途径。在其他国家申请专利时，需要考虑各国具体的限制条件。例如，第三种情形对于法国等一些采取“注册”制的国家是不适用的。而《欧洲专利公约》仅适用于其成员国，因此对非《欧洲专利公约》成员国而言，第二和第四种情形是不存在的。

另外，各国一般都规定非居民申请需要授权当地的代理机构进行，同时要求申请以该国官方语言提交。申请人在申请时应仔细考察当地的法律法规，在规定时间内提交申请，以便能够顺利获得授权。EIP