借用照片引发侵权纠纷

周云川

案情简介

A公司于1998年9月1日對名称为“预制导管导引的闭塞器械”的发明专利提出了国际申请。该申请于2000年3月6日进人中国国家阶段，于2002年10月2日经国家知识产权局公告授权。该发明专利授权时的权利要求书只有一项独立权利要求，即“一种预制导管导引的闭塞器械，包含一金属编制品，其具有预设扩展的外形。在该预设扩展的外形的每个近端和远端包含一凹槽，所述每个近端和远端具有一装置，其用于固定附着到金属编制品上的每一端部，该装置容纳在凹槽内部。其中，所述医疗器械的形状能闭塞异常开口，因此，所述预设扩展的外形可变形为较小断面形状用以输送通过病人体内的液流管。该金属编制品具有记忆特性，当不加约束时，医疗器械往往返回到所述预设扩展的外形。”

B公司于2003年4月参加在南京希尔顿国际大酒店举办的“中华医学会第六届全国介入心脏病学论坛”，在展会的展板上以及为展会而印制的宣传册和《动脉导管未闭及房间隔缺损封堵器使用说明书》中，对动脉导管未闭及房间隔缺损封堵器两种产品进行了介绍，并附有两种产品的结构示意图。同时展示了室间隔缺损封堵器、房间隔缺损封堵器、动脉导管未闭封堵器3种产品的照片，并列明3种产品的价格以及质量承诺。A公司认为，该照片所反映出的产品的共同结构特征是金属闭合网的近端和远端具有凹槽，端部的固定装置容纳在凹槽的内部，完全落人其专利权的保护范围。对此，B公司承认，鉴于当时公司刚成立，所以，使用的是A公司专利产品的照片。后来，B公司生产并销售了室间隔缺损封堵器、房间隔缺损封堵器、动脉导管未闭封堵器3种产品。

A公司认为，B公司的上述许诺销售、制造和销售行为侵犯了其专利权，诉至法院，要求法院判令B公司立即停止一切侵害专利权的行为，销毁制造侵权产品的模具、工具等，赔偿人民币200万元及诉讼合理支出。

在庭审中法官将B公司生产的产品与A公司专利的权利要求相比发现两者存在以下两点不同。①室间隔缺损封堵器、房间隔缺损封堵器的每个近端和远端具有一个凹陷，动脉导管未闭封堵器近端为凹槽而远端为凹陷，②封堵器两端的固定装置位于凹槽或凹陷中央，端部突出于金属编织品的表面。对此，A公司认为，虽然B公司在预设外形的封堵器的近端和远端用凹陷代替凹槽，但凹陷和凹槽属于等同技术。同时，其故意以固定装置凸起代替陷入凹槽内部这一技术特征，但该替代不仅无需创造性的劳动，也是一种变劣的技术方案，故B公司的行为属于以基本相同的手段，实现基本相同的功能，产生基本相同效果的等同侵权行为。对此，B公司提出本案应当适用禁止反悔原则。经查，A公司在专利实质审查过程中，国家知识产权局曾于2001年9月21日向A公司发出了第一次审查意见通知书，认为在先的技术方案已经公开了该权利要求的全部技术特征，本专利不具有新颖性。对此，A公司陈述：在先的技术方案中所指的“凹槽”设置在夹具装置内，仅用于固定和容纳金属编织品的两端部而本发明的“凹槽”是设在预设扩展外形的每个近端和远端上将金属编织品的两端固定在一起的两夹具被分别容纳在上述凹槽中，由此可减少整个医疗器械的总长度提供一个非常紧凑的阻塞结构。之后，A公司提交了修改后的权利要求书，在此基础上，国家知识产权局授予A公司涉案的发明专利权。

判决情况

一审法院经过审理认为，正确解释权利要求书是准确确定专利权保护范围的前提。如何解释被控侵权产品与专利权利要求书的内容所存在的两点不同，即被告生产的封堵器并不是每个近端和远端都有一个凹槽，以及封堵器两端的固定装置并不是容纳在凹槽中央，而是凸出于金属编织品的表面这一事实，是本案的焦点问题之一。

由于在本专利审查阶段，国家知识产权局提出可能导致权利要求丧失新颖性的理由时，A公司自行对其专利的保护范围进行了限定，以强调其权利要求区别于现有技术，即“本发明的‘凹槽是设在预设扩展外形的每个近端和远端上，将金属编织品的两端固定在一起的两夹具被分别容纳在上述凹槽中”，故在专利权保护阶段，其应受该陈述的约束，即原告专利的技术特征之一应当解释为，金属编制品的每一个端部的固定装置被隐藏在凹槽的内部而不是其中的一个端部的固定装置被隐藏在凹槽的内部，或者将凹陷解释为凹槽。

在专利审查阶段，权利人对某技术特征进行了限定，在侵权诉讼阶段，如果权利人将特意限定的技术特征，再以等同侵权为理由支持其诉讼主张，有违诚信原则，不能予以支持。因此，被告提出的适用禁止反悔原则限定原告的专利权保护范围，从而认为自己的产品未落入其保护范围的抗辩是成立的。

专利法中的许诺销售是指以达成销售专利产品协议为目的而实施的发布广告、展览、公开演示、寄送价目表，拍卖公告、招标公告等行为。由于被告在“中华医学会第六届全国介入心脏病学论坛”上所使用的《动脉导管未闭及房间隔缺损封堵器使用说明书》中，列明了产品的价格及质量保证等内容，故其试图达成销售协议之目的是明显的。许诺销售作为独立于制造、销售的行为，并不以最终生产销售的产品是否落入专利保护范围为前提，只要被告所展示的内容揭示了产品的结构，而且能够表明该结构落入了原告专利权的保护范围，许诺销售即成立。被告散发的说明书以及展板中的封堵器的产品照片所反映的结构落入了原告专利的保护范围，被告所承认的使用原告专利产品照片的事实不仅证实被告许诺销售的产品落入了原告专利的保护范围，而且也证明了被告主观上存在故意。所以，被告的许诺销售行为构成了对原告发明专利权的侵犯，应当承担相应的民事责任，包括停止侵权和损害赔偿。鉴于没有证据证明被告实际生产和销售的产品落入了原告的专利权保护范围，故对于原告基于该事实而提出的损害赔偿等诉讼请求不予支持。但针对原告基于被告的许诺销售行为构成侵权而提起的损害赔偿请求，将在考虑被告侵权情节以及原告为保护自己的权利而提起诉讼所发生的合理费用等因素的基础上，酌情确定数额。

综上，法院判决B公司停止许诺销售行为，赔偿A公司1万元，驳回A公司的其他诉讼请求。

B公司不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，北京市高级人民法院经过审理判决驳回上诉，维持原判。

案例评析

禁止反悔原则的适用

本案中，面对原告关于被告的行为构成等同侵权的主张，被告提出要求适用禁止反悔原则，法院最终采用了被告的抗辩，适用禁止反悔原则。A公司在专利审批过程中，为了使本专利获得授权在答复审查员时，明确表示“本发明的‘凹槽是设在预设扩展外形的每个近端和远端上，将金属编织品的两端固定在一起的两夹具被分别容纳在上述凹槽中”，从而排除了其中的一个端部的固定装置被隐藏在凹槽的内部或者将凹陷解释为凹槽的内容。A公司通过如此排除使得本专利获得授权，其关于本专利保护范围的相关放弃是明确的，因此，在侵权诉讼中，不能将该部分内容纳入专利权保护范围。故法院认定，被告制造被控侵权产品的行为，没有构成对原告专利权的侵犯。

许诺销售产品也是侵犯专利权的行为

根据专利法第十一条的规定，发明和实用新型专利权人享有制止他人未经许可而进行许诺销售行为的权利，这是2000年专利法修改新增加的内容，与TRIPs协议保持了一致，使得专利权人在他人许诺销售的时候可以主张权利。这样能够防止侵权产品扩散，给专利权人带来难以弥补的损失，充分保护了专利权人的利益。

根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，许诺销售，是指以作广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。因此，只要存在上述意思表示，就构成许诺销售行为。在判断许诺销售行为是否构成侵权时，同样遵循一般侵权判定的步骤，即先确定专利的保护范围，再进行对比，最后确定民事责任。但对于许诺销售而言，被控产品一般仍未面世，此时应当将其意思表示中的技术方案与原告专利进行对比，如果落入专利的保护范围，则构成许诺销售侵权行为，而不去考虑最终生产、销售的产品是否落入专利权保护范围。因此，企业在宣传，作广告时也应当注意，不要像B公司一样，借用他人的产品照片宣传推广自己的产品，否则很容易构成许诺销售侵权。